TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso + 529-1P-2016 Asunto B Interpretación Prejudicial Consultante B Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del consultante: 2013-00139-00 Referencia E Marca involucrada EH y logotipo (mixta) Magistrado ponente: — Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4574 del 10 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el 13 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00139-00; y, El Auto del 19 de enero de 2017 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso interno Demandante: Mestra AG. Demandado B Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 529-1P-2016 Tercero interesado: Euler Hermes S.A. Hechos relevantes El 25 de agosto de 2011, la Sociedad Mestra A.G. (en adelante, Mestra) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro del signo EH (mixto) como marca, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza!, Signo solicitado La referida solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 632 el 20 de septiembre de 2011, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.
Mediante Resolución 18680 del 29 de marzo de 2012, la SIC denegó de oficio la solicitud de registro antes referida por considerar que la misma resultaba confundible con la marca EH (mixta), certificado 291429, registrada a favor de Euler Hermes S.A. (en adelante, Euler Hermes) que distingue servicios de la Clase 42 de la Clasificación internacional de Niza?, [ Marca registrada | Clase 42: servicios científicos y tecnológicos y servicios de investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios en el campo de la instrumentización de procesos industriales y automatizaciones de procesos, monitoreo ambiental e instrumentización de laboratorio, principalmente servicio de desarrollo y planificación; realización de mediciones, incluyendo mediciones de procesos y apilamiento de datos que permitan que tos inventarios sean monitoreados y controlados y que se maneje una cadena de inventarios logistica; monitoreo en línea de instrumentos, instalaciones sitios en el campo de la instrumentización de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentización de laboratorio: servicios de análisis, planificación e investigación industriales; diseño y desarrollo de hardware y software de computador; puesta en marcha, principalmente el ajuste y configuración de instrumentos e instalaciones en el campo de la instrumentización de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentización de laboratorio.
Clase 42: suministro de servicios de computadores, a saber, desarrollo de programas de computador (software) y actualizaciones para sistemas de computadores; servicios de consultoria para sistemas de computadores; mantenimiento de programas de computador; análisis de sistemas de computadores; programación de computadores; peritaje (aplicación de procesamiento de datos) a saber, suministro de los servicios mencionados solamente en las áreas de crédito y seguros (incluyendo ventas al por mayor o de comercio exterior). 2 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Proceso 529-1P-2016 Contra la citada Resolución Mestra interpuso Recurso de Apelación. Mediante Resolución 64193, del 29 de octubre de 2012, la SIC confirmó la Resolución 18680. Mestra presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 64193.1 El 12 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda.
El 10 de junio de 2014, la SIC contestó la demanda. Mediante Oficio 4574 del 10 de octubre de 2016, la Sección Primera de la Sala del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal. Argumentos de la demanda de Mestra La Administración omitió tener en cuenta que es titular de la marca EH (mixta) para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada con Certificado 2890795, hecho que debió tomarse en cuenta a fin de considerarse a la marca solicitada como una derivada de la registrada.
La marca solicitada no presenta variaciones sustanciales con relación a la marca registrada, por lo que posee un derecho adquirido sobre las combinaciones que conforman la marca EH. Cuando Euler Hermes solicitó el registro de la marca EH y logotipo (23 de diciembre de 2003), la SIC debió denegar el registro ya que esta fue solicitada con posterioridad al registro de su marca EH y logotipo registrada con Certificado 289079 (27 de septiembre de 2004).
La SIC erró al examinar los signos confrontados, ya que dio el rango de figura al signo solicitado, cuando este consiste en la combinación de las letras E y H unidas, circunstancia por la que el análisis de confundibilidad efectuado no se ajusta a derecho. Del expediente interno no se verifica la fecha de apelación. Del expediente interno no se verifica la fecha de presentación de demanda. 4.2. 4.3. 4,4, Proceso 529-1P-2016 Argumentos de la contestación de la SIC.
El signo solicitado no goza de la suficiente distintividad para ser registrado como marca, toda vez que del análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca EH previamente registrada a favor de Euler Hermes para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se concluye que entre ambos signos existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor.
Si bien es cierto que, las letras individualmente consideradas son inapropiadas, lo cierto es que resulta protegible mediante registro marcario la combinación y disposición caprichosa que un titular haga de grafemas, prohibiéndose la reproducción total de signos que incorporen el mismo orden, de las mismas letras integradas en signos previamente registradas.
El signo solicitado pretende identificar la misma naturaleza de servicios informáticos y relacionados con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad, que también Euler Hermes, profesional especializado en el sector de programación informática, comercializados y publicitados bajo los mismos canales de comercialización, razón por la que concederse el registro solicitado se generaría un riesgo de confusión indirecta en el mercado, pues comparten canales de comercialización y publicidad con la finalidad similar.
El signo solicitado no puede considerarse como derivado, pues la marca previamente registrada consiste en un rectángulo que contiene una figura en cuyo interior se encuentra una cruz, la cual no transmite una idea concreta al tratarse de una figura de fantasía; mientras que, el signo solicitado corresponde a las letras E y H, sin transmitir una idea arbitraria, incumpliendo con los requisitos de registrabilidad.
Argumentos de la contestación de Euler Hermes De los actuados no se verifica la existencia de algún escrito de contestación de demanda por parte de Euler Hermes. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación del Artículo 154 de la citada normativa debido a que la forma de adquisición del derecho exclusivo sobre una marca, no es materia de la controversia. 4 nap 1.1. 1.2. Proceso 529-P-2016 Sólo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa del signo solicitado por riesgo de confusión con una marca registrada a favor de un tercero. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas mixtas. La marca derivada. Signos conformados por letras. Conexión competitiva entre servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado EH (mixto) es confundible o no con la marca registrada EH (mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..)” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar 1.3. Proceso 529-1P-2016 riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.£ a) b) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directa, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecta, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-A1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016.
Ibídem. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. Proceso 529-1P-2016 Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En ese sentido, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas Como un extremo de la controversia radica en la confusión o no entre el signo solicitado EH (mixto) y la marca registrada EH (mixta), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y gráficos.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de Ibidem, — 2.3.
Proceso 529-1P-2016 los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.* Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:!" a) b) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (1) (ii) (iii) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (1) (ii) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.
Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 9 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en tos Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016.
Ibidem. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 529-1P-2016 (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.1! c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.*2 Es importante recalcar que la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.13 Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.!* Uno de los puntos centrales discutidos en el proceso es precisamente la prevalencia del elemento gráfico del signo cuestionado. Para tal efecto, se deberá tomar en consideración los criterios descritos párrafos arriba y de acuerdo con una visión integral del signo, referente al tamaño de los elementos gráficos, denominativos, a la forma, a la combinación de colores, al formato de las letras y de los gráficos, determinar si efectivamente el elemento preponderante en el signo es el gráfico.15 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder $“ Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016, p.9, y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016, p.13. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 106-1P-2015 del 20 de julio de 2015, p. 10. ibídem, p. 11. Ibidem. SS, _— 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 529-1P-2016 al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
La marca derivada Dado que la demandante Mestra refiere que el signo solicitado constituye una marca derivada de su marca registrada con Certificado 289079, corresponde abordar este tema. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo.*? En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, el Tribunal ha establecido que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. 15 Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 1* Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, 16 Resulta pertinente explicar la figura de la familia de marcas y las marcas derivadas.
En los Procesos 91-1P-2002 y 42-1P-2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. En los Procesos 84-IP-2000, 91-IP-2002, 94-IP-2006 y 42-1P-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acompañan.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-1P-2014 este Tribunal afirmó que la figura de la marca derivada forma parte de la familia de marcas. De modo referencial, ver Procesos 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.22, y 140-1P-2007 del 4 de diciembre de 2007, p.15. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.24. 10 3.6. 4.2. 4.3. 4.4.
Proceso 529-1P-2016 sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.20 Sobre la base de tos criterios expuestos, se deberá establecer si el signo solicitado a registro constituye o no una variación de la marca previamente inscrita, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los servicios reivindicados en la solicitud correspondan a los servicios amparados por la marca ya registrada.
Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.
Signos conformados por letras En el presente caso Mestra solicitó el registro de una marca mixta constituida por las letras EH. Por ello, es preciso analizar el tema de las marcas constituidas por letras consideradas aisladamente. Al respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto.
El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.?! Así, algunos ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números son: XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para este tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, MéA para actividades relacionadas con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, ¡7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.
En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio. 20 21 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, pp.24-25.
De modo referencial, ver Proceso 64-IP-2015 del 27 de mayo de 2015 y Proceso 549-1P-2015 del 17 de febrero de 2017. 1 4.5. 4.6. 4.7. 5.1. 5.2. Proceso 529-1P-2016 En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor2?, De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá. Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos.
En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor.23 Según lo establecido en el Literal d) del Artículo 134 de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números.
Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente Interpretación Prejudicial.
Conexión competitiva entre servicios de la Clase 42 de la Clasificación internacional de Niza La SIC alegó que existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, lo cual —sumado al presunto riesgo de confusión de tales signos— dificultaría o impediría que el consumidor distinga los mismos; por tanto, corresponde analizar este tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486,24 23 24 De modo referencial e ilustrativo, ver las directrices de la Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), “Practice Guidelines.
Absolute grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002”, Capitulo 8, "Letters and Numerals”, disponibles en web: httos:/h.iponz.govt.nz/about-Í e-marks/practice-quidelines/cuj [ nds- distinctiveness/tfiumpto-8__002e-letters-and-numerals7. Ibidem. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros ulilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimnilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 12 d, ] | y 4 Proceso 529-1P-2016 5.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.25 5.4.
Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un servicio genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un servicio supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de 25 (Subrayado agregado) Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 691-1P-2015 del 25 de julio de 2016. 13 d) Proceso 529-1P-2016 complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos servicios pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos servicios completamente disímiles (v.g.. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos servicios sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte q> consultante al resolver el proceso interno 2013-00139-00, la que deberá 14 Proceso 529-1P-2016 adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ] Pl Cecilia Luis a os <——AHÍs Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO, Hernán ero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ) 7 de ) ) A 1, É > Cecilia Ni ] 0/7, 97 114 sa MEGuimieros le e PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15