TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril de 2017 Proceso: 303-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00373 Referencia: Cancelación parcial por falta de uso de la marca CAUCHOSOL (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

VISTOS: El Oficio 2527, de 3 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 8 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00373; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 303-1P-2016 Demandante: STANTON S.A.S. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPUBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: LIBARDO RIVERA RIVERA Hechos relevantes. El 8 de noviembre de 2010, LIBARDO RIVERA RIVERA presentó acción de cancelación por falta de uso en contra la marca CAUCHOSOL (denominativa)!, registrada a favor de STANTON S.A.S para distinguir productos en la Clase 25? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

El 28 de febrero de 2012, mediante Resolución 10720, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) denegó la cancelación total por no uso de la marca CAUCHOSOL (denominativa). Sin embargo, canceló parcialmente el registro de la marca, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “vestido y sombrerería”, limitando el registro de la marca a amparar: “calzado”.

LIBARDO RIVERA RIVERA y STANTON S.A.S. presentaron recurso de apelación? en contra de la Resolución 10720. El 13 de marzo de 2013, mediante Resolución 9743, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial ad hoc de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 10720. STANTON S.A.S. presentó acción de nulidad* y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado contra las Resoluciones 10720 y 9743.

El 05 de noviembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486. Certificado No. 87987 Vestido, calzado, sombrereria. De la revisión del expediente no reposa la fecha de presentación de los recursos.

De la revisión del expediente no reposa la fecha de presentación de la acción de nulidad. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. Proceso 303-1P-2016 Argumentos de la demanda de nulidad presentada por STANTON S.A.S. La autoridad nacional, al momento de valorar la posibilidad de cancelar parcialmente la cobertura de la marca CAUCHOSOL (denominativa), debió establecer si los productos para los cuales eliminaría la protección de la marca eran similares respecto de los productos para los cuales dejó vigente el signo, por haberse demostrado su uso por parte de su titular en el mercado.

Tampoco tuvo en cuenta que, si la similitud de los productos se refiere a la “naturaleza o finalidad”, el calzado, los vestidos y la sombrerería son entonces similares y, por ende, no procedía la cancelación parcial por no uso. Si una serie de productos se encuentran dentro de una misma clase es porque tienen en común ya sea su función o el material con el que fueron elaborados, existiendo entre ellos conexidad, no solo en función del factor que los agrupó, sino también porque entre los productos que se encuentran en una misma clase por lo general existen los mismos medios de comercialización, publicidad y se enfocan al mismo tipo de consumidor.

Si se enuncia a los vestidos como el nombre genérico o amplio para prendas de vestir, también denominada ropa o indumentaria, que incluye desde guantes, blusas hasta los zapatos, tienen por finalidad cubrir la piel de los humanos, protegerla del frío, de los rayos ultra violeta, del exceso del calor, de la liuvia, y de los objetos que le podrían hacer daño como las piedras y ramas.

La sombrerería se usa por las personas para cubrir su cabeza y cuello de la lluvia, sol, viento, y para adornarse y hacerse más llamativas, encontrándose dentro de ellos los sombreros, cachuchas, gorros, etc. Entre ropa, calzado y sombrerería existe una misma finalidad, con una relación tan estrecha que rebasa el límite de la complementariedad, ya que dichos bienes se necesitan los unos a los otros.

El señor LIBARDO RIVERA RIVERA no ostenta legítimo interés para solicitar la cancelación de la marca CAUCHOSOL (denominativa) Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad presentada por parte de la SIC El uso de la marca es la única forma de impedir que un tercero cancele su registro, entendiéndose que una marca está en uso cuando los productos o servicios que ella ampara, se encuentran en el mercado o cuando ha sido utilizada en alguno de los Países Miembros por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Proceso 303-1P-2016 La autoridad realizó el debido análisis respecto de la solicitud de cancelación de la marca CAUCHOSOL (denominativa) así como de las pruebas aportadas por la titular. La titular de la marca CAUCHOSOL (denominativa) utilizó su signo para identificar calzado, con ventas por un total de $281.134,916.34 correspondientes a los años 2007 y 2010 según los certificados expedidos por los revisores fiscales de la sociedad y de sus agencias, cifras que, sin lugar a dudas, demuestran el uso real y efectivo de la marca.

Los actos administrativos emitidos por la SIC se ajustan a pleno derecho y no violentan normas legales. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte de LIBARDO RIVERA RIVERA Las pruebas aportadas por la titular de la marca CAUCHOSOL (denominativa) no demuestran ninguna comercialización de la marca materia de cancelación, por consiguiente, son impertinentes para demostrar el uso de la misma.

La actuación de la SIC se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marcas, garantizando el debido proceso. Una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización, lo cual no se cumple en el caso de la marca CAUCHOSOL (denominativa).

En el caso en concreto no existen pruebas que demuestren la venta de ningún producto con la marca CAUCHOSOL (denominativa). Al no existir prueba que demuestre la venta de productos con la marca CAUCHOSOL (denominativa), no se demostró la comercialización de sus productos, pues las facturas comerciales aportadas como pruebas, no dan cuenta de la venta de producto alguno con la marca registrada.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 165% de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de la norma solicitada. 5 “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin molivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos ps 4 Proceso 303-1P-2016 2.

Deoficio se interpretarán los artículos 166 párrafo primero y 1678 de la Decisión 486 para analizar lo referente a la prueba de uso en una acción de cancelación. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1 De la cancelación de un registro de marca por falta de uso. 2. La cancelación parcial de un registro de marca. 3. Dela prueba de uso de la marca.

D. — ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Dela cancelación de un registro de marca por falta de uso

1.1. LIBARDO RIVERA RIVERA presentó acción de cancelación por falta de uso en contra la marca CAUCHOSOL (denominativa), registrada a favor de STANTON S.A.S. para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón por lo cual se abordará esta figura. uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falla de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de tos productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de tos productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falla de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado, (Je “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Proceso 303-1P-2016 Los artículos 165 a 170, salvo el 1697 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andina, el trámite de cancelación por falta de uso de una marca se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación?.

Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. Una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Considerando la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello establece la presunción de que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y 7 a El Artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tomado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos a servicios que ampara.

Proceso 103-1P-2014. 1.9. 2.1. 2.2. Proceso 303-1P-2016 servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no?: 1.8.1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 1.8.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que «se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo. etc. Una vez analizado lo anterior, se deberá analizar si la marca CAUCHOSOL (denominativa) fue usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente Interpretación Prejudicial.

La cancelación parcial de un registro de marca La autoridad nacional, de conformidad con el Artículo 165 inciso tercero de la Decisión 486, canceló parcialmente el registro de la marca CAUCHOSOL (denominativa), en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “vestido y sombrerería”, por lo que se revisa en este punto la cancelación parcial de una marca quedando vigente únicamente para calzado.

El Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión establece que la oficina andina de marcas cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Proceso 100-1P-2013. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. os 4 Proceso 303-1P-2016 El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- ( ) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(.)” (Resaltado agregado) Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional de marcas ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1. El producto 2 es idéntico a 1 y el producto 3 es similar a 1, por tanto, va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos O funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. 8 Proceso 303-1P-2016 3.

De la prueba de uso de la marca 3.1. Afirma el tercero interesado señor LIBARDO RIVERA RIVERA que el titular de la marca no probó el uso de su marca, por lo que se analizará el tema relacionado con ta prueba de uso de una marca. 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena de que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios. 3.3. En el mismo artículo se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. 3.4.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, verificando que el uso sea real y efectivo en el mercado y en las cantidades correspondientes al tipo de producto que protege el signo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno 2013-00373, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. / 7 * Cecilia Luisa"Ay!lóñ Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 9 L as $ Proceso 303-1P-2016 1 = y | !l V Hernál ero Za ns Si E ADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. /M L Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA iS SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10