PROCESO: 160-IP-2015 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril del 2017 Proceso: 160-IP-2015 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 01066-2012-0-1801-JR-CA-03 Referencia: Signos involucrados “BNB” SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION (mixto) y BMV (denominativo).

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1066-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ del 10 de abril del 2015, recibido vía correo electrónico el 13 de abril de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b), 136 literal a), 144, 159 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 01066- 2012-0-1801-JR-CA-03; y, El Auto del 8 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. y Proceso 160-1P-2015 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE LA REPÚBLICA DEL PERU. 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 8 de julio de 2010, BNB SAFIl SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (en adelante, BNB SAFI S.A.) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI)!, el registro como marca del signo BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. y logotipo (se reivindica colores), para distinguir “( ) Servicios financieros y bursátiles”, comprendidos en la Clase 36 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Como anexo de la solicitud de registro, BNB VALORES S. A. AGENCIA DE BOLSA y BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S. A. prestan su consentimiento para el registro de la marca de servicio BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. y logotipo (se reivindican colores) de la Clase 36 de la Clasificación Internacional a favor de BNB SAFI S.A.; asimismo, señalan que dichas empresas se encuentran vinculadas económicamente.

En consecuencia, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI consideró que es posible la coexistencia de signos similares? a favor de BNB VALORES $. A., 1 Expediente Administrativo 426008-2010. 2 “( ) BNB VALORES S. A., AGENCIA DE BOLSA, de Bolivia, ha solicitado con fecha 9 de abril del 2010 el registro de los signos constituidos por: La denominación BNB VALORES S. A. AGENCIA DE BOLSA y logotipo, para distinguir servicios financieros y bursátiles, de la clase 36 de la Clasificación intemacional, procedimiento que se tramita bajo el expediente N* 417763-2010 y se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la Sala de Propiedad intelectual.

La denominación BNB VALORES PERÚ SOLFIN y togotipo para distinguir servicios financieros y bursátiles, de la Clase 36 de fa Clasificación Internacional, procedimiento que se tramita bajo el expediente N* 417764-2010 y se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la Sala de Propiedad Intelectual. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S. A., de Bolivia, ha solicitado con fecha 8 de julio del 2010 el registro de los signos constituidos por: La denominación BNB LEASING S. A. y logotipo, para distinguir servicios financieros y bursátiles, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, procedimiento que se tramita bajo el expediente N* 426005-2010. 2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 160-1P-2015 AGENCIA DE BOLSA, BANCO NACIONAL DE BOLIVA $. A. y BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S. A., puesto que la misma no será susceptible de generar situaciones de confusión en los usuarios al contar los servicios identificados con tales signos con un origen empresarial común. El extracto de la solicitud de registro del signo BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. y logotipo (se reivindican colores) fue publicado el viernes 13 de agosto del 2010 en el boletín oficial del Diario El Peruano, página 14, sin que se hayan presentado oposiciones.

El 31 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 001792-2011/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro de marca de servicio solicitado por BNB SAFI S.A., al considerar que, si bien no existieron oposiciones de terceros, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, al resultar confundible con la marca BMV (denominativa) de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a favor de la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B., de México.

El 1 de marzo de 2011, la empresa BNB SAFI S.A. presentó recurso de apelación contra la Resolución 001792-2011/DSD-INDECOPI. El 11 de noviembre de 2011, mediante la Resolución 2505-2011/TPI- INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 001792-2011/DSD-INDECOPI, que denegó el registro de la marca solicitada.

El 15 de febrero de 2012, la empresa BNB SAFI S.A. presentó demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución 2505- 2011/TPI-INDECOPI. El 17 de septiembre de 2012, el INDECOPI, contestó la demanda interpuesta sosteniendo que los signos confrontados sí son confundibles. El 20 de mayo de 2014, mediante Resolución Número Cinco, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de Lima, declaró infundada la demanda, manifestando la existencia de riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, entre el signo BNB SAFI SOCIEDAD La denominación FUNDADO 1872 BNB BANCO NACIONAL DE BOLIVIA y logotipo para distinguir servicios financieros y bursátiles, de la Clase 36 de la Clasificación Internacional, procedimiento que se tramita bajo el expediente N* 426008-2010.

La denominación BNB SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir servicios financieros y bursátiles, de la Clase 36 de la Clasificación Internacional, procedimiento que se tramita bajo el expediente N* 426007-2010”. (fs. 14 y 15 del expediente). Proceso 160-1P-2015 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. y logotipo (se reivindican colores) y la marca previamente registrada BMV (denominativa). 2.10.El 23 de junio del 2014, BNF SAFI S.A. presentó recurso de apelación 2.11. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. contra la sentencia dictada.

Mediante Auto de 3 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa: BNF SAFI S.A. en su escrito de demanda formuló los siguientes argumentos: “( ) la marca solicitada por nuestra representada y la marca registrada poseen suficientes diferencias gráficas, cromáticas y fonéticas que determinan su confundibilidad”.

“( ) La marca solicitada está formada por la conjunción de términos “BNB”, “SAFT”, “SOCIEDAD”, “ADMINISTRADORA”, “DE”, “INVERSION” Y “S.A.”, los mismos que no se encuentran presentes en la denominación de la marca registrada”. “( ) el signo solicitado por nuestra representada consiste en una denominación que presenta diversos términos en su conformación, ninguno de los cuales se encuentra presente en la conformación de la marca registrada, dándole aspectos distintos y diferenciadores a nuestra marca respecto a la otra”.

“( ) la marca solicitada tiene una composición mixta, es decir, cuenta con elementos figurativos adicionales a la denominación BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., tales como la gráfica especial que presentan sus términos y el color blanco que acompaña a las mismas”. “( ) la pronunciación de ambas marcas será completamente distinta pues no solo difieren en su extensión sino en la posición de las letras, así como en la presencia de vocales que intensifica aún más las diferencias ya existentes”.

“( ) los signos en conflicto no son susceptibles de inducir a confusión a los consumidores toda vez que cuentan con elementos que los diferencian en forma clara y suficiente y que permiten si existencia en el mercado”. 4.1. 4.2. 4.3. 6.1. 6.2. Proceso 160-1P-2015 Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa: El INDECOPI en su contestación a la demanda formuló los siguientes argumentos: “( ) ambos signos sí son confundibles, toda vez que al analizar los elementos relevantes de los signos BNB SAF!I y logotipo/BMV, se aprecia en ambos la conjunción de las letras BNB/BMV, que presentan similitud fonética, dado que poseen una pronunciación y entonación muy similar (beenebe/beemebe), lo que impide su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a error al consumidor”.

“( ) dado que existe vinculación entre los productos que distingue los signos confrontados (la misma que no ha sido cuestionada por la demandante) y dada la presencia de la conjunción BNB/BMV, se podría inducir al usuario a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita o una nueva línea de los servicios que ella distingue”.

“( ) no se puede tolerar la coexistencia de los signos confrontados por cuanto de lo contrario se estaría atentando contra el derecho que tiene el consumidor de elegir libremente los productos de su preferencia, en la medida que alentaría que el consumidor sea inducido a confusión, lo cual se encuentra prohibido por el Artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, afectando además los derechos del titular de la marca BMV”.

Argumentos de la Sentencia de Primera instancia: No consta copia de la Sentencia de Primera Instancia en el expediente. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación: BNB SAFI S.A. en su Recurso de Apelación manifestó lo siguiente: “( ) la principal razón para denegar el otorgamiento del signo BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS y logotipo, tanto por el INDECOPI como por el Juzgado, se encuentra basado en la preexistencia en el registro del signo BMV inscrito a favor de la Bolsa Mexicana de Valores”.

“( ) no hay impedimento alguno para que el registro de la marca BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS y logotipo sea otorgado a favor de nuestra representada, debido a que a partir de la cancelación del registro de la marca BMV ya no existe ningún riesgo de confusión marcaria”. NORMAS A SER INTERPRETADAS Proceso 160-1P-2015 La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b), 136 Literal a), 144, 159 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? los cuales se interpretarán por ser procedentes, con excepción del Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486, pues lo resuelto por la Autoridad Administrativa se fundamenta en una causal relativa y no en una causal absoluta de iregistrabilidad; y, el 3 *( ) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad.

(-) Artículo 136.- No podrán registrarse corno marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de fos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. ( ) Artículo 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136.

Sí del examen de forma resulta que la solicitud no contiene tos requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. (..) Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca ¡idéntica o similar a nombre de tilulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo Pals Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de tas mercancias o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas. l.-) Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su tílular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via administrativa. Cuando fa falla de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de tos productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito” 6 Proceso 160-1P-2015 Artículo 144 de la Decisión 486, pues el mismo no guarda relación con la materia controvertida. La Corte Consultante ha solicitado que este Tribunal se pronuncie sobre los siguientes aspectos: 1.

¿Cómo debe interpretarse el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486, respecto de los criterios a tomar en cuenta para determinar si el signo solicitado ostenta distintividad, en los casos en los que las marcas materia de cotejo son un signo denominativo versus un signo mixto?. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 136 literal a)?, en lo referido a: a)¿Qué criterios tomar en cuenta para el cotejo entre signos denominativos simples y mixtos con parte denominativa compuesta? b) ¿Qué criterios deben tomarse al momento de analizar si las palabras o partículas que conforman el aspecto denominativo de un signo mixto compuesto son expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, y cuáles son las consecuencias de uso de dichos términos? c) ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para identificar la partícula o palabra principal o relevante de un signo compuesto? d) ¿Qué criterios tomar en cuenta al momento de cotejar un signo compuesto, y cómo interpretar que el análisis de un signo debe realizarse en forma conjunta e integral versus el hecho que un signo compuesto debe identificarse al término relevante? e) ¿Qué criterios de registrabilidad deben de aplicarse para cotejar el riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la misma clase, a efecto de confirmar o descartar el riesgo de confusión indirecta?.

¿Cómo debe interpretarse el Artículo 159 de la Decisión 486, en lo referido a los criterios que debe contener un acuerdo de coexistencia marcaria para evitar que éste colisione con el derecho a los consumidores de no incurrir en riesgo de confusión?. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 165 de la Decisión 486, respecto a cuáles son los criterios para determinar si es posible invocar una cancelación de marca como medio de defensa en un procedimiento de 7 6 4 Ys DO SON 1.1. 1.2. 1.3.

Proceso 160-1P-2015 denegatoria de marca que tiene como base el riesgo de confusión de la marca cuya cancelación se alega? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas del cotejo de marcas.

Comparación entre signos mixtos y denominativos. Acuerdos de coexistencia marcaria. Respuesta a las preguntas formuladas por la Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas del cotejo de marcas Entre los hechos relevantes del proceso interrio, consta que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 001792- 2011/DSD-INDECOP!, denegó de oficio el registro del signo solicitado, al considerar que se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, y consideró que existía riesgo de confusión con la marca registrada BMV (denominativa)* de titularidad de la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de México.

En consecuencia, resulta pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan 4 También de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

A E q 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 160-1P-2015 generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.5 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:$ a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 6 5 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016.

Ibídem. > 1.7. d) Proceso 160-1P-2015 Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello 7 Ibidem. 10 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Proceso 160-1P-2015 representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población). Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercaderíaS, Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos y denominativos Dado que la controversia radica en la supuesta confusión existente entre el signo BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (mixto) y la marca previamente registrada BMV (denominativa), resulta necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el signo mixto está compuesto por un elemento denominativo y uno gráfico.

Aunque, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

Se deberá tener en cuenta que, si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto, en principio no habría riesgo de confusión, pero si resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos signos distintivos, se deberá tener en cuenta que, los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; sea tanto en lenguaje español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 3 Ver Interpretación Prejudicial recaída en al Proceso 9-1P-2001 del 27 de abril de 2004. 11 2.5. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. Proceso 160-1P-2015 Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor 12 hs 2.6. 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 160-1P-2015 relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (mixto) y la marca previamente registrada BMV (denominativa).

Acuerdos de coexistencia marcaria Entre los hechos relevantes recogidos del proceso interno, consta que BNB VALORES S. A. AGENCIA DE BOLSA y BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S. A. prestan su consentimiento para el registro de la marca de servicio BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. y logotipo (se reivindica colores) de la Clase 36 de la Clasificación Internacional a favor de BNB SAFI S.A.; asimismo, señalaron que dichas empresas se encuentran vinculadas económicamente.

En consecuencia, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI consideró que es posible la coexistencia de signos similares a favor de BNB VALORES S. A., AGENCIA DE BOLSA, BANCO NACIONAL DE BOLIVA S. A. y BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION $. A., puesto que la misma no será susceptible de generar situaciones de confusión en los usuarios al contar los servicios identificados con tales signos con un origen empresarial común, en tal virtud, deviene necesario hacer referencia a “los acuerdos de coexistencia marcaria”, contemplados en el articulo 159 de la Decisión 486.

La coexistencia de derecho está prevista en el Artículo 159 de la Decisión 486 que prohibe la comercialización de mercancias o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancias o servicios. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaria%, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: 9 La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI consideró que es posible la coexistencia de signos simitares a favor de BNB VALORES S. A., AGENCIA DE BOLSA, BANCO NACIONAL DE BOLIVA S. A. y BNB SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S. A., puesto que la misma no sería susceptible de generar situaciones de confusión en los usuarios al contar los servicios identificados con tales signos con un origen empresarial común. 13 ” 3.4, 3.5. 3.6.

Proceso 160-1P-2015 (1) La existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) La existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) La adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, asi como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;

(iv) La inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) El respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Al respecto, el Tribunal ha expresado que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”. 10 El Tribunal ha precisado sobre el tema que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”.

Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia marcaria es la forma en convencional de evitar la infracción a un derecho marcario. En este sentido, el Artículo 136, Literal f), establece: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”. 10 Proceso 104-1P-2003, publicado en la G.O.A.C. N* 1015, del 27 de noviembre del mismo año, caso “BSCH mixta”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 3 Proceso 50-1P-2001. Sentencia de 31 de octubre de 2001, publicada en la G.O.A.C, N* 739, del 3 de diciembre de 2001, marca: “ALLEGRA”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14 3.7. 3.8. 3.9. 4.1. Proceso 160-1P-2015 Cuando el artículo trascrito se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcaria son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.

En el marco del Artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )”.12 En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ).

En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”?, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Consultante La Corte Consultante ha solicitado a este Tribunal que se pronuncie sobre los siguientes aspectos: ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486, respecto de los criterios a tomar en cuenta para determinar si el signo solicitado ostenta distintividad, en los casos en los que las marcas materia de cotejo son un signo denominativo versus un signo mixto? Teniendo en cuenta que un signo mixto está compuesto por un elemento denominativo y uno gráfico, puede suceder que el elemento denominativo del signo mixto sea el preponderante, pero también puede suceder lo 12 Proceso 104-P-2002.

Sentencia de 4 de diciembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N* 891, de 29 de enero de 2003, marca: “STARBUCKS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N* 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 15 $ 4.2. Proceso 160-1P-2015 contrario, en el primer caso en principio no habría riesgo de confusión (por lo que el signo podría considerarse distintivo y en consecuencia registrarse como marca), sin embargo, si el elemento preponderante en los signos confrontados es el denominativo se deberán aplicar las reglas y los criterios expuestos al desarrollar el segundo tema de la presente Interpretación Prejudicial.

Es importante tener en cuenta que lo dispuesto en el Literal b) del Artículo 35 de la Decisión 486 no resulta aplicable en el caso concreto. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 136 literal a)?, en lo referido a: a)¿Qué criterios tomar en cuenta para el cotejo entre signos denominativos simples y mixtos con parte denominativa compuesta? Como se indicó al contestar la pregunta precedente, la respuesta la podemos encontrar al analizar el desarrollo del segundo tema de la presente Interpretación Prejudicial, en que se han anotado los criterios y reglas de comparación entre signos mixtos y denominativos. b)¿Qué criterios deben tomarse al momento de analizar si las palabras o partículas que conforman el aspecto denominativo de un signo mixto compuesto son expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, y cuáles son las consecuencias de uso de dichos términos? En principio, de conformidad con lo dispuesto en los Literales e), f) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo de la precitada norma, los signos conformados por palabras o partículas descriptivas, genéricas o de uso común no pueden ser registrados como marcas, sin embargo, cuando dichos signos se encuentran conformados por otros elementos que otorgan suficiente distintividad al conjunto marcario, incluidos términos que también puedan ser considerados como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, estos signos asi conformados podrían acceder al registro correspondiente. c) ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para identificar la partícula o palabra principal o relevante de un signo compuesto Los parámetros para analizar el grado de relevancia de las partículas o palabras que componen un signo denominativo compuesto se encuentran detallados en el numeral 2.5. que forma parte del desarrollo del segundo tema de la presente Interpretación Prejudicial, al que se deberá remitir la Consultante. d) ¿Qué criterios tomar en cuenta al momento de cotejar un signo compuesto, y cómo interpretar que el análisis de un signo debe 16 4.3, Proceso 160-1P-2015 realizarse en forma conjunta e integral versus el hecho que un signo compuesto debe identificarse al término relevante? Los criterios o parámetros a tomarse en cuenta se encuentran desarrollados en el numeral referido al contestar la pregunta anterior.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el análisis de los signos debe hacerse, como se ha indicado en la presente Interpretación Prejudicial, en un primer momento en su conjunto para efectos de determinar si el signo es distintivo intrínseca y extrinsecamente, sin embargo, cuando se debe analizar el posible riesgo de confusión entre dos signos distintivos resulta imprescindible aplicar las reglas de cotejo anotadas en el numeral 2.5 del segundo tema de la presente Interpretación Prejudicial, a fin de determinar el grado de relevancia de los elementos que lo componen, precisamente para determinar las semejanzas y diferencias entre los signos en conflicto. e) ¿Qué criterios de registrabilidad deben de aplicarse para cotejar el riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la misma clase, a efecto de confirmar o descartar el riesgo de confusión indirecta? Deben aplicarse las reglas del cotejo marcario establecidas en el numeral 1.7 incluidas en el desarrollo del primer tema de la presente Interpretación Prejudicial, teniendo presente la advertencia realizada por el Tribunal en el numeral 1.9 también incluido en dicho primer tema.

¿Cómo debe interpretarse el Artículo 144 de la Decisión 486 en lo referido a la potestad de la administración de realizar de oficio el análisis del registro marcario, cuando se invoca la existencia de un acuerdo de coexistencia marcaria? ¿En qué supuestos —de ser el caso— podría dicho acuerdo de coexistencia limitar el análisis de oficio de la administración? El Artículo 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere al examen de los requisitos que deben contener las solicitudes de registro de signos distintivos de conformidad con lo establecido en los Artículos 135 y 136 de la referida Decisión, examen que resulta distinto al acto en el cual la Oficina Nacional Competente llegue a determinar o no la legitimidad de un acuerdo de coexistencia marcaria de conformidad con las condiciones señaladas en el Artículo 159 de la Decisión 486.

Si bien las partes de un acuerdo de coexistencia pueden adoptar los mecanismos para asegurar la distintividad de signos distintivos, la autoridad nacional competente deberá, del mismo modo, velar porque no exista riesgo de confusión que afecte a los derechos de los consumidores.. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 159 de la Decisión 486, en lo referido a los criterios que debe contener un acuerdo de coexistencia 17 4,5.

Proceso 160-1P-2015 marcaria para evitar que éste colisione con el derecho a los consumidores de no incurrir en riesgo de confusión? Un acuerdo entre las partes no deberá producir automáticamente la autorización de comercialización de mercancias o servicios identificados con una marca idéntica o similar, en el caso contemplado en el Artículo 159 de la Decisión 486.

Los acuerdos entre partes no pueden violentar el orden público, y la norma establece que quienes los suscriban deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios, las cuales deberán constar en esos acuerdos. Los intereses del público deben ser protegidos; no debe otorgarse eficacia a dichos acuerdos, si no se ha cumplido con el mandato legal, de lo contrario podria causarse perjuicio a los consumidores, pues estos podrían estar adquiriendo un producto o servicio en la creencia de que su origen es distinto del que realmente es.

Si bien cuando el Artículo 159 habla del origen de las mercaderías o servicios, se refiere al país de procedencia, es necesario también que exista una clara identificación del origen empresarial, pues estos acuerdos se realizan entre empresas distintas. Los productos o servicios deberán contener en su etiquetado información suficiente que permita identificar el país de procedencia, así como de las características de los productos o servicios, lo que contribuirá a que consumidores y usuarios adquieran el bien o servicio buscado.

De cumplirse con la previsión legal, la oficina nacional competente estará a lo acordado por las partes. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 165 de la Decisión 486, respecto a cuáles son los criterios para determinar si es posible invocar una cancelación de marca como medio de defensa en un procedimiento de denegatoria de marca que tiene como base el riesgo de confusión de ¡a marca cuya cancelación se alega? Si en el análisis de registrabilidad del signo solicitado, la Autoridad Nacional Competente determina la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre dicho signo y la marca base de la oposición planteada, corresponde que la Autoridad mencionada suspenda el trámite de oposición y se pronuncie con carácter previo sobre la solicitud de cancelación de registro por falta de uso que hubiera sido iniciada de conformidad con la última parte del primer párrafo del Articulo 165 de la Decisión 486.

De lo contrario, si no se advierte riesgo de confusión o asociación no corresponde la suspensión del trámite de oposición. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 01066-2012-0-1801-JR-CA-03, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 18 Proceso 160-1P-2015 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

A Cecilia Lisa Ayllón Quinteros Luís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 1 Hernán ro Zam Hugo Ramiro Gómez Apac MAGIS MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ln | Cecilia Luisa Ayllón-Cínteros PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19