" TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito 5 de abril de 2017 Proceso: 384-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Corte Suprema de Justicia (Perú). Expediente interno del Consultante: 8414-2014 Referencia: Notificación de informes técnicos Magistrado Ponente: Dr, Luis Rafael Vergara Quintero.

VISTOS El Oficio 181-2015-SCS-CS, del 20 de julio de 2015 recibido vía courrier el 6 de agosto de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 38 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 8414- 2014; y El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ELI LILLY AND COMPANY. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA 3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 384-1P-2015 PROPIEDAD — INTELECTUAL — INDECOPI, REPUBLICA DEL PERU. Hechos Relevantes: El 9 de julio de 2003, ELI LILLY AND COMPANY (en adelante ELI LILLY), solicitó la entrada a fase nacional de la patente de invención denominada: “MONOCLORHIDRATO DE 2,5-DIONA-3-(1-METIL-1H-INDOL-3-IL)-4-[1- (PIRIDIN-2-ILMETIL)PIPERIDIN-4-1L]-1H-INDOL-3-11]-1-H-PIRROL CRISTALINO”.

(Expediente administrativo 000687-2003/0IN). El 21 de octubre de 2005, el examinador de patentes mediante Informe Técnico JC 55-05, consideró que las reivindicaciones 1 a 4 no cumplían con lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486 en razón de: “i) la reivindicación 1 carece del requisito de claridad ya que define un compuesto químico cristalino ¡i) las reivindicaciones 2 y 3 no cumplen con el requisito de concisión, iii) la reivindicación 4 carece de claridad, pues refiere a una composición farmacéutica que comprende una sal de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, los mismos que se encuentran objetados, iv) las reivindicaciones 5 a 7 se encuentran dentro de los alcances del Articulo 20 literal d) de la Decisión 486, en el que se considera que los métodos terapéuticos no son patentables, v) las reivindicaciones 8 a 14 no son patentables en concordancia con el Artículo 14 de la Decisión 486 ya que considera patentables los productos o procedimientos, no los usos ( )”.

El 28 de febrero de 2006, ELI LILLY dio respuesta al Informe Técnico JC 55-05, manifestando que adjuntaba un nuevo pliego de dos (2) reivindicaciones y que además había presentado una solicitud divisional para las reivindicaciones 8 a 14, ahora reivindicaciones 1 a 17 presentadas el 9 de julio de 2003. El 22 de abril de 2008, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico JC 55-05/A, señalando que las reivindicaciones 1 y 2 no cumplían con el requisito de nivel inventivo.

El 22 de mayo de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), mediante Resolución 547- 2008/OIN-INDECOPI, denegó la patente de invención solicitada. El 17 de junio de 2008, ELI LILLY interpuso recurso de apelación en contra del anterior acto administrativo y adjuntó un nuevo pliego de dos reivindicaciones.

El 6 de febrero de 2009, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico PCG 17-2009, en el cual concluyó que las reivindicaciones 1 y 2 no cumplían con el requisito de nivel inventivo “5 Proceso 384-1P-2015 2.8. El 23 de febrero de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 0377-2009/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación y confirmó el acto administrativo impugnado.

2.9. ELI LILLY interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 2.10. El 14 de marzo de 2011, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Quince, declaró fundada la demanda y nula la Resolución 0377-2009/TPI-INDECOPI. 2.11.El 31 de mayo de 2011, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.12.

El 15 de abril de 2014, la Sala Suprema Civil Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia confirmó la providencia impugnada. 2.13, El 9 de junio de 2014, el INDECOP! interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia. 2.14.El 30 de abril de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante Auto, decidió suspender el procedimiento interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda presentados por EL! LILLY: 3.1. Señaló que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, violó el principio del debido procedimiento administrativo, ya que el Informe Técnico PCG 17-2009 no fue notificado. La normativa andina prevé que dichos informes deben ser notificados. 4. Argumentos de la contestación presentados por el INDECOPI: 4.1.

Indicó que se negó la solicitud de patente y que no existe una norma que establezca como obligatoria la notificación del informe técnico al que se refiere la demandante. 4.2. Manifestó que dicho informe no surtía efectos jurídicos externos para el administrado, pues tenía un objetivo utilitario. Su emisión se encontraba al servicio de actos que sí poseían per se eficacia juridica directa en el proceso. 5.

Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia: 5.1. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada 3 A o £ 6.1. 6.2. 7.1. Proceso 384-1P-2015 como Resolución Número Quince de 14 de marzo de 2011, declaró infundada la demanda, argumentando que: *( ) lo señalado.en los Artículos 45 y 46 de la Decisión 486 concordante con el Art. 57 de la ley de Propiedad Industrial vigente hasta la fecha de los hechos, durante el examen de fondo de la solicitud de patente, la oficina competente notificará al solicitante a fin que haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes ( ) la sala de propiedad intelectual consideró la necesidad de actuar en dicha instancia con un Informe Técnico; respetando el derecho al debido proceso, debía comunicar dicha decisión al administrado y nolificar en su oportunidad con el informe técnico emitido ( ) Mas aun si el referido informe recayó sobre el nuevo pliego de reivindicaciones presentado con el recurso de apelación, concluyendo que las mismas no cumplian con el requisito de nivel inventivo.

( ) Esto hace a este informe técnico y su trascendencia en el procedimiento administrativo en cuestión- de alguna forma similar a un informe pericial en un proceso, el mismo que es necesario poner en conocimiento de las partes a fin de que estas puedan efectuar las respectivas observaciones u argumentaciones ( ) para salvaguardar el debido procedimiento y las garantias básicas de defensa del administrado, dentro de un margen de racionalidad, para lo cual el equilibrio entre el derecho del solicitante y la finalidad del procedimiento es lo que ha de primar ( ) en tal virtud, considero que la resolución impugnada ha incurrido en la causal de nulidad ( ).

Argumentos del Recurso de Apelación presentado por el INDECOPI: Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Agregó que una correcta interpretación del Artículo 45 de la Decisión 486, indica que la autoridad administrativa tan sólo está obligada a notificar el primer informe técnico; si no fuera así el procedimiento duraría indefinidamente.

Sentencia de Segunda Instancia: La Sala Suprema Civil Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante apelación Número 1754-2012 del 15 de abril de 2014, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que: “( ) que en el presente caso, se tiene que la Oficina de Nuevas invenciones y Nuevas tecnologías del Indecopi notificó a la empresa actora los informes técnicos No JC 55-05 y JC 55-0%/A, a fin de que el solicitante haga valer su derecho a formular alegaciones, reclamos u otros conforme prevé el Art 45 de la decisión 486 ( ) la empresa demandante en recurso de apelación ( ) formuló dos nuevas reivindicaciones, por los que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, solicito un nuevo informe técnico No PCG 17-2009 en mérito del cual baso su decisión ( ) sí bien ello pareciera improcedente dentro de un trámite regular, ( ) dicha nueva presentación se encuentra amparada en el Artículo 34 de la decisión 486 que establece que "el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del 8.1. 8.2. 8.3.

Proceso 384-1P-2015 trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial" ( ) Que en tal virtud ante una modificación de la solicitud, el tramite contemplado en el ya mencionado Artículo 45 de la decisión 486, se reanuda, habiendo entonces estando en la obligación el Tribunal del Indecopi de notificar a la empresa solicitante con el Informe Técnico No PCG 17-2009, configurándose así la afectación al debido proceso ( ) por las razones anotadas CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha catorce de marzo de dos mil once ( ) que declara fundada la demanda.” Recurso de Casación presentado por el INDECOPI: Reiteró los argumentos expuestos en la apelación. Agregó que se vulneró el derecho al debido proceso porque no se solicitó la respectiva Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sostuvo que el informe al que hace referencia la demanda arribó a la misma conclusión a la que llegaron los tres informes técnicos que lo precedieron NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 38 y 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, de los cuales sólo procede la interpretación del Artículo 45.

No se interpretará el Artículo 38, ya que su aplicación no es fundamental para resolver el caso concreto, pues se refiere al análisis de forma de la solicitud de patente. De oficio, se interpretará el Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que dicha disposición prevé la solicitud de informes de expertos y de organismos científicos o tecnológicos. ! Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- (..) Artículo 45 “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para ta concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un perfodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.” Artículo 46 “La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos cientificos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente: a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera;

A 1.2. 1.3. Proceso 384-1P-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La notificación de los informes técnicos. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La notificación de los informes técnicos. El problema jurídico a resolver en el proceso interno es si el Informe Técnico PCG 17-2009 debió notificarse. Por lo tanto, el Tribunal tratará el tema planteado siguiendo la linea jurisprudencial que ha trazado sobre la materia?.

La notificación que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos prevista en el Artículo 463. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, caso en el cual sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del Artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrian dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

No obstante lo anterior, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

A contrario sensu, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado ta patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciates: Proceso 238-1P-2013 del 2 de abril de 2014; Proceso 43-1P-2014 del 18 de junio de 2014; y Proceso 71-IP-2015 del 12 de noviembre de 2015. El Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura sistemática y armónica de la mencionada Decisión, asi como de una aplicación consecuente del principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de patentes, se desprende que siempre que se pidan informes en el marco del Artículo 46 se debe dar traslado al solicitante. % ó 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Proceso 384-IP-2015 anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Es importante resaltar que en que el marco del Artículo 46, un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad.

De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios.

En este orden de ideas, se deberá determinar si el Informe Técnico PCG 17-2009 debió notificarse de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 8414-2014, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Proceso 384-1P-2015 Ml y NY Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

El a Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 384-1P-2015 |