AS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso: 414-1IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-14301 Referencia: Marcas involucradas: “FAMILIA” (denominativa) y “FAMILIA” (denominativa).
Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio No. 1512-TDCA-DAQ del 17 de agosto de 2015, recibido personalmente en este Tribunal el 21 de agosto de 2015, procedente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1 de Quito de la República del Ecuador, por medio del cual, se remite solicitud de Interpretación Prejudicial de los Artículos 5, 56, 58 literal a) y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;
Artículo 81 de la Decisión 344; y, Artículos 135 literales b) e i), 154, 172, 194 y 195 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno No. 17811-2013-14301. El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: KIMBERLY CLARK CORPORATION. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 414-1P-2015 Demandados: MINISTERIO DE COMERCIO — EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN y PESCA, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. PRESIDENTE Y DIRECTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — IEPI, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Tercero Interesado: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Hechos Relevantes: La sociedad SCOTT PAPER COMPANY, era la titular de la marca denominativa FAMILIA, inscrita bajo el título No. 735 de 09 de marzo de 1976 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial —Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca—, para amparar los siguientes productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “Productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico”.
La sociedad SCOTT PAPER COMPANY, cambió su nombre comercial a KIMBERLY CLARK TISSUE COMPANY. La sociedad KIMBERLY CLARK TISSUE COMPANY, transfirió la marca denominativa FAMILIA a favor de la sociedad KIMBERLY-CLARK CORPORATION. La sociedad TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A.-TISA, solicitó el 12 de septiembre de 1986 el registro como marca del signo denominativo FAMILIA, para amparar los siguientes productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “Papel desmaquillante, pañuelos de papel, papel de tocador, papel higiénico para retretes, papel para retretes, todo tipo de papel (tissues), servilletas de papel, pañuelos faciales, toallas de papel, productos manufacturados con papel absorbente, papel de despacho, papel y artículos de papel, toda clase de papel absorbente y más productos comprendidos en la Clase Internacional No. 16".
Publicado el extracto de la solicitud de registro no se presentaron observaciones en su contra por lo que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial —Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca—, República del Ecuador, mediante Resolución 6995-87 del 31 de diciembre de 1987, otorgó el registro del signo solicitado. La sociedad TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A.-TISA, transfirió la marca denominativa FAMILIA a favor de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 414-1P-2015 La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., el 3 de julio de 2002 presentó solicitud de renovación de su marca denominativa FAMILIA. El INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL —IEPI, mediante certificado de renovación 2614-IEPI del 15 de noviembre de 2002, otorgó la precitada renovación con fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012.
La sociedad KIMBERLY-CLARK CORPORATION el 15 de septiembre de 2003, interpuso demanda de nulidad contra la Resolución 6995-87 de 31 de diciembre de 1987, a fin de que se anule el registro de la marca denominativa FAMILIA conferida a favor de la sociedad TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A.-TISA, quien luego la transferiría a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. 2.10.
Mediante providencia de 5 de enero de 2012, el Tribunal Distrital de lo 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. Contencioso Administrativo No.1 de Quito de la República del Ecuador, decidió solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda presentada por KIMBERLY CLARK CORPORATION Manifestó que los signos en conflicto son confundibles entre sí. Por lo tanto, la marca denominativa FAMILIA, en su momento de propiedad de TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A.-TISA, carece de fuerza distintiva, ya que la sociedad SCOTT PAPER COMPANY había registrado la misma marca once (11) años atrás. Agregó que se están desconociendo los parámetros de registrabilidad contemplados en la Decisión 85.
Adicionó que se están vulnerando sus derechos de exclusividad sobre la marca. Indicó que por todo lo anterior es procedente plantear la acción de nulidad absoluta contra el registro de la marca que le fue otorgada en su momento a la sociedad TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A.-TISA, y que actualmente pertenece a la sociedad PRODUCTOS FAMILA S.A. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el Ministerio de Comercio Exterior, industrialización y Pesca No se encuentra documento alguno en el expediente que refleje que se haya contestado la demanda.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada el PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 5.1. 6.1. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. Proceso 414-IP-2015 Arguyó la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido bajo las formalidades de Ley.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el DIRECTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - ¡EP! Adujo la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido bajo las formalidades de Ley. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.
Fijó domicilio judicial. Argumentos presentados por el Tercero Interesado, PRODUCTOS FAMILIA S.A. Señaló que el acto administrativo cuestionado se encuentra ajustado a la normativa comunitaria (Decisión 85), y nacional que regía para la época de la concesión del registro. Argumentó que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. es la legítima titular de los derechos de propiedad industrial sobre la marca denominativa FAMILIA, en tanto que en el año 1966 obtuvo su registro de marca.
En 1986 adquirieron las acciones de la sociedad SCOTT PAPER COMPANY, quien en ese entonces era la titular de la marca denominativa FAMILIA, inscrita bajo el título No. 735 de 09 de marzo de 1976, emitido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial —Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca—. Indicó que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. cubre todo el mercado doméstico colombiano, venezolano, boliviano y ecuatoriano, e inclusive, exporta a otros países.
Señaló que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular de varios registros de marcas en el Ecuador, Colombia y otros países que emplean la denominación FAMILIA. Manifestó que la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION no comercializa ningún tipo de productos en ningún país que utilice la denominación FAMILIA. Sostuvo que la marca denominativa FAMILIA está dotada de suficiente distintividad; es una marca seriada! y notoria que viene utilizándose desde Se indica en la contestación a la demanda: “Conjunto de marcas que pertenecen o son de propiedad de un mismo titular, que presenta determinado elemento común, tal que le permite a los usuarios presumir un origen común para todas ellas y para los productos que identifican” (Luis Eduardo Bertone, Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, Tomo l, p. 259). 4 8.7. 8.8.
Proceso 414-1P-2015 el año de 1966, cuando le fue expedido su primer registro de marca en la República de Colombia. Alegó que la acción de nulidad ha prescrito; además el Tribunal Contencioso Administrativo no es el competente para conocer de la precitada acción. Indicó que el registro de la marca denominativa FAMILIA, en su momento registrada a favor de la sociedad SCOTT PAPER COMPANY, constituye un acto de competencia desleal, ya que la precitada sociedad obró de mala fe.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 5, 56, 58 literal a) y 72 de la Decisión 85; Artículo 81 de la Decisión 344; y, Artículos 135 literales b) e i), 154, 172, 194, 195 literal b) y 196 de la Decisión 486. No se interpretarán las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ni los Artículos 135 literales b) e i), 154, 194, 195 literal b) y 196 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que no estaban vigentes al momento que el signo denominativo FAMILIA fue solicitado para registro.
No se interpretará el Artículo 5 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que estamos frente a un caso de marcas y no de patentes. Tampoco se interpretarán los Artículos 56 y 72 de la misma normativa, ya que no son estrictamente aplicables para resolver el caso particular. No se interpretará el Artículo 58 literal a) ya que no es pertinente para resolver al caso concreto, que trata de un tema de confundibilidad de marcas.
De oficio, corresponde interpretar el Artículo 58 literal f) de la Decisión 85, normativa aplicable al momento en que se solicitó el registro del signo denominativo FAMILIA. Corresponde la interpretación del Artículo 172 Decisión 486, y de oficio la de la Disposición Transitoria Primera ibídem, normativa procesal vigente cuando se presentó la acción de nulidad: 15 de septiembre de 2003.2 Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (..-) ñn Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en 5 1.2. 1.3.
Proceso 414-1P-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La marca notoriamente conocida solicitada para registro y registrada en otro País Miembro. La acción de nulidad y su prescripción en el marco de la Decisión 486.
Relación con las causales de la Decisión 85. La familia de marcas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo El Tribunal consultante solicitó la interpretación de normas de las Decisiones 85, 344 y 486. La solicitud para el registro del signo denominativo FAMILIA se realizó el 12 de septiembre de 1986, es decir, al amparo de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el marco del proceso 119-IP-2013: si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marcas ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marcas.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. f-) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán tas normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (-..Y. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Proceso 414-1P-2015 carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. De la solicitud de Interpretación Prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo denominativo FAMILIA se efectuó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al momento de resolver el caso particular.
La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Como en el proceso interno se discute la confundibilidad de las marcas FAMILIA, pertenecientes a distintos titulares y que protegen productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del Artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.? El Artículo 58, literal f) de la Decisión 85 establece las hipótesis de irregistrabilidad como marca de todo signo, en tres aspectos: 2.2.1.
A que el signo no puede limitarse a describir los productos o servicios que constituyen su objeto. 2.2.2. A que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o que su registro se haya solicitado con anterioridad por un tercero, para productos o servicios comprendidos en una misma clase. 2.2.3. A que el signo no sea confundible con otro solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.
El literal f) del Artículo 58 de la Decisión 85 protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con “productos o servicios comprendidos en una misma clase”. El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con "productos o servicios idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la “regla de la especialidad”.
No es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada o solicitado para registro, y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye Entre otros, se toma en cuenta los precedentes sentados en las Interpretaciones Prejudiciates de los procesos 101-1P-2015 del 12 de noviembre de 2015; 162-IP-2005 de 19 de octubre de 2005; 55-IP- 2013 de 8 de mayo de 2013; 114-IP-2013 de 29 de agosto de 2013; 01-1P-87 de 3 de diciembre de 1987. 7 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 414-IP-2015 a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. La ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores o con una marca solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que con la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.
Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios que pertenezcan a la misma clase, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y de escoger entre ellos con entera libertad.
La similitud entre dos marcas puede ser: 2.8.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.8.2.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.8.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.8.4.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. La confusión de marcas puede ser de dos clases: directa o indirecta; la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro, y es indirecta cuando de manera 8 Proceso 414-1P-2015 errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. 2.10.
Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares de marcas. 2.11.Al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las reglas para el cotejo entre signos distintivos que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.* 2.11.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.11.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. 2.11.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.11.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el E Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P- 2009. 9 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
Proceso 414-1P-2015 entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir esponjas abrasivas para la cocina y uso doméstico que al comprar un teléfono celular. Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 16, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos como servilletas, papel higiénico, etc.5 La marca notoriamente conocida solicitada para registro y registrada en otro País Miembro Como en el proceso interno se argumentó por parte de la demandada, PRODUCTOS FAMILIA S.A., que la marca FAMILIA es notoria y viene utilizándose desde el año de 1966 cuando fue expedido su primer registro de marca en la República de Colombia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.$ La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida en dicho grupo La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara.
La marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria. La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.
No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del Artículo 58 de la Decisión 85. Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores.
La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido a Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. Se destacan las siguientes providencias: proceso 101-IP-2015 del 12 de noviembre de 2015, proceso 63-lp-2009 de 2 de septiembre de 2009, proceso 108-IP-2005 de 24 de agosto de 2005, 114-/P-2003 de 19 de noviembre de 2003; proceso 22-1P-2003 de 13 de marzo de 2003. 10 3.7. 3.8. 3.9.
Proceso 414-1P-2015 ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.
Se dispondrá, para este efecto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna. Al respecto el Tribunal ha indicado que, para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: 3.8.1. Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. 3.8.2.
Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. 3.8.3. Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. 3.8.4. Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.
La Decisión 85 protege las marcas notoriamente conocidas y registradas en el País Miembro respectivo o en el exterior. A diferencia de la Decisión 486, no protege a las marcas notoriamente conocidas no registradas. 3.10. El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería 3.11. ser diferente al realizado sobre un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente en cada Pais Miembro. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el exterior y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, considerando las características de la marca opositora, es decir, algunos factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar? etc.
No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas. 11 4.1. 4.2. Proceso 414-1P-2015 La acción de nulidad y su prescripción en el marco de la Decisión 486. Relación con las causales de la Decisión 85 El tercero interesado, PRODUCTOS FAMILIA S.A., alegó que la acción de nulidad contra el registro de su marca FAMILIA, ha prescrito.
De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera necesario abordar el tema propuesto, para lo cual se toma en cuenta lo expresado en las Interpretaciones Prejudicial de los procesos 56-1P-2007 de 6 de junio de 2007, 90-IP-2010 de 7 de septiembre de 2010, y 120-IP-2014 de 20 de febrero de 2015. El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones.
Los cambios de la Decisión 85 a la Decisión 486 se resumen en el siguiente cuadro: Inciso primero y segundo del Artículo 172 de la Decisión 486 Artículo 76 de la Decisión 85 Clases de nulidad Hace referencia a la cancelación (nulidad) Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad sin realizar distinción | relativa. alguna.
A petición de parte, Para la nulidad absoluta y sin diferenciar si es un sujeto interesado o no.é De oficio por la autoridad nacional competente. para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio por la autoridad naciona! competente. Para la nulidad relativa el interesado. Prescripción de la | acción No establece término de prescripción. Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Causales de nulidad Cuando el registro se hubiere concedido en contravención de los La norma distingue entre las causales para la nulidad o La expresión a petición de parte ha sido interpretada por el Tribunal de la siguiente manera: “Cuando se trata en cambio de marcas, la expresión *el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la Oficina Nacional Competente ( )' ha de entenderse, y así en efecto lo interpreta este Tribunal Andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aun en la amplitud que el Derecho comunitario da a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legitimos; pero no a los simples interesados, quienes si quedan cobijados en cambio por la expresión 'cualquier persona, en tratándose de patentes”.
(Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, proferida dentro del proceso 4-1P-95). 12 Proceso 414-IP-2015 ¡ Artículos 56 y 58 de la | absoluta y para la relativa, | Decisión 85. de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los Artículos 134 primer párrafo?, y 135 de la Decisión 486.
Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo | dispuesto en el Artículo 136 | o cuando éste se hubiera ] efectuado de mala fe. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Como se observa en el cuadro anterior, uno de los cambios fundamentales que introdujo el Artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa.
Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.
En el caso objeto de la presente interpretación, la demandante, KIMBERLY CLARK CORPORATION, ha planteado acción de nulidad absoluta contra el registro de la marca FAMILIA otorgado a la sociedad TECNOPAPEL INDUSTRIAL S.A.-TISA, que actualmente pertenece a la sociedad PRODUCTOS FAMILA S.A. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Como ya se advirtió, los requisitos de validez del registro marcario son los determinados en la norma comunitaria vigente al momento de solicitud del mismo ante la Oficina Nacional, sin perjuicio de que el Juez Nacional al momento de fallar una acción de nulidad, conforme al Artículo 172 de la Decisión 486, verifique la aplicabilidad de la causal alegada, para concluir que no se encuentra derogada en la nueva norma, o bien que con respecto El Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca. 13 4.7. 4.8. 4.9.
Proceso 414-1P-2015 a la marca observante u opositora no hayan ocurrido circunstancias de hecho o de derecho que la hayan hecho desaparecer del mundo jurídico. En cuanto a la consagración de la figura de la prescripción en relación con el ejercicio de la acción de nulidad relativa, dado que al introducir un término perentorio para el ejercicio de la acción de nulidad relativa se restringe el derecho de acción que antes no tenía lapso señalado, este Tribunal encuentra que dentro del entorno natural de la ley, la Decisión 486 respecto a aquélla sólo puede regir desde su entrada en vigencia, que fue el 1 de diciembre de 2000, sin que se posibilite la aplicación retroactiva de la misma.
Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486. El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, como quiera que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas. 4.10.El consultante, para establecer si opera la prescripción de la acción de 5.1. 5.2. 5.3. cancelación de un registro concedido al amparo de la Decisión 85, deberá determinar si se está en frente de un caso de nulidad relativa o de nulidad absoluta, de conformidad con los parámetros establecidos anteriormente, y en ei caso de la primera, la fecha en que se solicitó la nulidad.
La familia de marcas PRODUCTOS FAMILIA S.A. alegó que su marca denominativa FAMILIA “es una marca seriada”, por lo que este Tribunal abordará el tema planteado siguiendo los referentes jurisprudenciales sobre la materia.?0 Una familia de marcas corresponde a un conjunto de marcas pertenecientes a un mismo titular que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las relaciona entre si y las asocia con un mismo origen empresarial.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, ya que en estas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, y en esas condiciones sus titulares no Dentro de la línea se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 96-IP-2002 del 25 de marzo de 2003; 23-1P-2013 del 15 de mayo de 2013; y 32-1P-2014 del 21 de mayo de 2014, 14 Proceso 414-1P-2015 pueden impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación de otro signo distintivo. 5.4.
En cambio, en la familia de marcas, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. 5.5.
Por lo tanto, se deberá establecer la existencia de una familia de marcas en relación con las marcas FAMILIA, para así determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-14301, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. j / | L mv Cecilia Lúisa hr Guibtcros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 1 | Á A Hernán, ero ño Ñ Hugo Ramiro Gómez Apac RADO MAGISTRADO 15 Proceso 414-1P-2015 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
LL MM Cecilia Luisa anos PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 414-1P-2015 16