£ as TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de abril de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 402-1P-2015 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2013-00255 Signos involucrados: ULTRA SHEEN (denominativo) y ULTRA SHEER (denominativo) Hernán Romero Zambrano El Oficio 2657 recibido el 19 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00255; y, El Auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: JOHNSON PRODUCTS COMPANY, INC. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 402-1P-2015 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. República de Colombia. Tercero Interesado: NEUTROGENA CORPORATION Hechos relevantes El 11 de mayo de 2010, JOHNSON PRODUCTS COMPANY, INC., (en adelante, JOHNSON) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro como marca del signo ULTRA SHEEN (denominativo)' para distinguir productos de la Clase 3? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 20 de octubre de 2010, la solicitud de registro de signo fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Número 621. El 9 de noviembre de 2010, NEUTRÓGENA CORPORATION, presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo ULTRA SHEEN (denominativo), al ser confundible con su marca previamente registrada ULTRA SHEER (denominativa) la cual protege productos contemplados en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 25 de abril de 2011, mediante Resolución 20544 la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición presentada por NEUTRÓGENA CORPORATION y negó el registro como marca del signo ULTRA SHEEN (denominativo) solicitado por JOHNSON. El 25 de mayo de 2011, JOHNSON interpuso Recurso de Reposición y en subsidio, de Apelación contra la Resolución 20544 de 25 de abril de 2011.
El 29 de diciembre de 2011, mediante Resolución 78893, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el Recurso de Reposición, confirmando en todas sus partes la Resolución 20544 que niega el registro como marca del signo ULTRA SHEEN (denominativo) solicitado por JOHNSON. Expediente 56056/10. Clase 3: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 3: Preparaciones para proteger el rostro y el cuerpo contra el sol, a saber, bloqueador solar, pantalla solar, aceites, lociones, cremas, espumas gales, aerosoles, exfoliantes, tratamientos para después del sol. 2 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 402-1P-2015 El 21 de diciembre de 2012, mediante Resolución 79356, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución 20544 confirmándola en todos sus partes, declarando fundada la oposición presentada por NEUTROGENA CORPORATION y negando el registro como marca del signo ULTRA SHEEN (denominativo) solicitado por JOHNSON.
El 31 de mayo de 2013, JOHNSON presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 20544 de 25 de abril de 2011, 78893 de 29 de diciembre de 2011 y 79356 de 21 de diciembre de 2012. El 11 de diciembre de 2013 la SIC contestó la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por JOHNSON, 2.10.
Mediante auto de 11 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho “( ) la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las resoluciones acusadas violó por indebida interpretación, el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.
“( ) la Administración no realizó un análisis real y cuidadoso sobre la naturaleza de los productos que identifica el signo solicitado “ULTRA SHEEN” que es la de “Productos para el cuidado del cabello” y aquello que identifica la marca opositora “ULTRA SHE ER”, es “preparaciones para proteger el rostro y el cuerpo contra el sol”, asumió que ambos tipo de productos se encontraban dentro de la misma Clase Internacional, por eso era evidente la conexión competitiva entre los mismos, siendo que dicha conexión no puede presumirse por el hecho de estar contenido dentro de la misma nomenclatura”.
“( ) si bien los productos que distinguen las marcas en conflicto, tienen en común que están destinados al uso en dos partes diferentes del cuerpo, el hecho de que el cabello, el rostro y la piel se hallen en el cuerpo humano, no es determinante ni concluyente de una efectiva conexión entre los signos”. *( ) la entidad demandada se equivoca al considerar que los productos se usan de forma complementaria, ya que los productos tienen un uso exclusivo en cada parte del cuerpo, dado que no podría aplicarse una 3 3.5. 3.6. 4.1.
Proceso 402-1P-2015 pantalla solar en el cabello, como tampoco un tratamiento reparador para el cabello en el rostro, por lo que el destino final es completamente diferente en cada producto”. “( ) el hecho de que los productos enfrentados puedan compartir los mismos canales de comercialización, es una circunstancia que genere un riesgo de confusión en el mercado frente al público consumidor porque los motivos que originan la compra de uno u otro producto en el mercado son completamente diferentes”.
La entidad demandada, “( ) omitió realizar un análisis estricto acerca de las razones por las cuales el consumidor incurrirla en un error real al momento de adquirir los productos identificados con una u otra marca, así como de señalar cuáles son los criterios que daban lugar a concluir la existencia de una conexión competitiva entre los mismo”..
Se establece que “( ) las marcas pueden coexistir de manera paclfica en el mercado, toda vez que la expresión ULTRA, está incluida en varias marcas de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales se encuentran actualmente registradas a nombre de diferentes titulares. Por ejemplo, ULTRA BLANCO (propiedad de Colgate) y ULTRA BON BRIL (propiedad de Lerwood Holdings Limited)”.. *( ) el signo solicitado puede coexistir pacíficamente en el mercado con las distintas marcas registradas, ya que todas están a nombre de diferentes titulares y comparten la expresión ULTRA, como sucede con las marcas en conflicto”..
“( ) el examinador al realizar las reglas de cotejo marcario, debió atender los criterios establecidos en la Decisión 486 para determinar la conexión competitiva entre los productos, la inclusión de una partícula de uso común como lo es “ULTRA”, asimismo a la teoría de la interdependencia citada y aplicando reglas especiales para el caso concreto y no reglas generales y someras”.
Argumentos de la Contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) al signo solicitado se le denegó el registro, porque contrario a lo que asevera el demandante, tal signo está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a) de la mencionada norma comunitaria”. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
Proceso 402-1P-2015 *( ) la marca solicitada no tiene la suficiente distintividad y, por tanto, su coexistencia en el mercado genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores”. “( ) si bien los signos comparten la expresión ULTRA, que es una expresión comúnmente utilizada por los comerciantes de productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, sus particularidades permiten su coexistencia, caracterlsticas que no se presentan en los conjuntos confrontados, porque se encuentran semejanzas en la escritura y pronunciación que las hace confundibles entre sí”.
Determina que “( ) Los conjuntos marcarios comparten casi en su totalidad la estructura gramatical, sin que la sustitución de la consonante final R por la N, generen en primer impacto, diferente en la mente del consumidor, ello se evidencia al apreciarlas en conjunto ULTRA SHEEN y ULTRA SHEER, hasta el punto que los consumidores podría confundir el origen empresarial de los productos que pretenden amparar, razón por la cual el signo denegado no posee la fuerza distintiva ni la individualidad para ser registrado como marca que arguye el demandante”.
Respecto a la conexión competitiva que señala el demandante, entre los productos descritos, resulta evidente que se trata de productos que comparten í) su naturaleza la cual es ser productos cosméticos, ¡¡) su finalidad, la cual es el cuidado corporal de las personas, ¡ii) canales de comercialización y publicitación, inclusive porque pueden usarse conjunta y complementariamente los unos con los otros y pueden usarse conjuntamente, pudiendo provenir de un mismo origen al tratarse de productos elaborados para la protección del cuerpo, de esta forma los consumidores que se encuentren ante los signos ULTRA SHEEN y ULTRA SHEER, podrían verse inducidos a pensar que se trata de una misma marca de productos o productos provenientes de un mismo empresario.
NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, procede la interpretación solicitada al tratarse el presente caso de una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. 5 OD 2N 1.1. 1.2.
Proceso 402-1P-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas compuestas. Palabras de uso común en la conformación de un signo. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos “ULTRA SHEEN” (denominativo) y “ULTRA SHEER” (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.$S a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. 5 Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 6 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 402-1P-2015 b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:6 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? as Ibídem. Ibídem. b) d) Proceso 402-1P-2015 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, si es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).
Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, Proceso 402-1P-2015 llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería?, Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberán determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos denominativos compuestos En el presente caso, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas denominativas, teniendo en cuenta que los signos en conflicto tienen por denominación: “ULTRA SHEEN"” y “ULTRA SHEER”.
Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual. Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado, !0 10 Proceso 9-4P-2001 del 27 de abril de 2001.
Procesos 55-1P-2013, p. 12; 1781P-2015, p. 10. Proceso 3784P-2015, p 11 2.5. 2.6. Proceso 402-1P-2015 Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho, no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 5 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*2 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. e) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.!3 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. $1 t2 Proceso 13-/P-2001, pp. 8-9.
Proceso B8-1P-2015, pp. 10-11. RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. 10 Proceso 402-1P-2015 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?4, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii.
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. ñl. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conílicto. 2.7.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras?5, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: ?6 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor, RAE: 1.m. Gram.
Unidad mínima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morferna gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural Dentro de fos signos denominativos están los signos denomínativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras, Ver Proceso 12-1P-2014, p.10.
Proceso 1784P-2015, p. 12. 11 2.8. 3.1. 3.2. Proceso 402-1P-2015 d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.
Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el posible riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos ULTRA SHEEN y ULTRA SHEER. Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es apreciado en el mercado por parte de los consumidores.
Palabras de uso común en la conformación de una marca En el presente proceso, la SIC, ha argumentado que el termino ULTRA “ compartida por las marcas es una expresión comúnmente utilizada, siendo las dos expresiones signos débiles, no obstante, tal debilidad no le resta su carácter distintivo de manera independiente”. Por lo tanto, se hace necesario tratar el tema de las palabras o expresiones de uso común en la conformación de signos marcarios y la marca débil.
Debemos partir del hecho de que ninguna persona puede pretender la exclusividad sobre una expresión de uso común, aunque tenga esa palabra previamente registrada como marca. Las expresiones de uso común generalmente carecen de distintividad y no pueden ser apropiados por una sola persona. Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 12 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
Proceso 402-1P-2015 Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión, El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.
Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación con otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.”1? Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que, al ser esos vocablos usuales no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
En consecuencia, los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva!*.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara 18 Proceso 70-1P-2005, marca TV.CO de 21 de junio de 2005. Proceso 30-1P-2013, marca: “TAXI DRIVER" (míxta) de 7 de junio de 2013. 13 Proceso 402-1P-2015 imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.8.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.*? 3.9. Corresponde establecer si la partícula ULTRA que comparten los signos en conflicto en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, comporta propiamente elementos de uso común, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras de uso común. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2013-00255, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. UL f Á | > Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 19 OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot.
Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215 14 Proceso 402-1P-2015 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. E / | ( 7% GS" Cecilia Luisa Ayllón Quinteros ustayo Garcid Brito PRESIDENTA SECRETARIO Ñ j / Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 15