<Z TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de abril de 2017 Proceso: 604-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial. Consultante: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente Interno del Consultante: 12094-2014 Referencia: Marca tridimensional Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 289-2015-SCS-CS, de 2 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 12 de noviembre del mismo año, mediante el cual, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 12094-2014; y, El auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Las Partes en el Proceso Interno: PROPIEDAD. INTELECTUAL-INDECOPI, REPUBLICA DEL PERU. 1. Demandante: INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. Proceso 604-IP-2015 Hechos Relevantes. El 27 de enero del 2004, INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C (en adelante, INVERNADEROS S.A.C.), solicitó! ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) el registro como marca del signo tridimensional constituido por la forma de un envase de franjas verticales simétricas, en la parte superior se observa una figura circular dentada y al interior una figura cuadrangular, en cuya parte central se aprecia una figura octogonal, para identificar productos de la Clase 312 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
VISTA SUPERIOR VISTA. NFERIOR (le ÚS úl WIN L ELEVACIÓN FRONTAL ELEVACION LATERAL Publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano” no se presentaron oposiciones. El 9 de julio del 2004, mediante Resolución 8410-2004/0SD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, denegó de oficio la solicitud de registro, al considerar que el mismo carecía de elementos que le proporcionaran capacidad distintiva.
El 9 de agosto del 2004, INVERNADEROS S.A.C. interpuso Recurso de Apelación. El 9 de noviembre del 2004 mediante Resolución 1010-2004/TPI- INDECOPI la Sala de Propiedad Industrial del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 8410-2004/0SD-INDECOPI de fecha 9 de julio del 2004 y en consecuencia negó el registro del signo solicitado.
El 11 de febrero 2005 INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. interpuso Demanda Contencioso Administrativa, la cual fue admitida por la Primera Expediente Administrativo 201073-2004. Clase 31: Productos agrícolas, horticolas y forestales; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores naturales; animales vivos; alimentos para animales; malla. 2 Proceso 604-1P-2015 Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 31 de marzo de 2005. 2.7.
El 10 de mayo del 2005, el INDECOPI, dio contestación a la Demanda Contencioso Administrativa. 2.8. El 29 de mayo del 2008, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en Resolución Número Veintiocho, emitió Sentencia de Primera Instancia, declarando infundada la demanda y confirmando las resoluciones emitidas por el INDECOPI. 2.9.
El 9 de julio del 2008, INVERNADEROS S.A.C. interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia de primera instancia. 2.10.El 15 de julio del 2008, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró inadmisible el Recurso de Apelación, por no cumplir con la totalidad del arancel judicial, lo cual fue subsanado, mediante escrito presentado el 12 de agosto de 2008. 2.11.
El 29 de octubre de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, resolvió el recurso de apelación y declaró nula la sentencia apelada, ordenando a la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emita una nueva decisión. 2.12. El 12 de septiembre de 2011, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia, signada como Resolución Número Siete, declaró infundada la demanda interpuesta por INVERNADEROS S.A.C en contra de las Resoluciones dictadas por el INDECOPI. 2.13.
El 27 de octubre de 2011, INVERNADEROS S.A.C., presentó Recurso de Apelación con efecto suspensivo, contra la Sentencia signada como Resolución Número Siete del 12 de septiembre de 2011, en la cual la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda interpuesta. 2.14.
El 11 de diciembre de 2012, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, revocó la Sentencia signada como Resolución Número Siete, declarando fundado el Recurso de Apelación interpuesto por INVERNADEROS 6S.A.C. y, en consecuencia, nula la Resolución 1010- 2004/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2004. 2.15.El 14 de mayo de 2013, INDECOPI interpuso Recurso de Casación contra la Sentencia del 11 de diciembre de 2012 de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró fundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por INVERNADEROS 6 ys S.A.C. y DOI Proceso 604-IP-2015 2.16.
Mediante auto de 21 de julio de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Argumentos de la demanda Contencioso Administrativa INVERNADEROS $S.A.C, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) la marca solicitada no se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486”.
“( ) nos encontramos frente a una FORMA TRIDIMENSIONAL. Las formas tridimensionales pueden ser registradas como marcas, conforme al inciso “f” del Articulo 134 de la Decisión 486, que establece *( ) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: f la forma de los productos, sus envases o envolturas”. “( ) el artículo 135 inciso c) de dicha Decisión prohibe el registro de los signos que consistan en las formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.
Respecto a la primera prohibición, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi ya se ha pronunciado o demostrado (mediante una investigación de mercado efectuada por ella misma) que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada no consiste en una “forma usual”. Estos elementos que conforman la marca solicitada son detalles que constituyen elementos que resultan suficientemente arbitrarios, peculiares y originales para poder identificar la forma tridimensional solicitada con un determinado origen empresarial, por lo que consideramos que el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad”.
Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa. El INDECOP!I, en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) la Sala del INDECOP!, al evaluar la solicitud registral presentada por ésta, ha aplicado adecuadamente las disposiciones señaladas en dicha Decisión en las cuales se establecen los supuestos de prohibición para el registro de marcas, siendo uno de ellos el que éstas carezcan de la fuerza o capacidad distintiva requerida”.
“( ) En consecuencia, el hecho que un signo presente características novedosas que lo alejan de construir la forma usual en la que los productos que pretende identificar se presentan o comercializan en el mercado, no 4 4,3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. Proceso 604-1P-2015 significa que la autoridad marcaria no deba evaluar los demás requisitos que copulativamente deben cumplirse para poder determinar su acceso al registro como marca”. *( ) Así mismo, contrariamente a lo que pretende dar entender la parte actora, debemos señalar que no necesariamente tendrá el carácter de distinto un signo por el solo hecho que exprese una novedad, pues, como es amplio conocimiento de la Sala, los consumidores se encuentran acostumbrados a que en la publicidad aparezcan constantemente elementos nuevos que si buen transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular, no indican un origen de producto empresarial determinado, motivo por el cual no son distintivas”.
“( ) Finalmente, cabe indicar, sin perjuicio de referirnos in extenso en el acápite siguiente, que el hecho que el INDECOPI haya registrado a favor de otra empresa (Mars Incorporated) un signo tridimensional destinado a identificar productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, no significa que el signo solicitó la demandante haya debido acceder al registro, pues, como se ha expresado, los registros otorgados con anterioridad no obligan a la autoridad administrativa a tener que pronunciarse de la misma manera al evaluar posteriores solicitudes registrales”.
Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú), en Resolución Número Veintiocho, en lo principal, expresó lo siguiente: “( ) la entidad demandante a través de su representante cuestiona las Resoluciones Administrativas expedidas por el INDECOPI, tanto dictada por la Oficina de Signos Distintivos, como la emitida por el Tribunal, fundamentalmente por denegarle el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional en un envase de franjas verticales simétricas en cuya parte superior se observa una figura circular dentada y al interior una figura cuadrangular, por considerarla que carece de distintividad; por otro lado el INDECOP! refiere que la marca señalada debe ser denegada por cuanto ésta, no reviste alguna característica peculiar que pueda ser susceptible en s! misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado”.
“( ) la marca tiene que identificar o diferenciar un producto de otro, y en éste caso el demandante no ha demostrado que el signo solicitado a registrar sea capaz de ser diferenciado por el público consumidor”. “( ) de la revisión de autos se concluye que no existen elementos suficientes para acceder al registro de la marca solicitada, más aún si ésta no es capaz de identificar un producto que pudiera ser susceptible por sí de despertar en el público consumidor una asociación respecto a un origen empresarial determinado, careciendo por consiguiente de fuerza distintiva”. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7.2.
Proceso 604-1P-2015 Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación INVERNADEROS S.A.C, dentro de su Recurso de Apelación, en lo principal, manifestó los siguientes argumentos: “( ) la marca solicitada no se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486". “( ) La Sala manifestó que ha encontrado en el mercado los productos “frutas y verdura” los cuales se expanden bajo las marcas VERDE PURO y DON MIGUEL en ENVASES TRIDIMENSIONALES de diferente modelo al solicitado por INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. Por consiguiente, queda demostrado que la forma tridimensional solicitada es ARBITRARIA Y NUEVA en el mercado”. *( ) En el presente caso, nos encontramos frente a una FORMA TRIDIMENSIONAL.
Las formas tridimensionales “F” del Artículo 134 de la Decisión 486, que establece “( ) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: f) la forma se los productos, sus envases o envolturas”. “( ) la forma tridimensional solicitada presenta características arbitrarias que no están impuestas por la naturaleza o la función del producto de que se trate: frutas y hortalizas frescas”.
“( ) De una apreciación de las formas dentadas y cuadrados irregulares y de sus especiales relieves, sus franjas inusuales características y el octógono original por su formas y superficie se puede concluir que es un signo tridimensional suficientemente distintivo”. “( ) son detalles que constituyen elementos que resultan suficientemente arbitrarios, peculiares y originales para poder identificar la forma tridimensional solicitada con un determinado origen empresarial, por lo que consideramos que el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad contenido en el artículo 134 de la Decisión 486".
Argumentos de la Sentencia de Segunda Instancia. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, declaró Nula la Sentencia apelada expresando, en lo principal, lo siguiente “( ) no se advierte de manera precisa en la recurrida la interpretación prejudicial de los artículos 134 primer párrafo e inciso f) de la Decisión 486 y 135 incisos a) y b) de la Decisión precitada.
Siendo insuficiente la simple cita del Oficio número 290-S-TJCA-2008, y, concluir de manera genérica que un signo es registrable cuando se cumpla a cabalidad los requisitos previstos en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486”. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. Proceso 604-1P-2015 Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación con efecto Suspensivo INVERNADEROS S.A.C, dentro de su Recurso de Apelación, en lo principal, manifestó los siguientes argumentos: “( ) la Sentencia Judicial impugnada tampoco se pronuncia sobre los criterios que corresponden al caso concreto y que deben estar presentes en dicha motivación. Lo anterior se comprueba en el Considerando 9 de la Sentencia Judicial, materia de impugnación, en el cual la Sala Superior pretende que una solicitud de registro de marca tridimensional tenga una “conexión” con el nombre de la persona jurídica registrada ente el SUNARP, con lo cual se demuestra una errada interpretación de las normas de propiedad intelectual respecto al concepto de DISTINTIVIDAD”. *( ) la pretensión de INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C es que la marca FORMA TRIDIMENSIONAL DE UN ENVASE desde su creación tiene aptitud, capacidad para distinguir nuestros productos en el mercado.
Esta “conclusión” de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOP! carece de sustento, no se sustenta en normas técnicas ni en análisis periciales; de manera arbitraria se limita a “concluir” la falta de distintividad, sin realizar el minimo análisis del signo solicitado, de las particularidades de la forma tridimensional de envase solicitado como marca de producto para la Cl.
Int, 31”. “( ) la Sala Superior está reconociendo que la marca solicitada si presenta elementos que la convierten en un signo “llamativo”, es decir, atractivo para los consumidores. Por lo tanto, lo expuesto por la propia Sala Superior debería haber concluido que al ser un signo arbitrario y llamativo si tiene la aptitud para lograr identificar los productos de INVERNADEROS DEL MUNDO SAC”.
Argumentos contenidos en la Sentencia del Recurso de Apelación con efecto Suspensivo La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, revocó la Sentencia apelada signada como Resolución Número Siete del 12 de septiembre de 2011, expresando, en lo principal, lo siguiente:. “( ) a efectos de resolver los agravios se debe tener presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, remitió la Interpretación Judicial N* 44-IP-2008 para el presente caso”:. *( ) en ese sentido se verifica que la solicitud de registro de marca de producto si reviste características peculiares que por sí mismas distinguen entre el público consumidor el producto como proveniente de -un origen empresarial determinado”.
Proceso 604-1P-2015 9.3. “( ) características que contribuyen a que se pueda registrar como marca pues goza de distintividad; con lo cual se cumple la finalidad de la solicitud del recurrente: distinguir la forma tridimensional de un envase de franjas verticales simétricas, que permite indicar una precedencia empresarial concreta o constituir un elemento característico en base al cual los consumidores efectúen su decisión de consumo”. 9.4.
“( ) se debe señalar que la sentencia impugnada afectó el principio de motivación ( ) pues en los considerandos octavo y noveno no analizó la marca solicitada, se limitó a analizar únicamente la publicidad presentada por la recurrente” 9.5. “( ) por los fundamentos expuestos se tiene que la marca solicitada no se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; por ende la forma tridimensional solicitada es novedosa, y se encuentra conforme al artículo 134 inciso f) de la Decisión aludida, referido a la forma de productos, envase y envoltura, debido a que el signo solicitado posee características relevantes”. 9.6.
“( ) declarar nula la Resolución número 1010-2004/TPI-INDECOPI, del 09 de noviembre de 2004 que confirmó la Resolución de primera instancia - administrativa- número 8410-2004/0SD-INDECOP!I del 09 de julio del 2004 que denegó el registro de la marca de producto constituido por la forma tridimensional de un envase para distinguir frutas y hortalizas frescas de la clase 31 de la nomenclatura oficial; ordenar que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOP!I expida la resolución administrativa correspondiente mediante la cual otorgue a favor del recurrente el registro de la marca solicitada, indicando las especificaciones del producto”. 10.
Argumentos contenidos en el Recurso de Casación El INDECOPI, dentro de su Recurso de Casación, en lo principal, expresó los siguientes argumentos: 10.1. *( ) La sentencia materia del presente recurso interpreta erróneamente el requisito de distintividad (artículo 135 inc. b) de la Decisión 486) para que las marcas tridimensionales puedan acceder al registro, interpretación que resulta fundamental en el presente caso". 10.2.
“( ) La Sala Civil Permanente ha incurrido en error debido a que no basta con que la marca tridimensional presente elementos adicionales a los de una marca usual (como las que presenta el signo solicitado) para que goce de distintividad y pueda acceder al registro, sino que se debe analizar si las diferencias tendrian que ser tan sustanciales que permitan diferenciar los productos en el mercado, lo que no se aprecia en el presente caso”. 10.3.
“( ) resulta importante tener presente que al concederse el regístro a la demandante no solo se le otorgaría el derecho ( ), se le otorgaría el derecho de impedir que otros competidores hagan uso de un envase de 1% forma similar (que en este caso corresponde a una forma usual)”. 11. 11.1. 11.2. 11.3. Proceso 604-1P-2015 Argumentos de! escrito de defensa contra el Recurso de Casación INVERNADEROS S.A.C., dentro del escrito de defensa contra el Recurso de Casación, en lo principal, expresó los siguientes argumentos: “( ) INDECOPI nuevamente incurre en más contradicciones cuando en el numeral 4 del punto “B. SEGUNDA INFRACCIÓN NORMATIVA” al afirmar de manera reiterada que la marca de producto solicitada consistiría en una “forma usual”, cuando lo cierto es que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOP!I declaró de manera categórica en la Resolución No. 1010-2004/TPI-INDECOPI que la marca de producto tridimensional solicitada por INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. no es una “forma usual” *( ) En el presente caso, de la lectura integra de la Sentencia emitida por la SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA se advierte que NO contiene vicios de naturaleza insubsanable que ameritan se revocatoria”.
“( ) La Sentencia emitida por la SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA no incurre en las infracciones normativas, ni vulneración al debido proceso ni al principio de congruencia alegados por la apoderada de INDECOPI que justifiquen la revocatoria de la Sentencia emitida por la SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. De oficio procede la interpretación del Artículo 134 Literal f) y el Literal c) de Artículo 135 de la Decisión 4863, por ser parte de la controversia las formas, envases y envolturas de los productos los cuales pueden o no ser registrables.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Registro de signos tridimensionales Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos O servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: () la forma de los productos, sus envases o envolturas; Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; €) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por fa naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. 1.2. 1.3. 1.4.
Proceso 604-1P-2015 La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de las formas usuales de los productos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Registro de signos tridimensionales En el proceso interno, la sociedad INVERNADEROS S.A.C. solicitó ante el INDECOPI el registro como marca de un signo tridimensional, para distinguir “( JProductos agrícolas, hortícolas y forestales; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores naturales; animales vivos; alimentos para animales; malta”, comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, consecuentemente, resulta pertinente abordar el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente su primer párrafo y literal f), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: f la forma de los productos, sus envases o envolturas”; Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado, la misma puede estar conformada entre otros por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, simbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores.
Así lo contempla de forma ejemplificativa el Artículo 134 de la Decisión 486. En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de un fondo, ancho y altura; por consiguiente se trata de un signo tridimensional. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden además generar gran recordación? en el público consumidor.
El objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que decida adquirir el producto ofertado. Para determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, se deberán tener en cuenta, entre otros, lo siguientes criterios: En caso de que la forma sea arbitraria (que no guarde relación) con respecto al producto o servicio que se pretende distinguir.
Proceso 23-4P-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en ta Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 379 de 27 de octubre de 1998, referido dentro del Proceso en el Proceso 23-4P-1998. 10 SS 1.5. 2.1. 12 4 Proceso 604-IP-2015 1.4.1. Cualquier signo puede ser registrado como marca cuando sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre y cuando no se encuentre entre aquellos cuyo registro se encuentra prohibido de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.4.2.
Los signos tridimensionales no se encuentran comprendidos entre las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma, en consecuencia, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. 1.4.3. No existe una regulación especial que establezca los requisitos sustanciales necesarios para que los signos tridimensionales puedan acceder al registro, consecuentemente, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento para el registro de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.4.4.
Cuando la naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad. 1.4.5. En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado.
Se deberá observar si al momento de conceder el registro del signo tridimensional se cumplieron con los parámetros para ser registrado como Marca. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de las formas usuales de los productos En el presente caso, el INDECOPI, consideró que el signo tridimensional no está en capacidad de individualizar los productos a que se destina la marca, en el sentido de que el público pueda reconocer claramente su origen empresarial, toda vez que está constituido por formas que, por ser de uso común en el mercado de los chocolates, consecuentemente, resulta pertinente abordar los temas de la falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad y el caso de las formas usuales de los productos, a los que hace referencia el Artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 11 S US 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 604-IP-2015 b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.
El literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad de un signo cuando carezca de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. Un signo tridimensional debe distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, estará sometido al examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Competentes en Materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se toma en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 2.3.1.
Distintividad intrínseca: es aquella mediante la cual se determina la capacidad de individualización u originalidad que debe tener el signo por si solo para distinguir productos o servicios en el mercado, tratándose de signos tridimensionales se observará sus particularidades en su altura, anchura y profundidad (Artículo 135 Literal b); y, 2.3.2.
Distintividad extrínseca: es aquella por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado, respecto a la marca tridimensional esta no deberá ser confundible con otros signos registrados previamente y en especial con otras marcas tridimensionales registradas. Teniendo en cuenta la definición y las características que todo signo debe poseer para ser registrado como marca es importante conocer sus requisitos principales y/o esenciales que han venido siendo desarrollados desde la promulgación de la Decisión 344 hasta la actual Decisión Andina 486, estos son: 2.4.1.
La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad, 2.5. 2.6.
Proceso 604-1P-2015 2.4.2. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.$ 2.4.3. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Sobre el tema, Marco Matias Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 7 El caso de las formas usuales de los productos Las formas usuales (botellas o envases) son aquellas que no poseen características peculiares, arbitrarias u originales, por tal motivo son utilizadas por múltiples operadores económicos ya que se encuentran en el dominio público.
Se entiende por envase todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o solidos; entre estos tenemos: botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, envoltorios, embalajes, y todo aquello que tenga caracteristicas de volumen. En definitiva, las formas usuales son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos.
En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001. Alemán, Marco Mallas. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Management, Bogotá, p. 77. 13 Proceso 604-1P-2015 2.7.
Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina a clasificado en: 2.7.1. Formas impuestas por la naturaleza: Son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Ej. El diseño de gafas; y, 2.7.2.
Formas impuestas por la función del producto: Son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habria que preguntarse ¿para qué sirve el producta?, y de esta manera identificar su funcionalidad. Ej. Un sacacorchos.? 2.8. Se debe determinar si el signo tridimensional, solicitado para registro por INVERNADEROS S.A.C. es distintivo de tal forma que el consumidor pueda distinguir o no, entre los productos para el cual fue solicitado (Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza) o se trata de una forma común, usual O necesaria.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 12094-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
De conformidad con el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Es Proceso 163-1P-2013, de 02 de Octubre de 2013, marca: tridimensional “Motor”.
Proceso 78-1P-2012, de 11 de Julio de 2012, marca: “Figurativa”. 14 Proceso 604-1P-2015 Hernán Rogórigó Romero Za m7 Hugo Ramiro Gomez Apac 'AGISTR MAGISTRADO De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
UL Lao al j 4 FAA Dra. a Ayllón Quinteros Dr. Gusfávo Gar rito PRESIDENTA SECRETA Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15