TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 16-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 10821-2013 Referencia: Signos involucrados “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO CHICLAYO” (mixto) e “ICPNA INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO” (mixto).
Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio No. 10821-2013-0/5ta SECA-CSJLI-PJ, de 20 de enero de 2016, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno No. 10821-2013.
El Auto de 16 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOP"), REPÚBLICA DEL PERU 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 16-1P-2016 INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO Hechos Relevantes: El 30 de septiembre de 2008, el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO solicitó el registro como marca del signo mixto “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO CHICLAYO", para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades culturales, pertenecientes a la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 26 de marzo de 2009, el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO presentó oposición al registro antes referido, con base en su marca previamente registrada “ICPNA INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO” (mixta), que distingue servicios de la Clase 41.1 Asimismo, argumentó que desde 1938 ha venido usando de manera constante e ininterrumpida los signos INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO e ICPNA, ya sea de forma conjunta o separada, para distinguir sus actividades culturales.
El 5 de enero de 2010, mediante Resolución No. 0005-2010/CSD- INDECOPI declaró fundada la oposición y se denegó el registro como marca del signo mixto “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO CHICLAYO”. Contra dicha Resolución, el 27 de enero de 2010, el solicitante del registro marcario interpuso Recurso de Apelación. El 9 de septiembre de 2013, por Resolución No. 3084-2013/TPI-INDECOPI que resolvió la apelación, se confirmó la Resolución No. 0005-2010/CSD- INDECOPI! que denegó el registro marcario.
El 20 de diciembre de 2013, el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO interpuso demanda contencioso Clase 41: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. E Y 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 16-1P-2016 administrativa para obtener la nulidad de la Resolución No. 3084-2013/TPI- INDECOPI.
El 3 de agosto de 2014, el INDECOPI contestó la demanda; y, el 28 de agosto de 2014, el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO hizo lo propio. El 24 de agosto de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, emitió sentencia declarando infundada en todos sus extremos la demanda.
El 10 de septiembre de 2015, el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO interpuso Recurso de Apelación contra la sentencia antes referida. Mediante Resolución del 18 de enero de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, suspendió el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentada por el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO Manifestó que el ámbito geográfico del nombre comercial de la oponente, “ICPNA INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO”, solo puede circunscribirse a la ciudad de Lima y no a todo el territorio nacional ya que dicha entidad únicamente brinda servicios en Lima; además de que existen otros centros binacionales que brindan servicios en sus respectivas ciudades (Cuzco, Huancayo, Trujillo, Grau, Arequipa, Ica, Tacna, Puno).
Al ser dicho nombre comercial de ámbito local, no puede oponerse a una solicitud de registro de marca que tiene ámbito nacional. Señaló que la distintividad adquirida de una marca es argumento a favor de quien solicita el registro de una marca, no del opositor, por lo que es un error el reconocer que una parte del nombre comercial y de la marca del oponente (“Instituto Cultural Peruano Norteamericano”) no es distintiva pero ha adquirido distintividad por su uso.
Expresó que el INDECOPI aplicó mal el principio del secondary meaning, al sustentar con ello la distintividad de la marca opositora, no de la solicitada a registro, y al aplicarlo a su nombre comercial, cuando tales signos no requieren que sean distintivos porque su derecho nace con su uso y basta con que sean diferentes a los nombres comerciales que operan en el mercado.
Sostuvo que la frase “Instituto Cultural Peruano Norteamericano” es descriptiva y no distintiva, y en principio es de libre uso, por lo que no debió <> 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 16-1P-2016 haberse considerado en el análisis de comparación de los signos, sino solo las frases distintivas. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el INDECOPI Señaló que, aun cuando existen diferencias fonéticas y gráficas entre los signos en debate, el hecho de que exista identidad entre los servicios que pretenden distinguir, así como la presencia en ambos de la expresión “Instituto Cultural Peruano Norteamericano” que no se encuentra presente en signos de terceros para distinguir servicios de la Clase 41, se determina que no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión indirecta al público consumidor, en la medida que se podría pensar que el signo solicitado constituye una variación de la marca.
Por lo que el signo solicitado se encuentra inmerso en la prohibición contenida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. Indicó que el signo INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO ha adquirido capacidad distintiva debido a su uso constante y continuo en el mercado. Expresó que no resulta cierto que se estaria dando exclusividad sobre un término de uso común por los centros binacionales, ya que lo que se está evitando es hacer incurrir a los consumidores en riesgo de confusión a través del registro de una marca similar a una previamente inscrita.
Argumentos de la contestación presentada por el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO Manifestó que el elemento “Instituto Cultural Peruano Norteamericano” incluido en su marca y nombre comercial, es distintivo, lo cual ha sido objeto de miles de pruebas, como son artículos periodísticos elaborados por terceros, propagandas y otras publicaciones que datan desde 1938, y que tienen carácter nacional.
Señaló que los servicios y actividades que realizan como “Instituto Cultural Peruano Norteamericano”, como “¡CPNA” o como “Instituto Cultural Peruano Norteamericano — ICPNA”, les permite ser reconocidos como los promotores más importantes del desarrollo cultural en el país. Indicó que es evidente el predominio del elemento denominativo en los signos en conflicto y, dada su semejanza, podría inducir a confusión y/o asociación al usuario medio.
Expresó que, tal como lo ha indicado el INDECOPI, las marcas tienen un ámbito de protección a nivel nacional y los nombres comerciales tienen un ámbito de protección en la zona de influencia económica; por lo que se ha determinado correctamente que el nombre comercial ICPNA INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO, utilizado desde 1938, tiene 6.2. 6.3. 7.1.
Proceso 16-1P-2016 protección a nivel nacional, pues ha sido difundido de forma constante a través de medios de comunicación masivos. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia. Sostuvo que al haberse acreditado el uso y conocimiento extendido de la expresión “Instituto Cultural Peruano Norteamericano”, también se acreditó el carácter distintivo de la misma, lo que se ha desprendido del extenso material probatorio, infiriendo que los usuarios conocían el signo y lo identifican con un solo origen empresarial.
Manifestó que, al efectuar el cotejo comparativo, en aplicación del principio de secondary meaning, no podía soslayarse el carácter distintivo de la denominación INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO, que en conjunción con la denominación ICPNA, permite identificar los servicios culturales y de enseñanza impartidos por la co-demandada.
La distintividad adquirida también puede alegarse en el caso de signos registrados que contengan elementos carentes de distintividad, los que con el trascurso del tiempo y el uso constante pudieron haber adquirido la capacidad de identificar un origen empresarial determinado. Señaló que un nombre comercial podrá ser oponible al registro de una marca cuando su titular acredite el uso y conocimiento del mismo en casi todo el territorio peruano. En el caso analizado se apreció que se ha probado con diversos medios de circulación nacional la difusión y uso extendido del nombre comercial INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO o INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO - ICPNA.
Por lo que tal signo consta con una amplia difusión y conocimiento de los usuarios a nivel nacional. Argumentos del Recurso de Apelación presentado por el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO Reiteró los argumentos planteados en su demanda y también señaló que el INDECOPI, si consideraba que la marca solicitada a registro carecía de capacidad distintiva, correspondía que analice si la misma ha adquirido dicha capacidad por su uso por parte del solicitante desde por lo menos el año 1959.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada; así como, de oficio, se interpretarán los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa?, toda vez que se ha hecho referencia al nombre comercial y sus características.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 5 Proceso 16-1P-2016 Asimismo, la consultante formuló las siguientes preguntas: “1, Qué elementos y/o componentes deben tomarse en cuenta para detectar el riesgo de confusión o de asociación entre productos (sic) de la clase 41, distinguidos por denominaciones similares? 2.
Qué criterios o reglas fundamentales se deben tener en cuenta para comprobar, establecer y/o determinar que existe vinculación o conexión competitiva entre productos (sic) de la Clase 41? 3. Que (sic) aspectos se debe tener en cuenta para determinar que una marca goza de distintividad adquirida o secondary meaning? 4. Al caso de autos como (sic) debe aplicarse el mencionado principio de secondary meaning”.
Respecto a la pregunta 2, el Tribunal estima que en el proceso interno objeto de la presente Interpretación Prejudicial, no ha sido controvertido el tema de si existe o no diferenciación entre los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza que representan los signos en conflicto, por lo que no procede dar respuesta a dicha pregunta.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(--) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asoctación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legistación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre: comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Artículo 191”, (JA 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Proceso 16-1P-2016 Ámbito de protección del nombre comercial. La irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud con un nombre comercial. La distintividad adquirida o sobrevenida. La marca débil. Respuesta a las preguntas formuladas por la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO” (mixto), solicitado para amparar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con la marca previamente registrada “ICPNA INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO” (mixta), que ampara servicios de la Clase 41, el Tribunal procede a analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La normativa comunitaria protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen Común de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante* a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida tendría capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto.
Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 7 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Proceso 16-1P-2016 consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del servicio, al adquirirlo asuma que el prestador de dicho servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Por lo tanto, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivoss: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP- 2009. 8 yl 2.1. 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4.
Proceso 16-1P-2016 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto o servicio del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir un servicio de restauración de comida rápida que al contratar un servicio anual de telecomunicaciones.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan servicios de la Clase 41, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de servicios como educación, entretenimiento, actividades culturales, etc. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta Como la controversia nacional informa de la presunta confusión, por una parte entre el signo “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO” (mixto) y la marca “ICPNA INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO” (mixta); y, por 9 2.2. 2.3. 3.2. 3.3.
Proceso 16-1P-2016 otra parte entre aquel signo y el nombre comercial “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO - ICPNA”, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas$ para el cotejo: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante: en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es el preponderante: el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos determinadas en el acápite anterior.
Ámbito de protección del nombre comercial. Como en la controversia nacional se analiza la comparación entre el signo “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO” (mixto) y el mombre comercial anterior “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO - ICPNA”, el Tribunal considera apropiado abordar el tema planteado con fundamento en lo establecido en reiterada jurisprudencia.? El Artículo 136 literal b) de la Decisión 486, junto con las demás disposiciones contenidas en el Título X ¡bíderm, se encargan de regular la protección del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demás signos distintivos, constituye un derecho igualmente tutelado por el Sistema de Propiedad Industrial del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. De acuerdo con la definición que sobre el nombre comercial estatuye el Artículo 190 de la Decisión 486, se desprenden las siguientes características: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014, Entre otros, ver lo expuesto en la interpretación Prejudicial del 19 de febrero de 2016, Proceso 353- IP-2015; e Interpretación Prejudicial del 13 de noviembre de 2012, Proceso 190-IP-2012. 10 3.4. 3.5. 3.6.
Proceso 16-1P-2016 - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.? - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. —- Elmombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social.
Presupuestos para la protección del nombre comercial y momento a partir del cual se genera En cuanto al sistema de protección del nombre comercial, éste se encuentra específicamente regulado en los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486. De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso como explícitamente en ellas se determina y, por lo tanto, puede afirmarse que la protección jurídica del mismo consagrada en este ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como a la vez así lo precisa el Artículo 191 arriba citado.
Por lo mismo, el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como así lo deja en claro por su parte el Artículo 193, al puntualizar que le es optativo al titular del mismo registrarlo o depositarlo y que ello sólo tiene carácter declarativo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el mismo, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso.
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino exclusivamente con su primer uso. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título X] de la Decisión 486. 11 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 16-1P-2016 La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.
Lo anterior quiere decir que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.
Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales,? y constante que su uso sea permanente, La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: a. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a ese registro si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, tal como lo previene el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486. b. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación, tal como, a su vez, lo previene el Artículo 192 ibídem.
Prueba del uso del nombre comercial En relación con lo anterior, las pruebas que bien pueden resultar válidas para demostrar el uso real, sustancial y constante del nombre comercial serían las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Igualmente pueden constituir prueba de uso de un signo en el comercio, la demostración entre otros de los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generaría ninguna clase de derecho.
Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendria relación con el público consumidor, Sobre el uso real y constante se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-1P-98, 12 Proceso 16-1P-2016 comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 3.10.
En conclusión, como el uso es el elemento esencial para la protección de 3.11. un nombre comercial, se deberá determinar si el nombre comercial anterior “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO - ICPNA” era usado en el mercado de modo real, sustancial y constante, en el momento en que el signo “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO” (mixto) fue solicitado para registro, con la finalidad de establecer si el primero es objeto de protección de acuerdo con lo señalado por el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros De conformidad con la jurisprudencia mayoritaria de este Tribunal sobre este tópico,1! el nombre comercial es un instrumento de la mayor relevancia en el mercado, como quiera que se erige en el mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores sino tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.). 3.12.
Además, el nombre comercial es un signo distintivo realidad, es decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado y, por lo tanto, debe protegerse de manera especial para no afectar dos de los principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor. 3.13.
El nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo en el mercado y, en dicho contexto, naturalmente representa un recurso empresarial potente y práctico, pues a diferencia de una marca, el nombre comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial, y de ahí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva. 3.14.Las marcas se protegen una vez se registran y pueden sobrevivir en el campo registral sin ser usadas.
La figura de la cancelación por no uso, si bien depura el registro de marcas, no opera sino después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Esto quiere 1 Sobre este asunto el Tribunal ha generado una linea jurisprudencial bien definida: Interpretación Prejudicial de 26 de agosto de 2016, expedida en el marco del proceso 222-1P-2015;
Interpretación Prejudicial de 11 de febrero de 2009, expedida en el marco del proceso 114-1P-2008; Interpretación Prejudicial de 14 de octubre de 2010, expedida en el marco del proceso 109-1P-2010; Interpretación Prejudicial de 17 de septiembre de 2014, expedida en el marco del proceso 99-1P-2014; Interpretación Prejudicial de 20 de mayo de 2015 expedida en el proceso 192-1P-2014;
Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del proceso 324-1P-2014, entre otras, 13 Proceso 16-1P-2016 decir que el campo registral de marcas en un primer momento está deslindado del campo práctico del uso en el mercado, lo cual no ocurre en el ámbito de los nombres comerciales que se protegen porque realmente se usan. 3.15.Por todas estas razones, el nombre comercial debe tener una protección muy especial de conformidad con su naturaleza de signo distintivo realidad. 3.16.La protección del nombre comercial no está limitada a una fracción o localidad del territorio nacional y tampoco se restringe a un área de influencia, pues si se prueba el uso del nombre comercial debe protegerse en la integridad del País así haya sido registrado o no, como así lo ha razonado el Tribunal al respecto. 3.17.Como se advirtió, las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos: a) la protección de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor.
Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y variante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que no tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes.
El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan habitualmente una gran movilidad empresarial. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática.
Por lo general, lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial; no piensan en quedarse congelados en una localidad de territorio. Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo. 3.18. Es importante tener en cuenta que las micro, pequeñas e inclusive algunas de las medianas empresas entran al mercado bajo el esquema del mercado real.
Es decir, primero se lanzan al comercio y posteriormente buscan la protección de sus bienes intelectuales. Es por esta razón que la figura del nombre comercial es importante para el desarrollo de las MIPYMES en países emergentes como los de la Comunidad Andina. Impedir la expansión de estas industrias que entran al mercado mediante nombres comerciales, sería una barrera para el desarrollo comercial de la Región. Sobre lo anterior, cabe resaltar que dentro de los puntos para el desarrollo social de la Comunidad Andina se incluye el desarrollo de la pequeña empresa en el espacio económico ampliado (Artículos 129 y 130 literal e) del Acuerdo de Cartagena). 14 Proceso 16-1P-2016 3.19.
Además de lo anterior, en mercados tan conectados virtual y fisicamente 4.1. 4.2. 4.3. como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras. Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se estaría abriendo un gran espacio para dicha confusión. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tiene un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años pudiese alcanzar gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitiésemos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podríamos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en su papel actor de consumo en el mercado.
Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual. Como corolario, se reitera una vez más que el nombre comercial, inscrito o no inscrito, debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo. La irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud con un nombre comercial Como en el proceso interno se discute si el signo “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO” (mixto) es confundible con el nombre comercial “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO - ICPNA”, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el arriba citado literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma interpretada también prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a un nombre comercial protegido, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor y, en esa medida, con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 15 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Proceso 16-1P-2016 En cuanto al riesgo de confusión y al riesgo de asociación, se tendrá a lo manifestado en los acápites 1.4. a 1.8. de la presente Interpretación Prejudicial. La distintividad adquirida o sobrevenida En la controversia nacional se han planteado dos argumentos respecto de este tema: que la figura de la distintividad adquirida del signo “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO - ICPNA” no debió usarse para negar el registro del signo solicitado como marca “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO” (mixto); y, que debió analizarse que este signo adquirió distintividad por su uso desde por lo menos el año 1959.
Por tanto, se abordará el tema planteado reiterando la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado para el efecto.12 La figura de la distintividad adquirida se encuentra contemplada en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo con el cual, un signo que ab initio careció de distintividad, puede llegar a obtener este requisito debido a su uso constante, real y efectivo en el mercado respecto de los productos o los servicios a los cuales se aplique.
De la disposición jurídica mencionada se desprenden los siguientes parámetros: Momento a partir del cual opera el fenómeno de la distintividad adquirida Si bien el último párrafo del Artículo 135 contempla la distintividad sobreviniente como un hecho presuntamente logrado antes de la solicitud del registro, esta disposición debe entenderse con igual alcance cuando dicha distintividad sobreviniente se hubiere dado después de la solicitud de registro y, obviamente, después del registro mismo.
Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario de propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos o servicios, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que evite de esta manera la denegatoria de su solicitud o que su registro sea declarado nulo por no reunir el requisito de distintividad. 12 Se pueden ver las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 6-1P-2007 de 14 de marzo de 2007; 54- 1P-2007 de 6 de junio de 2007; y 68-1P-2013 de 16 de julio de 2013, 16 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.
Proceso 16-1P-2016 En consecuencia, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o ya se hubiere solicitado o registrado, careciera de distintividad ab initio para lograria después debido a su uso constante. Signos sobre los que recae la distintividad adquirida De acuerdo con lo previsto en el último párrafo del Artículo 135 en análisis, la distintividad adquirida puede presentarse sobre signos que en principio adolezcan de falta de distintividad intrínseca, sobre signos descriptivos, genéricos, de uso común, o ya sea de color, pues la norma se remite respectivamente a los literales b), e), f), g) y h) que se refieren a los señalados, lo cual puede extenderse a otros, ya que dicha relación no se evidencia de modo taxativo.
Demostración del uso constante, real y efectivo Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada, es que por efecto del uso constante, real y efectivo en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. El uso constante es el ininterrumpido teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios comercializados.
El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y el efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto o servicio, y su modalidad de comercialización. 5.10.Para establecer el uso constante, real y efectivo, por vía de ejemplo o como pautas que puedan orientar la labor del juez en tomo a esta valoración, es posible apreciar las siguientes constantes o variables de mercado de acuerdo con la naturaleza de ciertos productos o servicios relacionados con la actividad que ampare el signo: 5.10.1.
Bienes de consumo masivo y uso permanente. Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto o servicio, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, el uso del signo en el mercado debe ser de manera ininterrumpida, ya que el público consumidor permanentemente está adquiriendo dichos productos o servicios para satisfacer sus necesidades.13 Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos.
Durante todo el año hay necesidad Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo to siguiente: “En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el periodo completo de los tres años precedentes.
Con mayor razón cuando el Articulo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación" (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-1P-2014). 17 5.11. Proceso 16-1P-2016 de consumir dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. 5.10.2.
Bienes de uso masivo y estacional. Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto o servicio se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos o servicios la evaluación del uso debe ser muy diferente; se deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y efectivo del signo. Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de un signo que ampara dichos productos podría demostrarse si se usó en dichos espacios de tiempo, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita. 5.10.3.
Bienes suntuarios y de alto valor económico. Son aquellos que compra la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarían su uso real y efectivo.
O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrian vender más o menos vehículos de este tipo. Establecer si el uso constante, real y efectivo del signo no distintivo, lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva!* Una vez probado el uso constante, real y efectivo del signo, se debe determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.
A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsea, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este caso, el Tribunal al analizar el Artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad sobrevenida”, a saber: ( ) “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.
Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.
Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97). 18 Proceso 16-1P-2016 5.12. Para el efecto corresponde establecer si ese uso constante, real y efectivo 6.2. 6.3. 7.1. 7.2. del signo no distintivo inicialmente, permite que el público consumidor diferencie los productos o servicios amparados con el mismo, para lo cual es necesario analizar en conjunto las pruebas presentadas, con el fin de determinar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro reconoce ese signo usado constante, real, efectivamente en el mercado, como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial.
La marca débil. Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal,*5 corresponde desarrollar este tema en vista de los argumentos expuestos en la controversia nacional objeto de la presente Interpretación Prejudicial, relativos a lo descriptivo y común de los términos que conforman los signos en conflicto. Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.
En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. La presencia de una locución descriptiva o común que no se puede monopolizar, resta fuerza al conjunto en que aparece, debiendo tolerarse que otras marcas la incluyan, pudiendo exigirse que los demás elementos (denominativos o gráficos) que conforman el conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente de otros.*6 Respuesta a las preguntas formuladas por la consultante En cuanto a la primera pregunta, relativa a los elementos y/o componentes que deben tomarse en cuenta para detectar el riesgo de confusión o de asociación entre servicios de la Clase 41, distinguidos por denominaciones similares, corresponde a la Corte consultante tomar en consideración los criterios manifestados en el acápite 1.8.4. de la presente Interpretación Prejudicial.
Respecto a la segunda pregunta, se reitera lo manifestado en el acápite B supra, en el sentido que en el proceso interno objeto de la presente Interpretación Prejudicial, no ha sido controvertido el tema de si existe o no diferenciación entre los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza que representan los signos en conflicto, por lo que no procede dar respuesta a dicha pregunta. 15 Se pueden ver, entre otras, las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 39-1P-2006 de 31 de marzo de 2006; 14-1P-2006 de 15 de marzo de 2006; 28-IP-2005 de 6 de marzo de 2005; 104-1P-2005 de 31 de agosto de 2005; 190-1P-2005 de 15 de noviembre de 2005.
BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Derecho de Marcas”. Tomo Il, pp. 78 y 79. 19 Proceso 16-1P-2016 7.3. En lo relativo a las preguntas tercera y cuarta, que se refieren a los aspectos que se deben tener en cuenta para determinar que una marca goza de distintividad adquirida, y la forma como debe aplicarse la mencionada figura al presente caso; corresponde que la Consultante se remita a lo manifestado en el acápite 5 de la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 10821-2013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de esta adopción ??. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Ly Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N* 07-J-TJCA-2017 20 Proceso 16-1P-2016 o / Cecilia Lúísa Ayllón Quinteros SustaybrSarcia PRESIDENTA SECRETAR! Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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