TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 436-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00253. Referencia: Signos involucrados: ESTRELLA RUBIA (mixto) y ESTRELLA DAMM (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3385, de 29 de julio de 2016, recibido via correo electrónico el 17 de agosto de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los articulos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00253 y, El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM. 04 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 436-1P-2016. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) REPUBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S. Hechos relevantes El 20 de junio de 2011, INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S., (en adelante INVERPORTO S.A.S.), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC), el registro como marca del signo ESTRELLA RUBIA (mixto para proteger productos comprendidos en la Clase 32? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

El 20 de enero de 2012, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 636 y la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM presentó oposición con fundamento en el registro de la marca ESTRELLA DAMM (denominativa)? para proteger productos comprendidos en la Clase 32* de la Clasificación Internacional de Niza. El 27 de junio de 2012, mediante Resolución 39067, la Directora de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió aceptar la oposición presentada y negar el registro del signo solicitado ESTRELLA RUBIA (mixto).

El 26 de julio de 2012, INVERPORTO S.A.S. interpuso Recurso de Apelación, en contra de la Resolución 39067. Expediente interno 2011-204456. Clase 32.- Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Certificado 380048. Clase 32.- cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 2 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 436-1P-2016. El 26 de septiembre de 2013, mediante Resolución 56355, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el Recurso de Apelación, revocó la Resolución 39067 de 27 de junio de 2012. De manera oportuna y dentro del término legal establecido, SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM interpuso acción de nulidad$ en contra de la Resolución 56355 que negó el registro del signo solicitado.

El 26 de diciembre de 2013, INVERPORTO S.A.S., presentó una acción de cancelación por falta de uso en contra del registro de la marca ESTRELLA DAMM. Mediante Resolución 34717 de 29 mayo de 2014, se canceló por falta de uso el registro de la marca ESTRELLA DAMM. El 28 de enero de 2015, mediante Resolución 2066, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, resolvió Revocar la Resolución 34717 de 29 de mayo de 2014, y en consecuencia, negar la cancelación de la marca ESTRELLA DAMM.

El 14 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la correspondiente Interpretación Prejudicial. Argumentos de la Demanda de Nulidad formulada por SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM En el presente caso existió violación de los articulos 134 literal b), 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que al momento de realizar el estudio de registrabilidad entre los signos confrontados, no se tuvo en cuenta que la capacidad distintiva de un signo es el principal fundamento para su registro, pues es la principal función de una marca y que permite al consumidor que distinga entre un producto y otro.

El signo solicitado ESTRELLA RUBIA (mixto), no cumple el requisito de distintividad, respecto de la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa). El signo solicitado, reproduce en su totalidad el elemento predominante de la marca registrada, toda vez que el término RUBIA sería descriptivo para los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

De la revisión del expediente no se desprende la fecha de presentación de la acción. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 436-1P-2016. El término RUBIA no debe ser tomado en cuenta al momento de efectuar la comparación entre los signos en conflicto, ya que los elementos relevantes en los signos es la palabra estrella.

En este sentido, al comparar los signos, existe similitud ortográfica, fonética e ideológica. Los signos confrontados amparan los mismos productos dentro de la misma Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentos de la contestación a la Demanda de Nulidad por parte de la SIC Legalidad de la resolución emitida. No existe vulneración de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los signos comparados ESTRELLA RUBIA (mixto) y ESTRELLA DAMM (denominativa) a pesar de la presencia de semejanzas, no son capaces de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor. Desde el punto de vista visual y ortográfico entre los signos en conflicto, si bien tienen una estructura gramatical similar y comparten algunas vocales, son disimiles y vistas de manera conjunta se trata de signos independientes, además la pronunciación de cada una es distinta.

Los signos en conílicto son similares y están destinados a proteger los mismos productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentos de la contestación a la Demanda de Nulidad por parte de INVERPORTO S.A.S. No existen pruebas idóneas que demuestren la posibilidad de confusión entre los signos confrontados. El 26 de diciembre de 2013, se presentó una acción de cancelación por falta de uso en contra del registro de la marca ESTRELLA DAMM.

Mediante Resolución 34717 de mayo de 2014, se canceló por falta de uso el registro de la marca ESTRELLA DAMM, sin que se haya presentado impugnación alguna. Que los argumentos de la demanda de nulidad, principalmente el registro de la marca fundamento de la misma, ha dejado de ser un obstáculo por encontrarse cancelada. 4 Proceso 436-1P-2016.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los articulos 134, 135 literal b) y 136 literal a)? de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b), toda vez que, en el presente caso no es pertinente interpretar lo referente al concepto de marca ni a la falta de distintividad de un signo. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos. “Artículo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 0) ta forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) Carezcan de distintividad.

( )" “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro a registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(y 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 436-1P-2016. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, grafica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo ESTRELLA RUBIA (mixto) es confundible con la marca ESTRELLA DAMM (denominativa) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales?.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee?. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. Proceso 397-IP-2015. 1.5. 1.6. Proceso 436-1P-2016. empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante!0, Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*?: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el $“ Ibidem. Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 7 1.6.3. 1.6.4.

Proceso 436-1P-2016. consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que brindan servicios de la Clase 37, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de articulos cosméticos, de limpieza, etc. *? b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales O prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser 12 Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 436-1P-2016. tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 13 En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo solicitado ESTRELLA RUBIA (mixto) y la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa), se abordará en este acápite este tema. Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”!1. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”*5, 15 Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

Proceso 26-1P-98, publicado en la G.O.A.C. N* 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). Fermández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., 9 2.4. 2.5. Proceso 436-1P-2016. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En el presente caso, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?*6: 2.5.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. 2.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes oO preponderantes. Madrid 1984, p. 237 a 239.

Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudictal de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015, 10 Proceso 436-1P-2016. 2.5.6.

Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.5.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.6. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos ESTRELLA RUBIA (mixto) y ESTRELLA DAMM (denominativa).

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-00253, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ñ Cecilia Luisa Aylérdnteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 1 Proceso 436-1P-2016. omero Z; Hugo Ramiro Gómez Apac Herná En ADO MAGISTRADO Al De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, A f ' de Cecilia Luisa Aylló fteros PRESIDENTA SBCRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12