y € TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno dei Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS: 437-1P-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia 2013-00075 Patente: “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y” Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 3382, de 29 de julio de 2016, recibido vía correo electrónico el 17 de agosto de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00075, y, El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 437-1P-2016. Demandante: XY, LLC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes El 27 de junio de 2003, XY, INC, y COLORADO STATE UNIVERSITY solicitaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC), el registro de la patente de invención titulada: “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y”!, Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 546 de 30 de noviembre de 2004, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

El 19 de enero de 2009, XY, INC., informó sobre la cesión de derechos, respecto de la presente solicitud de patente de XY, INC. y COLORADO STATE UNIVERSITY a XY, INC. El 15 de octubre de 2009, la SIC emitió los resultados del examen de fondo. El 23 de febrero de 2010, XY, LLC., respondió al examen de fondo. El 14 de mayo de 2010, la SIC presentó las observaciones en cuanto a la carencia de nivel inventivo de la solicitud de patente.

El 21 de septiembre y 4 de febrero de 2011, XY, LLC contestó los requerimientos de los informes técnicos de la SIC. El 24 de noviembre de 2010, XY, INC., informó sobre el cambio de nombre de XY, INC. a XY, LLC. El 31 de agosto de 2011, mediante Resolución 47353 el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, resolvió denegar la solicitud de patente presentada por XY, LLC., por carecer de nivel inventivo. 2.10.

El 1 de febrero de 2012, XY, LLC., presentó Recurso de Reposición en contra de la Resolución 47353. 3 Expediente interno 201300075. Proceso 437-1P-2016. 2.11.El 26 de septiembre de 2012, mediante Resolución 56211, el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el Recurso de Reposición, confirmó la Resolución 47353. 2.12.XY, LLC., de manera oportuna y dentro del término legal, presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho en contra de las Resoluciones 47353 y 56211. 2.13.El 23 de agosto de 2013, la SIC contestó la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho interpuesta en contra de las Resoluciones 47353 y 56211. 2.14.

El 12 de mayo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda planteada por XY, LLC.

La invención solicitada cumple con el requisito de nivel inventivo ya que la solución que aporta al problema planteado no es obvia ni evidente. La invención propuesta soluciona el complejo problema técnico de poder inducir un género determinado en un embrión concebido con semen sexado que ha sido obtenido a partir de semen crioperservado.

La SIC confundió la anterioridad D12 afirmando que se refería a semen sexado previamente congelado como el de la presente invención, cuando es claro que el documento D1 no utiliza semen sexado. El manejo de semen criopreservado involucraba dificultades mayores, que serían solucionables con el desarrollo del método y de las condiciones de proceso que ahora se reclaman en el invento solicitado.

La eficiencia del proceso es sorprendente, así sea igual a la reportada en la anterioridad D1 por cuanto las condiciones de la materia prima a utilizar (semen criopreservado) son inferiores a las del semen fresco utilizado en la anterioridad D1. El nivel inventivo de la invención solicitada ha sido reconocido por otras oficinas de patente.

US.6.149.867. 3.7. 4.2. 4.3. 4,4. Proceso 437-1P-2016. La SIC vulnero los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al no conceder una patente para un invento que sí contaba con los tres requisitos de patentabilidad. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC El Articulo 18 establece como segundo requisito, adicional al de la novedad, que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requisito presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre. La demandante afirma que en el presente caso, se habrian violado los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sin embargo de las diligencias que obran del expediente se advierte precisamente que el resultado del examen de patentabilidad, en observancia de estos artículos encontró que la invención solicitada no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte anteriores, conducen de manera obvia a la invención propuesta.

Sobre el problema técnico propuesto, la solicitud de patente presentada proporciona un método para separar espermatozoides coloreándolos de manera uniforme. Si bien es cierto que la solicitud soluciona el problema técnico de la necesidad de inducir un género determinado a un embrión concebido, no es menos cierto que éste es el resultado que se espera para la persona versada en la materia, dado que el estado de la técnica enseñaba que esto se logra con semen sexado.

Respecto del argumento de que la solicitud presentada, habría sido concedida en el extranjero, es preciso señalar que las patentes otorgadas en otras oficinas, no sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad en nuestro país, además en materia de patentes, imperan los principios de territorialidad y de autonomía. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación Prejudicial solicitada. “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. €.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 437-1P-2016, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El análisis del nivel inventivo.

El papel del técnico medio en la materia. Autonomía de las Oficinas Nacionales Competentes. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El análisis del nivel inventivo. El papel del técnico medio en la materia En el procedimiento administrativo interrio se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada por falta de nivel inventivo.

Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente referirse al requisito de nivel inventivo en relación con el estado de la técnica y la figura del “técnico medio en la materia”. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Artículo 14 de la Decisión 486. Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosaí, tener nivel inventivo5 y ser susceptible de aplicación industrialS.

Del nivel inventivo: En el caso en concreto se denegó la patente por falta de nivel inventivo, por lo que se profundizará el análisis sobre este requisito. Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hublese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto ta innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia, Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. 5 Proceso 437-1P-2016, 1.5.

De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.6. Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones”: 1.6.1.

Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.6.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”?. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.6.3. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.6.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.6.3.2.

El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del u Proceso 560-1P-2015. 8 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid — España. 2001.“DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089, 6 Proceso 437-1P-2016, nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 1.7.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica?, 1.8.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución: 1.8.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.8.1.1. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.8.1.2. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.8.1.3.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? 2 Ibídem. 10.

Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadaadina.ora/public/patentes. paf. 7 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5.

Proceso 437-1P-2016. Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraido del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

Autonomía de las Oficinas Nacionales Competentes El solicitante, argumentó la concesión de la patente solicitada en el extranjero. En este sentido se analizará lo referente a la Autonomía de las Oficinas Nacionales Competentes. Respecto al tema de la autonomía de las Oficinas Nacionales, es pertinente referirse a lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008." Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.

O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros:2. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. “ “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de tas Oficinas Competentes en cada Pais Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en retación con sus propias decisiones”.

Proceso 71-1P-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007. 8 Proceso 437-IP-2016, 2.6. Asimismo, es pertinente agregar que este examen debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen analizando cada caso concreto"sa. 2.7.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Patentes no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.”1s En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00075, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, [) Cecilia e Antero Luis Rafael! Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO YE Hugo Ramiro ac MAGISTRADO 9 Ibidem. S Ibidem, Proceso 437-1P-2016. De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Mu == Cecilia ds AyllérGuinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10