¿ us TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 583-1P-2016 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador 17811-2013-2804 Marcas involucradas GONZALEZ ETIQUETA NARANJO (mixta) y MALIBU (mixta) Hugo Ramiro Gómez Apac.

El Oficio 2015-7136-TDCA del 12 de noviembre de 2016, recibido físicamente el 15 de noviembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 81, 82 y Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2804.

El Auto del 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Twelve Islands Shipping Company Limited 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. Demandado E Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual Procuraduría General del Estado Tercero interesado: Productos Lácteos González Cia. Ltda. Hechos relevantes El 24 de octubre de 1997 Productos Lácteos González Cia. Ltda. (en adelante, Productos Lácteos) solicitó ante Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, el registro del signo GONZALEZ ETIQUETA NARANJO como marca (mixta)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza?.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual en abril de 1998. El 13 de febrero de 1999 y, dentro del término legal, Twelve Islands Shipping Company Limited (en adelante, Twelve Islands) presentó observación contra la solicitud antes referida sobre la base de la marca MALIBU (mixta) registrada para distinguir productos correspondientes a la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza?.

Mediante Resolución 974556 del 10 de diciembre de 1999 el Director Nacional de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (En adelante, el IEPI) resolvió rechazar la observación formulada contra la solicitud presentada y otorgar el registro de la marca GONZALEZ ETIQUETA NARANJO (mixta). El 3 de abril de 2000 Twelve Islands presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito, a fin de anular la Resolución 974556 del 9 de diciembre de 1999.

Expediente administrativo 82665-97. Asimismo, de la revisión del expediente interno no es posible advertir la representación gráfica de dicho signo. De la revisión del expediente intemo no es posible verificar a qué productos de la Clase 32 se refiere. De la revisión del expediente interno no es posible advertir la representación gráfica del signo, ni determinar a qué productos de la Clase 33 se refiere. 2.6. 2.7. 3.2. 3.3. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3.

En su oportunidad, el lEPI y Productos Lácteos presentaron sus contestaciones correspondientes.* El 14 de julio de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Twelve Islands.

Es titular de la marca notoriamente conocida MALIBU (mixta) registrada en Ecuador (Registro 5629-87) y en otros países del mundo. Existe semejanza gráfica entre la marca solicitada GONZALEZ ETIQUETA NARANJO (mixta) y la marca registrada MALIBU (mixta), debido a que las etiquetas que los conforman son similares, situación que generaría confusión en el mercado.

El signo solicitado contraviene lo dispuesto en los Artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344. Argumentos de la contestación del EPI. Realizado el cotejo marcario entre los signos en conflicto, desde el aspecto denominativo y gráfico en forma conjunta, de modo sucesivo, no fraccionado, y de forma simultánea se ha verificado que no existe semejanza entre los mismos que pueda generar confusión en el mercado y causar perjuicio al consumidor.

La marca solicitada cumple con los requisitos dispuestos en el Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como, no se encuentra inmersa en las prohibiciones establecidas en el Literal a) del Artículo 83 de la referida norma. Argumentos de la contestación de Productos Lácteos Entre los signos en conflicto no existe semejanza que genere confusión en los consumidores.

La marca MALIBU no es famosa ni notoriamente conocida como lo alega la demandante. Desde que se emitió el acto administrativo impugnado han transcurrido más de 10 años, por lo que la acción ha prescrito. De la revisión del expediente intemo no se verifican las fechas de los escritos de descargos de dichas partes. 3 Argumentos de la contestación de la Procuraduría General del Estado Del escrito presentado se desprende que únicamente señaló casillero judicial para notificaciones.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82 y Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.S5 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca lodo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas O características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; f) —Consistan en un color aístadamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; 9) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, fa naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas; 4) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; k) Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Paises Miembros; ) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general, mm) Consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una esencialmente derivada de la misma.

En el presente caso, no procede interpretar los Artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por no ser materia de controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado, sino a la posibilidad de que este resulte confundible con la marca registrada a favor de un tercero. Procede interpretar el Literal a) del Artículo 83 solicitado.

Adicionalmente, de oficio se interpretarán los Literales d) y e) del Artículo 83 y el Artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagenaf debido a que dichas normas versan sobre los argumentos planteados por las partes en el procedimiento. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Inducción a error. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos, Comparación entre marcas mixtas La marca notoriamente conocida. Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;

( ) Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) 0) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos O servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

(..) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordad: b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigúedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca” 1.1. 1.2.

1.3. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Inducción a error. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado GONZALEZ ETIQUETA NARANJO (mixto) es confundible o no con la marca registrada MALIBU (mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los presentes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones 6 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Conforme a lo antes expuesto, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría inducirse a error al público. Comparación entre marcas mixtas De acuerdo a lo alegado por la demandante, existiría confusión entre el signo solicitado GONZALEZ ETIQUETA NARANJO (mixto) y la marca registrada MALIBU (mixta) porque las etiquetas que conforman dichos signos serían similares.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.? Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.? Proceso 46-IP-2008.

Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 14 de mayo de 2008. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 7 2.5. 2.6. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.? Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?0: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:!! (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016.

Ibidem. Ibídem. 2.7. 3.1. 3.2. (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe. (ii) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.12 c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto.!? Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

La marca notoriamente conocida De los argumentos expresados por las partes se verifica que Twelve Islands alegó que la marca registrada MALIBU (mixta) es notoriamente conocida, por lo que resulta pertinente que dicho tema sea abordado. Sobre el particular, los Literales d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señalan lo siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de fos siguientes impedimentos: (..) De modo referencial, ver Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016, 9 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. a) Constituyan una reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar confusión o asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial,1* El Artículo 84 de la Decisión 344 analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella?3, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición?S. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado. 14 15 16 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2018, Ibidem.

Ibídem. 10 3.7. Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2804, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | Ly ( E a Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 11, ” ÁS, Y ga? DA pe Cecilia Luisa Ayllón Quinteros stavolGarcía Brito--.

PRESIDENTA SECRETARI Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12