TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de abril de 2017 Proceso: 585-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00431 Referencia: Signos involucrados: PARADOR VERDE (denominativo) y PARADORES (mixto).
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3612, 3 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual, la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 2013-00431,; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. — ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: LA CAMPIÑA S.A. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 585-1P-2015 Hechos Relevantes. El 29 de marzo de 2011, la sociedad LA CAMPIÑA S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) solicitud de registro como marca del signo PARADOR VERDE (denominativo)! para distinguir servicios comprendidos en la Clase 432 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza).
El 20 de abril de 2011, el extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 627, bajo el número de publicación 1110. El 2 de junio de 2011, la sociedad PARADORES TURISMO DE ESPAÑA S.A. (en adelante, TURISMO DE ESPAÑA) presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo PARADOR VERDE (denominativo), sobre la base de sus marcas mixtas PARADORES de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, registradas y vigentes en Perú y Ecuador.
MARCA PAIS CERTIFICADO CLASE PARADORES PERÚ 21289 43 PARADORES PERU 9926 43 PARADORES ECUADOR 1424/00 e El 30 de noviembre de 2011, mediante Resolución 69091, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición, en consecuencia, se concedió el registro como del signo PARADOR VERDE (denominativo) a favor de LA CAMPINA S.A. El 15 de diciembre de 2011, la sociedad TURISMO DE ESPAÑA presentó Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación contra la Resolución 69091 los mismos que fueron resueltos mediante Resoluciones 27781 de 30 de abril de 2012 y 10264 de 18 de marzo de Expediente Administrativo 11-038225.
Clase 43: servicios de restauración (alimentación): hospedaje temporal. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. Proceso 585-1P-2015 2013, ambas en sentido de otorgar el registro como marca del signo PARADOR VERDE (denominativo) a favor de LA CAMPIÑA S.A. El 16 de agosto de 2013, la sociedad TURISMO DE ESPAÑA presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 69091, 27781 y 10264, ante el Consejo de Estado, la cual fue admitida mediante Auto de 28 de octubre de 2013 y se notificó a la entidad demandada SIC y a la sociedad LA CAMPIÑA S.A. como tercera interesada.
Pese a haberse notificado el auto admisorio a la entidad demandada, la SIC no se pronunció sobre la demanda. El 15 de enero de 2014, la sociedad LA CAMPIÑA S.A. dio contestación a la Acción de Nulidad como tercero interesado. Mediante Auto de 25 de julio de 2014, la Sección Primera de Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La sociedad TURISMO DE ESPAÑA, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) Para que el signo distintivo pueda ser registrado como marca se requiere que cumpla con los requisitos de la distintividad, el cual ( ) no se encuentra integrado de las marcas PARADOR VERDE, pues ésta es una imitación de las marcas “PARADORES” previamente registradas y acreditadas en Perú, Ecuador y Bolivia, en la clase 43, y solicitada en Colombia, por lo tanto, no existe posibilidad de diferenciación para los consumidores, con graves perjuicios para el público.” “( ) las marcas “PARADOR VERDE” y “PARADORES”, al momento de efectuarse el análisis de conjunto arrojan a primera vista una indudable semejanza; pues sin entrar en detalles las marcas “PARADOR VERDE “ y “PARADORES” despiertan una impresión de conjunto similar a los ojos de los consumidores.
Nótese que la parte inicial y primaria de la marca aquí cuestionada PARADOR, reproduce en su totalidad a la marca registrada. Además, en el cotejo de marcas debe imperar más las similitudes que las diferencias. De otro lado y al tenor de la regla que prescribe que las marcas deben ser cotejadas como un todo y sin fraccionamiento podemos concluir que no obstante a que la marca PARADOR VERDE, tiene la palabra adicional VERDE esta expresión no alcanza a darle suficiente novedad, pues hace referencia al color del parador, por lo tanto, la parte esencial primera y sobresaliente de la marca comentada radica en la expresión PARADOR.” 3.3. 3.4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
Proceso 585-1P-2015 “( ) Resulta evidente que la lectura de la expresión “PARADOR VERDE” genera una SIMILAR sensación de semejanza e identidad de sonido a la generada con la lectura de la expresión “PARADORES”. Pues la similitud existente en la composición y ubicación de las letras, hace que las marcas sean confundibles fonéticamente, tal como puede apreciarse a continuación: PARADOR VERDE/ PARADORES.” “( ) Las semejanzas para este caso concreto permiten establecer que las marcas enfrentadas resultan confundibles, adicional a tener en cuenta, lo extraño que sea una simple obra de la casualidad, que un tercero solicite a registro un signo tan similar a una marca acreditada que durante años se ha posicionado dentro del mercado Andino.” Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Pese a haberse notificado el auto admisorio a la SIC, como entidad demandada, ésta no se pronunció sobre la demanda.
Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte del tercero interesado La sociedad LA CAMPIÑA S.A., en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) la actora no fundamentó su oposición en el artículo 135 letras a) y b) de la Decisión 486, por la cual carece de legitimación material por activa para fundamentar su demanda de nulidad en causales de irregistrabilidad que no invocó en la oportunidad legalmente prevista, es decir, durante el término para oposiciones previsto en el artículo 146 de la Decisión 486.” “( ) el signo “PARADOR VERDE" se ajusta al supuesto señalado en los artículos 134 y 135 a) de la Decisión 486, pues se trata de una combinación de palabras que resulta en un signo inherentemente apto para distinguir productos o servicios en el mercado.” “(..) en relación con el requisito de distintividad intrínseca regulado y exigido por el artículo 135 b) de la Decisión 486, observamos que el signo “PARADOR VERDE” (nominativo) cumple con dicha exigencia, en tanto tomando en abstracto y analizando frente a los servicios que identifica, consiste en una combinación de palabras que conforman una estructura susceptible de ser percibida y operar en función distintiva, sin ser confundida con los servicios que busca identificar, ni con características de estos.” “( ) los actos administrativos acusados dan cuenta de que la SIC aplicó debidamente el artículo 147 de la Decisión 486, pues admitió a trámite la Oposición Andina que la actora formuló con base en su marca 5.5. 5.6. 5.7.
Proceso 585-IP-2015 “PARADORES” (mixta), clase 43, registrada en Bolivia, Ecuador y Perú, y tuvo en cuenta la legitimación que le asistía a la opositora al haber encontrado acreditado su interés real por haber pedido el registro de dicha marca en Colombia mediante solicitud N* 11-065903.” “( ) Debida aplicación por parte de la SIC del artículo 136 a) de la Decisión 486, ( ) al conceder mediante los actos demandados, el registro de la marca “PARADOR VERDE” (nominativa), ( ) entre otras razones, porque ( ) mal puede predicarse confundibilidad entre la marca “PARADOR VERDE” (nominativa) y una marca que carece distintividad, puesto que un consumidor al estar frente a la marca intrínsecamente distintiva “PARADOR VERDE” podrá saber que está frente a un signo que si cumple función marcaria y diferenciarlo de la sola palabra genérica y con aptitud descriptiva “PARADOR” o de si plural PARADORES.” *( ) La legalidad de los actos demandados está respaldada por el hecho de que a la demandante le fue negada en Colombia la solicitud de registro de la marcar PARADORES (mixta), Clase 43, Exp. 11-065905, solicitud que legitimaba su Oposición Andina basada en el registro previo de la misma marca en Perú, Ecuador ” *( ) En el caso que nos ocupa, los signos enfrentados coinciden en la inclusión de la expresión “parador”, descriptiva y de uso común en marcas de servicios de restauración y hospedaje, que en cada caso es combinada con otros elementos gráficos y denominativos diferentes.” NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 y 1473 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los mismos que se interpretan por ser aplicables al caso concreto.
En relación con el Artículo 135, se interpretarán únicamente los literales a) y b)*, por estar en controversia la supuesta falta de distintividad de un signo. Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda merca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 1.2. Proceso 585-1P-2015 De oficio se interpretará el Artículo 136 literal a)ó de la antes aludida Decisión 486. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y figurativa o gráfica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La oposición andina. El interés real en el mercado. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta. Signos compuestos por palabras descriptivas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad En el proceso interno se alega que el signo PARADOR VERDE (denominativo) no cumple con el requisito de distintividad.
En consecuencia, resulta pertinente abordar el tema de irregistrabilidad por falta de distintividad, al que hace referencia el Artículo 135 Literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; 6 b) carezcan de distintividad”.
Un signo puede ser registrado como marca si es distintivo, susceptible de representación gráfica y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior, b) carezcan de distintividad; Artículo 136: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un nesgo de confusión o de asoctación;
“Artículo 134.- A efectos de este régimen constiluirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naluraleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 585-1P-2015 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos”. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado, la misma puede estar conformada entre otros elementos por los siguientes: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, simbolos, gráficos, emblemas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores.
Asi lo contempla de forma ejemplificativa el Artículo 134 de la Decisión 486. Estos signos deben distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, están sometidos al examen de registrabilidad que realizan las oficinas competentes en materia de propiedad industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se deberá tener en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 1.4.1.
Distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 1.4.2. Distintividad extrinseca, por la cual se determina la capacidad para diferenciarse de otros signos que protejan los mismos productos o servicios en el mercado. Teniendo en cuenta la definición y las características que todo signo debe poseer para ser registrado como marca es importante conocer sus requisitos principales y/o esenciales que han venido siendo desarrollados por la normativa comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia: 1.5.1.
La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
Interpretación Prejudicial 133-1P-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: *"TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerda de Cartagena N* 1451, de 09 de enero de 2007; Interpretación Prejudicial 128- 1P-2006, de 19 de septiembre de 2006, Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1421, de 03 de noviembre de 2006; e, Interpretación Prejudicial 14-1P-2009 de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1729, de 3 de julio de 2009. 1.6. 2.1.
Proceso 585-1P-2015 1.5.2. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio, un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.? 1.5.3. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.? Aplicando los criterios expuestos se deberá analizar si el signo solicitado para registro PARADOR VERDE (denominativo) es distintivo de tal forma que el consumidor pueda distinguir entre los productos para los cuales fue solicitado.
(Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza). Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas Se abordará el tema en virtud a que en el proceso intemo se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo PARADOR VERDE (denominativo), solicitado por la sociedad LA CAMPIÑA S.A., y las marcas PARADORES (mixtas), registradas a favor TURISMO DE ESPAÑA. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 Otamendi, Jorge.
Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis, Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27, Alemán, Marco Matias. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Management, Bogotá, p, 77. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 585-1P-2015 consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.?0 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 2.6. Proceso 585-1P-2015 ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:!! a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*? a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Ibídern. ibídem. 10 2.7. 3.1.
Proceso 585-1P-2015 d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que, respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).
Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería13, Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. La oposición andina.
El interés real en el mercado El tercero interesado argumentó que la SIC aplicó de forma correcta el Artículo 147 de la Decisión 486, al admitir a trámite la oposición andina la cual se fundamentó en los registros previos obtenidos en Bolivia, Ecuador y Perú; de igual forma por haber tomado en cuenta la acreditación de su legítimo interés en el mercado colombiano al haber 1” Proceso 9-1P-2001 del 27 de abril de 2001. 11 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
Proceso 585-1P-2015 solicitado el registro del signo PARADORES (mixto) solicitud No. 11- 065903. Por tal motivo, resulta necesario tratar el tema de la oposición andina y del interés real para presentarla. Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legitimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.
En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás países miembros.
Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los países miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los países miembros.
En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca!!, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro.
Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros países miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:15 a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los paises miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
De modo referencial ver Proceso 140-1P-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 6. De modo referencial ver Proceso 2-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7. 12 3.8. 3.9. Proceso 585-1P-2015 b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los países miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.
En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado. Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado.
Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 3.10. De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo observado, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 3.11.Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:16 a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el país miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del pais miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición). 16 De modo referencial ver Proceso 152-1P-2012 de 6 de marzo de 2013, p. 13, 13 Proceso 585-1P-2015 b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formule la oposición. 3.12.
Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición. 3.13.En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro país miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del país miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo””. 3.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país miembro en donde se plantea la oposición andina.
Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 3.15.La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante.
La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente es de su interés. De modo referencial ver Procesos 107-1P-2015 de 20 de julio de 2015 y 202-IP-2014 de 20 de febrero de 2015, p. 10. 14 Proceso 585-1P-2015 3.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 3.17.En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro pais miembro. 3.18.Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 3.19.
En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. 3.20.
Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para 4.1. 4.2. registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del país miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el país miembro al momento de interponer la oposición. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta.
Se desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca PARADOR VERDE (denominativa), solicitada por la sociedad LA CAMPINA S.A., y las marcas PARADORES(mixtas), registradas a favor de PARADORES TURISMO DE ESPAÑA S.A., concediendo el registro del signo solicitado. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que el Tribunal consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están 15 4.3. 4.4.
Proceso 585-IP-2015 conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso?8, En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, el Tribunal consultante debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizarla comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial!9, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión?, b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?! (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10. Proceso 129-1P-2015, p. 10. En lo que concieme al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”.
Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial”.
Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sín perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.
Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11. 16 Proceso 585-1P-2015 (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.5.
Como el elemento denominativo en los signos mixtos puede ser compuesto, es decir que puede estar integrado por dos o más palabras”, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:23 a) b) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 22 Dentro de los signos denominativos están los signos denaminalivos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Ver Proceso 12-1P-2014, p 10. 22 Proceso 178-1P-2015, p. 12. 17 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. Proceso 585-1P-2015 f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Se deberá proceder a verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos PARADOR VERDE (denominativo), y las marcas PARADORES (mixtas). Para su análisis, el Tribunal consultante debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Signos compuestos por palabras descriptivas En el presente caso se señala que las denominaciones PARADORES, contenida en el signo solicitado PARADOR VERDE (denominativo), ostenta un carácter descriptivo, por lo que resulta pertinente analizar el tema planteado.
El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo, El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 18 Proceso 585-1P-2015 5.4.
Así, se deberá establecer si las denominaciones PARADORES, contenida en el signo solicitado PARADOR VERDE (denominativo) es descriptiva de los servicios a distinguir en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2013-00431, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. y LA DAL Cecilia Luisa nens Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán > a nn Hugo Ramiro Gómez Apac // MAGISTRADO MAGISTRADO 19 Proceso 585-1P-2015 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 20