e TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 586-1P-2016 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito N* 1 de la República del Ecuador 17811-2013-1621 Marcas involucradas DOLOMET (denominativa) y DOLOMAX (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac.

El Oficio 7472-S-TDCA-N* 1 de fecha 24 de octubre de 2016 y recibido fisicamente con fecha 22 de noviembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito N* 1 de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 81 y Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-1621.

El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Demandado Provenco C. Ltda. Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 586-1P-2016 Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual Procurador General del Estado Tercero interesado: Medifarma S.A. Hechos relevantes Con fecha 28 de agosto de 1997, Provenco C. Ltda. (en adelante, PROVENCO) solicitó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, el registro como marca (denominativa) del signo DOLOMET para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.! La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual N? 394 en noviembre de 1997.

Con fecha 18 de diciembre de 1998, y dentro del término legal, Medifarma S.A. presentó observación contra la solicitud antes referida, sobre la base de la marca DOLOMAX (denominativa), registrada para distinguir productos correspondientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza?. Con fecha 30 de septiembre de 1999, mediante Oficio N* 973703, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (En adelante, el JEPI) resolvió aceptar la observación formulada contra la solicitud de registro presentada y denegar el registro del signo DOLOMET.

Con fecha 23 de febrero de 2000, PROVENCO presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito N* 1 de la República del Ecuador, a fin de declarar nulo el Oficio N* 973703 de fecha 30 de septiembre de 1999. Con fecha 23 de marzo de 2000, el IEPI contestó la demanda. Con fecha 18 de abril de 2000, el Procurador General del Estado contestó la demanda.

Con fecha 3 de mayo de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI contestó la demanda. Expediente administrativo 81218/97. De la revisión del expediente no se advierte el detalle de los productos que distingue la marca DOLOMAX. 2 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 5.1. 5.2. Proceso 586-1P-2016 Mediante Auto de fecha 12 de diciembre de 2011, el Tribunal consultante suspendió el procedimiento y solicitó Interpretación Prejudicial.

Argumentos de la demanda de PROVENCO La Dirección Nacional de Propiedad Industrial incurrió en error al considerar que los signos DOLOMET y DOLOMAX son semejantes. Entre estos signos existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas. El signo DOLOMET debe ser evaluado en su conjunto y no como erróneamente se ha considerado, como una reproducción del prefijo DOLO de la marca DOLOMAX.

En la Resolución impugnada se ha considerado que en la marca solicitada únicamente se ha reemplazado la vocal A por la E y la consonante X por la T, lo cual es un error porque dado que DOLO es un prefijo de uso común, el examen solo debió darse entre las terminaciones MET y MAX. En el mercado de productos farmacéuticos coexisten marcas que incluyen en su conformación el prefijo DOLO, tales como DOLOFEN, DOLORINE, TRAMADOLOR, DOLOXEN, NEODOLON, DOLOSTOP, DOLEX, por lo que dicho prefijo no es susceptible de apropiación. No se ha efectuado correctamente el cotejo entre las marcas en conflicto toda vez que no se ha aplicado la “regla de visión en conjunto”.

Argumentos de la contestación del IEP! Se ratificó en todos los argumentos descritos en la Resolución 973703. Argumentos de la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del ¡EP! El signo DOLOMET es muy similar gráfica, fonética y auditivamente a la marca DOLOMAX, registrada para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional Niza.

En la marca solicitada solo se ha reemplazado la vocal A por la E y la consonante X por la T. A esto se le suma el hecho de que los productos que protege la marca registrada son los mismos que pretende distinguir la marca solicitada. Proceso 586-IP-2016 Argumentos de la contestación del Procurador General del Estado Señaló casillero judicial para notificaciones con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en el proceso.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 81 y el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.? En el presente caso, no procede interpretar el Artículo 81 de la Decisión 344, por no ser materia de controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado sino la posibilidad de que este resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de un tercero. En consecuencia, solo se procederá con la interpretación del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - “Artículo 8B1.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;

(..J” 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 586-IP-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado DOLOMET es confundible o no con la marca DOLOMAX, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los presentes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;

La norma citada consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conílicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 73-1P-2006 de fecha 18 de agosto de 2006. 5 1.4. 1.5. d) Proceso 586-IP-2016 palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir la confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en error.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 623-1P-2015 de fecha 26 de agosto de 2016. 6 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 586-1P-2016 Comparación entre signos denominativos De acuerdo a lo alegado por la demandante, existiria confusión entre el signo solicitado DOLOMET (denominativo) y la marca registrada DOLOMAX (denominativa), por lo que teniendo en cuenta que ambos están conformados únicamente por elementos denominativos, procede analizar este tema.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.$ En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas:? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionarioó. Como ejemplo tememos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ologo. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2018.

Ibídem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo ferr, en enterráis. 7 2.4. 3.1 Proceso 586-1P-2016 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.2 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la confusión en los signos en conílicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos En el presente caso, el signo solicitado DOLOMET pretende distinguir productos farmacéuticos; así como distingue la marca registrada DOLOMAX los mismos que corresponden a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene necesario hacer REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es. Poroposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -S, -ero. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 8 3.2 3.3 3.4 3.5 Proceso 586-1P-2016 referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos.

El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.?0 Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros países sobre la cultura “curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. 11 Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas.12 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 8-IP-2013 del 15 de marzo de 2013, Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 30-IP-2000 del 2 de junio de 2000.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 48-1P-2000 del 28 de julio de 2000. 3.7 3.8 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 586-1P-2016 Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado, insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar la registrabilidad de la marca DOLOMET tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas PROVENCO ha manifestado que el término DOLO es de uso común para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema. Al respecto, el Tribunal anteriormente ha manifestado que las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y cornente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Y3 Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general!*. En este sentido, los signos que contengan dichas particulas serán considerados marcariamente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla 13 1“ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 182-1P-2013 el 3 de diciembre de 2013.

Acerca del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el crilerio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002. P. 191, 10 Proceso 586-1P-2016 de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.15 4.5.

En consecuencia, se deberá determinar si el término DOLO es de uso común o no para distinguir productos de la referida clase y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos comparados. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito N* 1 de la República del Ecuador al resolver el proceso interno 17811-2013-1621, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / IES Cecilia Luisa Ayllóñ Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 15 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 182-1P-2013 de fecha 3 de diciembre de 2013. 11 Proceso 586-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia 94 cas Vo fe PRESIDENTA o ECRErA ¡(o Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12