TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso: 147A1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 09309-2013-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signos involucrados: OZONO (marca mixta) / marca figurativa.
Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 9309-2013-0/ 5ta SECA-CSJLI-PJ del 12 de abril de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 09309-2013-0-1801-JR-CA-26; y, El Auto de 24 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PUMA SE 2.1. Proceso 147-1P-2016 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERU Tercero Interesado: NELLY MERCEDES DÍAZ SALAZAR Hechos Relevantes: El 7 de diciembre de 2011, NELLY MERCEDES DÍAZ SALAZAR (en adelante, NELLY DÍAZ), solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (en adelante, INDECOP!), el registro del signo mixto OZONO, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.* (Expediente 476272-2011).
Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial el Peruano, el 8 de marzo de 2012, PUMA SE (en adelante, PUMA), presentó oposición argumentando que el signo solicitado es confundible con sus marcas figurativas: MARCA | NATURALEZA CERTIFICADOS | case | REPRESENTACIÓN a Figurativa MSEceS 25? 2 26399 (Perú) 121297 (Colombia) 2.2.
El 30 de noviembre de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 3837-2012/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición presentada por PUMA y denegó el registro solicitado. Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Clase 25: Vestidos, calzado, sombrereria. Proceso 147-IP-2016 2.3. El 18 de diciembre de 2012, NELLY DÍAZ interpuso recurso de apelación 2.4. contra el anterior acto administrativo.
El 23 de agosto de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 2842- 2013/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando el acto administrativo impugnado y otorgando el registro solicitado, asi: MARCA | NATURALEZA | CERTIFICADO | CLASE | REPRESENTACIÓN OZONO PS j “3 d > OZONO mixta 4903 25 A A 2.5.
El 12 de noviembre de 2013, PUMA presentó demanda contencioso 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.1 3.1. administrativa en contra del INDECOPI, cuya pretensión principal es que se declare la nulidad de la Resolución 2842-2013/TPI-INDECOPI. El 19 de diciembre de 2013, INDECOPI contestó la demanda presentada por PUMA. NELLY DÍAZ, en calidad de tercero interesado, contestó la demanda presentada por PUMAS, El 28 de octubre de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Ocho, declaró infundada la demanda interpuesta por PUMA.
El 12 de noviembre de 2015, PUMA interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. 0. El 7 de abril de 2016, mediante Auto signado como Resolución Número Doce, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentada por PUMA Indicó que los signos en conflicto son confundibles. Desde el punto de vista ideológico, los signos en conflicto evocan la misma idea en el público consumidor: un animal de perfil en actitud de saltar. De los documentos enviados por el consultante no se evidenció la fecha en que se presentó la contestación de la demanda, 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 6.1. 6.2. 7.1.
Proceso 147-1P-2016 Manifestó que el signo solicitado cuenta con otros elementos que no le otorgan distintividad. Argumentó que la marca figurativa de PUMA es notoriamente conocida. Agregó que la marca figurativa de PUMA es el elemento principal de una familia de marcas. Sostuvo que tanto en Colombia como en Perú casos análogos se han resuelto de diferente manera.
Argumentos de la contestación presentada por INDECOPI Indicó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico y fonético. Afirmó que en la actualidad coexisten muchas marcas con la representación estilizada de animales saltando en la Clase 25 y, por lo tanto, el demandante no puede pretender exclusividad sobre dicha figura.
Sostuvo que el pronunciamiento de la autoridad administrativa es autónomo. Expresó que la supuesta notoriedad de la marca no ha sido alegada por la demandante en sede administrativa Argumentos de la contestación presentada por NELLY DÍAZ Señaló que los argumentos presentados por la demandante son los mismos alegados en la instancia administrativa; además, reiteró que no existe confusión entre los signos en conflicto y, por lo tanto, la Resolución impugnada no puede ser anulada.
Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia Determinó que entre los signos en conflicto existen diferencias en los aspectos gráfico, fonético y conceptual. Indicó que los argumentos de la notoriedad y la familia de marcas no fueron alegados en la vía administrativa. Argumentos del recurso de apelación presentado por PUMA Indicó que la sentencia apelada carece de fundamentación debido a que es una reiteración de lo manifestado por el INDECOPI, lo cual representa un vicio de nulidad, 7.2. 7.3. 7.4, Proceso 147-A1P-2016 Señaló que el juez a quo ha dejado de lado la mayor relevancia de las semejanzas ante las diferencias, vulnerando con ello una regla del cotejo de signos distintivos.
Reiteró que los signos en conflicto son confundibles. Recordó que en los Países de la Comunidad Andina se han presentado casos análogos con soluciones diferentes a la del presente asunto. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.
De oficio se interpretarán los Artículos 136 literal h), 224, 226 literales a), b y c, 228 y 229 de la misma normativa, ya que regulan la protección de los signos notoriamente conocidos. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;
(5) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (-..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(Y “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 226.- Constiluirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a tos que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
Proceso 147-IP-2016 Además, la Corte consultante solicita que este Tribunal conteste las siguientes preguntas: “Qué elementos deben ser considerados como relevantes entre los signos en conflicto. Qué aspectos o reglas fundamentales se deben tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada”.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. b) daño económico o comercial injusto al titular det signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
(y “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de tos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; i) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro; o, C) no sea notoriamente conocido en el extranjero”, Soap 1.1. 1.2.
Proceso 147-IP-2016 Comparación entre signos figurativos y mixtos. La marca notoriamente conocida y su prueba. La familia de marcas. Lo no argumentado en la vía administrativa y esgrimido en sede judicial. Respuesta a las preguntas del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo mixto OZONO es confundible con la marca figurativa de PUMA, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
() El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 147-IP-2016 De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo careceríia de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.
Contienen diferencias secundarias oO insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.7. 1.8. Proceso 147-1P-2016 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que, inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009, 2.1. 2.2.
Proceso 147-IP-2016 normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.** Comparación entre signos figurativos y mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto OZONO con el figurativo de PUMA, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.
Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber: Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 10 Q 2.3. 2.4. 2.5.
Proceso 147-IP-2016 2.2.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.2.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 2.2.3. Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro1?2, Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Se debe analizar qué elemento prevalece en el signo mixto y, posteriormente, aplicar las siguientes reglas: 2.4.1. Si predomina el elemento denominativo frente al elemento gráfico: no habría lugar a la confusión entre los signos en conflicto, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto, en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.4.2.
Si predomina el elemento gráfico sobre el denominativo: se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados en el numeral 2.2., pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los elementos gráficos de los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015, 11 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Proceso 147-1P-2016 La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad Como en el proceso interno se argumentó que la marca figurativa de PUMA es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia?3, Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 3.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 3.4.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 3.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 13 Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-1P-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-1P-2011. 12 3.5. Proceso 147-1P-2016 En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y de uso real y efectivo, de la siguiente manera: 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4.
En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.
En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (Artículo 224 de la Decisión 486).
En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (Artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Artículo 229 literal b) de la Decisión 486).
Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros 13 3.6.
Proceso 147-1P-2016 Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los Artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486**.
Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en la presente providencia. 3.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 15 3.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y Sobre el tratamiento que ta Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.
“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, Il semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 14 Proceso 147-1P-2016 servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido?$, Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 3.7.
Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.8. 3.9. Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “g) b) a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el 16 Ibidem.
Pág. 247. 15 Proceso 147-1P-2016 plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; $) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 3.10.El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que 3.11. hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir, que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?”.
En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca figurativa de PUMA era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto OZONO, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. 16 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2.
Proceso 147-IP-2016 La familia de marcas Como en el presente proceso se indicó que la marca figurativa de PUMA es el elemento principal de una familia de marcas, se abordará el tema planteado siguiendo los referentes jurisprudenciales sobre la materia'*. Una familia de marcas corresponde a un conjunto de marcas pertenecientes a un mismo titular que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las relaciona entre sí y las asocia con un mismo origen empresarial.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación de otro signo distintivo.
En cambio, en la familia de marcas, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. Por lo tanto, se deberá establecer la existencia de una familia de marcas en relación con la marca figurativa PUMA, para así determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Lo no argumentado en la vía administrativa y esgrimido en vía judicial Como en el proceso interno se manifestó que los argumentos señalados por el demandante no fueron alegados en la vía administrativa, se abordará el tema planteado.*? La normativa comunitaria no regula la relación entre la demanda contencioso administrativa y los argumentos presentados en la vía administrativa.
En este sentido, de conformidad con el principio del Dentro de la línea se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 96-1P-2002 del 25 de marzo de 2003; 23-1P-2013 del 15 de mayo de 2013; y 32-1P-2014 del 21 de mayo de 2014. En la contestación de la demanda el INDECOPI expresó: “( ) Respecto de la notoriedad que alega la demandante tendría su marca, debemos indicar que este extremo de la demanda resulta improcedente, en tanto la resolución impugnada no se pronunció al respecto, ya que PUMA SE al absolver traslado de apelación en segunda, únicamente cuestionó la existencia del riesgo de confusión entre el signo solicitado y sus marcas registradas, omitiendo pronunciarse respecto de la notoriedad ( )”. 17 6.1. 6.2.
Proceso 147-1P-2016 complemento indispensable?, el sistema jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 276 de la Decisión 486?!, En consecuencia y de conformidad con su derecho interno, se deberá determinar si es pertinente que la demanda contencioso administrativa pueda contender argumentos nuevos que no se debatieron en la vía administrativa.
Respuesta a las preguntas del consultante Qué elementos deben ser considerados como relevantes entre los signos en conflicto. La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada a lo largo del acápite 2 de la presente Interpretación Prejudicial. Qué aspectos o reglas fundamentales se deben tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada.
La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada a lo largo de los acápites 1, 2, 3, y 4 de la presente Interpretación Prejudicial. Sin embargo, es muy importante atender la previsión que se hace en el acápite 5 relativo a los argumentos no esgrimidos en la vía administrativa. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 09309-2013-0-1801-JR- CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 20 21 Sobre el principio del complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: *( ) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.
(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio”. (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115- IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1828, de 30 de abril 2010).
Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina “Artículo 276.- “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros". 18 Proceso 147-1P-2016 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. )) ( Ñ Ma a s L Cecilia Luisa AYER Guinteros IS Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. > B' j Cecilia Luisa Ayllón Quinteros —— Gustawó Garcia Brito PRESIDENTA SECRETARIO” Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 147-IP-2016 | 19