Y TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso: 154-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2521 Referencia: Marcas involucradas, “CAVA SAN MIGUEL LA CAVA DE LA FAMILIA DEL AUTENTICO RON”, “SAN MIGUEL” (denominativa y mixta) y “SMC” (logo corporativo).

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 0563-TDCA-JM, del 12 de abril de 2016, recibido físicamente el 15 de abril de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con el fin de resolver el Proceso Interno No. 17811-2013-2521.

El Auto de 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: SAN MIGUEL CORPORATION, 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 154-1P-2016 Demandados: MINISTERIO. DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA -— REPUBLICA DEL ECUADOR. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO REPUBLICA DEL ECUADOR. Tercero interesado: DESARROLLO AGROPECUARIO C.A. (DACA).

Hechos Relevantes El 30 de octubre de 1992, DESARROLLO AGROPECUARIO C.A. (DACA) solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, el registro como marca del signo “CAVA SAN MIGUEL LA CAVA DE LA FAMILIA DEL AUTENTICO RON” para proteger única y exclusivamente “ron”, producto comprendido en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 8 de octubre de 1993, SAN MIGUEL CORPORATION presentó observación a la solitud de registro del signo referido, con fundamento en sus marcas “SAN MIGUEL”, “DISEÑO DE ETIQUETA SAN MIGUEL”, “SAN MIGUEL Y DISEÑO DE ETIQUETA” y “SMC LOGO CORPORATIVO”, registradas “en muchos países del mundo y cuyos registros han sido solicitados en el Ecuador”.

El 23 de enero de 1996, mediante Resolución 947768, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, resolvió rechazar la observación y conceder el registro para la marca “CAVA SAN MIGUEL LA CAVA DE LA FAMILIA DEL AUTENTICO RON”. El 7 de junio de 1996, SAN MIGUEL CORPORATION presentó demanda contencioso administrativo (recurso subjetivo o de plena jurisdicción) contra la Resolución 947768.

El 31 de julio de 1996, el 10 y 20 de septiembre de 1996, presentaron sus escritos de contestación a la demanda, respectivamente, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, y DESARROLLO AGROPECUARIO C.A. (DACA). Mediante providencia del 6 de noviembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, decidió suspender el procedimiento y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.1. 3.2. 3.3. 7.1. 7.2.

Proceso 154-1P-2016 Argumentos de la demanda presentada por SAN MIGUEL CORPORATION Señaló que las marcas en conflicto son casi idénticas, pues la marca solicitada utiliza el término SAN MIGUEL con el que se identifica sus marcas. Indicó que evidentemente se produciría confusión en el público consumidor, pues al existir productos de la misma naturaleza con marcas casi idénticas, el público inevitablemente pensará que provienen del mismo origen.

Sostuvo que sus marcas, “SAN MIGUEL”, “DISEÑO DE ETIQUETA SAN MIGUEL”, “SAN MIGUEL Y DISEÑO DE ETIQUETA” y "SMC LOGO CORPORATIVO”, son famosas y notoriamente conocidas, por lo que se ha violado el Artículo 83, literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el Procurador General del Estado indicó que no existe ninguna causal de nulidad de la Resolución impugnada.

Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca Señaló que la resolución impugnada guarda conformidad con la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el Director Nacional de Propiedad Industrial Señaló casillero judicial para notificaciones.

Argumentos presentados por parte del Tercero interesado, DESARROLLO AGROPECUARIO C.A. (DACA) Manifestó que la demandante no presentó ningún tipo de pruebas que acrediten que la marca “SAN MIGUEL” sea de su propiedad, pues no presentó títulos extranjeros ni pruebas que demuestren la notoriedad de su marca. Señaló que dificilmente el consumidor podría confundirse entre las marcas en conflicto, pues la marca “RON SAN MIGUEL”, con todas sus etiquetas y variedades de ron, es una marca acreditada en el país, mientras que la marca que supuestamente es de propiedad de la demandante apenas se la conoce en los medios comerciales, y mucho menos es conocida por el público consumidor, por lo que es imposible que exista confusión en el mercado. 7.3. 7.4. 7.5. 1.1. 1.2.

Proceso 154-1P-2016 Detalló dieciséis (16) registros de marcas de su propiedad que contienen el término SAN MIGUEL, usado desde el año 1968; e indicó que su marca “RON SAN MIGUEL” también ha sido usada desde 1990 en otros países como Perú, Chile y Estados Unidos de Norteamérica, y tiene solicitudes de registro en Bolivia y Colombia. Indicó que su marca es una de las más notorias del país, por la buena calidad de sus productos, y que ha empezado a ser conocida en el exterior.

En virtud de tal notoriedad, puede sumar a su marca cualquier tipo de palabra con la que se designará un tipo de ron sin menoscabo de que el público sepa que viene de la fábrica de RON SAN MIGUEL. Este es el caso de la marca “RON SAN MIGUEL CAVA”, que busca darle un nombre distintivo a una nueva variedad de ron y así distinguirla de las demás variedades como “RON SAN MIGUEL PLATA”, “RON SAN MIGUEL ORO”, “RON SAN MIGUEL FAJA DE PLATA”, “RON SAN MIGUEL FAJA DE ORO”, “RON SAN MIGUEL FAJA BLANCA”, “RON SAN MIGUEL LIGHT”, “RON SAN MIGUEL 5”, “RON SAN MIGUEL 7", “SAN MIGUEL 3”, “SAN MIGUEL ANIVERSARIO”, entre otras.

Expresó tener el derecho de registrar sus variedades de productos con base en su marca principal (marca madre); que la marca RON SAN MIGUEL se ha convertido en un signo notorio, afamado y acreditado, lo que se encuentra probado en los expedientes administrativos de la Dirección de Propiedad Industrial. CUESTIÓN PREVIA Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos en la presente Interpretación Prejudicial, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de la figura de la norma comunitaria en el tiempo, reiterando lo expresado en numerosa jurisprudencia? en el sentido que: “Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de regístro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar”. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: Entre otras, ver las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en el marco de los procesos 75-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, 87-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, 159-1P-2013 del 23 de octubre de 2013, 46-1P-2005 del 28 de abril de 2005.

Proceso 154-1P-2016 “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud ( ) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”. 1.3.

En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos procedimentales. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Tomando en cuenta los hechos relevantes descritos en la presente providencia, las consideraciones realizadas en la cuestión previa y en atención a la solicitud del Consultante, este Tribunal interpretará el Artículo 83 literal a) de la Decisión 344. »>O Proceso 154-1P-2016 Asimismo, el Tribunal interpretará de oficio el Artículo 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Los textos de las indicadas disposiciones de la Decisión 313 y de la Decisión 344 son idénticos? por lo que su interpretación no difiere, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conce ptual o ideológica. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos, Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta.

La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba. La familia de marcas, Decisión 313 Decisión 344 “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente — solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o intemacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )”. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 154-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos En el proceso interno se discute la registrabilidad de la marca "CAVA SAN MIGUEL LA CAVA DE LA FAMILIA DEL AUTENTICO RON" ya que se afirma que es confundible con los signos “SAN MIGUEL" (denominativo y mixto) y “SMC” (logo corporativo), aparentemente solicitados en el Ecuador; razón por la cual es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las regias para el cotejo de signos distintivos.

Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la interpretación Prejudicial emitida en el proceso 299-IP-2014 del 15 de julio de 2015. El literal a) de los Artículos 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 83 de la Decisión 344, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir, De conformidad con lo expuesto, la Autoridad Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: -— La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. —- La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raices o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. Proceso 154-1P-2016 — La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo de signos distintivos La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe la confusión. Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, se deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de inducir a error o confusión, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de inducir a error o confusión para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos “CAVA SAN MIGUEL LA CAVA DE LA FAMILIA DEL AUTENTICO RON", “SAN MIGUEL” (denominativo y mixto) y “SMC” (logo corporativo), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico 8 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Proceso 154-IP-2016 representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo: - Siel elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría posibilidad de error por confusión. - Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos determinadas en el acápite anterior.

La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba Se ha indicado en el proceso interno que da curso a la presente Interpretación, que los signos “SAN MIGUEL” (denominativo y mixto) y “SMC” (logo corporativo) son notoriamente conocidos, por lo que se abordará el tema con base en reiterada jurisprudencia del Tribunal.* La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria.

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014.

Entre otras, ver las Interpretaciones Prejudiciales emitidas en los procesos 299-1P-2014 ya referida; 106-1P-2010 del 8 de abril de 2011; 114-1P-2003 del 19 de noviembre de 2003; 26-1P-2007 del 11 de abril de 2007. 3.5. 3.6. 3.7. Proceso 154-1P-2016 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, quien ha difundido el signo distintivo en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos; por esto, esta circunstancia requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada.

Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas y en relación con la posibilidad de generar error por confusión o asociación en el público consumidor. En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas, y su relación con las marcas notorias, cabe señalar lo siguiente: 3.7.1.

El principio de especialidad Los literales d) y e) de los Artículos 73 de la Decisión 313, y 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registrada. En consecuencia, no solamente será protegida en relación con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios. 3.7.2.

El principio de territorialidad Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: el literal d) de los Artículos 73 de la Decisión 313, y 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad. Ya no solo se protegen a los signos notorios en el País Miembro donde se solicita la protección, sino que se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el “comercio subregional” y “comercio internacional sujeto a reciprocidad”? Que sea notorio en el comercio subregional significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los Países de la subregión. Que sea notorio en el comercio internacional, sujeto a reciprocidad significa que el signo sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Paises Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de la reciprocidad. 10 3.8. 3.9. 3.10.

Proceso 154-IP-2016 En el ámbito de las Decisiones 313 y 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra la confusión, de conformidad con el literal a) de los Artículos 73 de la Decisión 313, y 83 de la Decisión 344, que hablan de “error” y, por lo tanto, se deben hacer las siguientes precisiones: 3.8.1.

Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación, pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (asociación).

Por lo tanto, el error puede ser por confusión o asociación. 3.8.2. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el error por asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el error por asociación, las notoriamente conocidas no. 3.8.3.

Aunque el literal e) de los Artículos 73 de la Decisión 313, y 83 de la Decisión 344, sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el error por asociación. La prueba de la notoriedad La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

Por tanto, no basta con alegar la supuesta notoriedad de una marca sino que es imprescindible que dicha notoriedad sea probada. Cabe señalar que el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada debidamente conforme a los medios procesales internos de cada país”.£ El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido También se indicó en el proceso interno que genera la presente Interpretación Prejudicial, que las marcas de propiedad de DESARROLLO El Tribunal al respecto ha señalado que: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 08-1P-95 del 30 de agosto de 1996).

Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 08-P-98 del 13 de marzo de 1998. 11 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 154-1P-2016 AGROPECUARIO C.A. (DACA), que contienen el término SAN MIGUEL, son notoriamente conocidas en el Ecuador. Asimismo, SAN MIGUEL CORPORATION argumentó que sus marcas son notoriamente conocidas. Al respecto, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las caracteristicas de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar,” etc.

La familia de marcas En vista que DESARROLLO AGROPECUARIO C.A. (DACA) ha señalado que tiene registradas varias marcas con base en su marca principal “SAN MIGUEL”, el Tribunal se pronuncia sobre la familia de marcas siguiendo los referentes jurisprudenciales sobre la materia.£ Una familia de marcas corresponde a un conjunto de marcas pertenecientes a un mismo titular que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las relaciona entre sí y las asocia con un mismo origen empresarial.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación de otro signo distintivo.

En cambio, en la familia de marcas, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas.

Dentro de la linea se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 96-IP-2002 del 25 de marzo de 2003; 23-1P-2013 del 15 de mayo de 2013; y 32-1P-2014 del 21 de mayo de 2014. 12 | Proceso 154-1P-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2521, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. bl Mm Cecilia Luisa Ayllórí Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Herná (fémoro Zamorano Hugo Ramiro Gómez Apac STRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

HAL Ly Cecilia Loloé AyllórQuinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 154-1P-2016 | 13