EX) (AÑ Usa) SAS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril de 2017 Proceso: 178-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 03210-2013-0-1801-JR-CA-14 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial signos involucrados: LOS APUS HOTEL 4 MIRADOR UNDER SWISS MANAGEMENT Y LOGOTIPO (mixta) Vs. APU HUASCARÁN HOSTAL (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 3210-2013-0/StaSECA-CSJLI-PJ de 2 de mayo de 2016, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N” 03210-2013-0-1801-JR-CA-14 y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Proceso 178-1P-2016 Demandante: INVERSIONES TURÍSTICAS APU HUASCARÁN E.I.R.L. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Tercero interesado: SUIZO-PERUANA DE HOTELERÍA E.I.R.L. Hechos relevantes. El 31 de diciembre de 2010, SUIZO PERUANA DE HOTELERÍA E.I.R.L. (en adelante, SUIZO PERUANA) presentó ante la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI), demanda por infracción de derechos de propiedad industrial! en contra de INVERSIONES TURÍSTICAS APU HUASCARÁN E.I.R.L. (en adelante, APU HUASCARÁN) al utilizar en el mercado el signo APU HUASCARÁN HOSTAL (mixto) y el nombre de dominio www.apuhuascaranperu.com para distinguir servicios de hotel, los cuales crean confusión con su marca LOS APUS HOTEL 4 MIRADOR UNDER SWISS MANAGEMENT Y LOGOTIPO (mixta) (Certificado N* 33648), para identificar servicios de la Clase 432 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), en particular por la utilización del término APU, el cual causa confusión por el origen empresarial en el mercado.
MARCA REGISTRADA SIGNO UTILIZADO 2 LOS = APUS PAN HOTEL € AIRAD Under Swiss Manageme 4 Expediente 443150-2011. Servicios de alojamiento temporal y restauración (alimentos y bebidas). 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 178-1P-2016 El 28 de abril de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI admitió a trámite la denuncia presentada, ordenó sin previa notificación a la emplazada realizar una inspección en el lugar enunciado por la actora y dictar como medida cautelar el cese del uso de la denominación APU, así como del nombre de dominio www.apuhuascaranperu.com.
El 2 de junio de 2011, se realizó la diligencia de inspección en el local de la emplazada. El 8 de junio de 2011, APU HUASCARÁN contestó la denuncia planteada en su contra, sin embargo, al no presentar el respectivo poder, mediante proveído de 15 de junio de 2011, se le confirió el plazo de dos días hábiles para que subsane dicha omisión, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su contestación. El 18 de julio de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, entre otras cosas, declaró rebelde a la emplazada al no haber subsanado el requerimiento de dicha autoridad.
El 30 de septiembre de 2011, mediante Resolución 2424-2011/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió declarar fundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial. El 26 de octubre de 2011, APU HUASCARÁN presentó recurso de apelación contra la Resolución 2424-2011/CSD-INDECOPI. El 5 de diciembre de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 2516-2012/TPI-INDECOPI, decidió confirmar la Resolución 2424-2011/CSD-INDECOP!I. El 24 de abril de 2013, APU HUASCARÁN presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2516-2012/TPI- INDECOPI. 2.10.El 6 de agosto de 2013, el INDECOPI contestó la demanda planteada por APU HUASCARÁN. 2.11.El 9 de agosto de 2013, SUIZO PERUANA contestó la demanda presentada por APU HUASCARÁN. 2.12.El 11 de agosto de 2015, mediante Sentencia signada como Resolución Número Once, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, declaró infundada la demanda planteada. 3 Proceso 178-1P-2016 2.13.El 14 de septiembre de 2015, APU HUASCARÁN presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Once de 11 de agosto de 2015. 2.14.El 11 de abril de 2016, mediante Auto signado como Resolución 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1.
Número Diecisiete, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el proceso y solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 literal d) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda Contencioso Administrativa por parte de APU HUASCARAN El término APU traducido al idioma español significa “montaña” o “cerro” por lo que es usual que se lo utilice para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
Existen varias marcas registradas para la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza que utilizan el término “montaña” “cerro” “apu", por lo que es un término débil y por lo tanto la marca registrada debe soportar la coexistencia con otros signos en el mercado que contengan la palabra “apu". Al ser APU una palabra en quechua, el INDECOPI debió considerar su traducción al español, la cual evidencia que se trata de un término usual y por lo tanto débil.
Existen diferencias gráficas entre los signos APÚ HUASCARAN HOSTAL (mixto) y LOS APUS HOTEL 8 MIRADOR UNDER SWISS MANAGEMENT Y LOGOTIPO (mixto). El término “Apu” que comparten los signos en conflicto, no es suficiente como para determinar que existe identidad entre los mismos. La marca registrada está compuesta por los términos LOS APUS HOTEL € MIRADOR ANDER SWISS MANAGEMENT y una figura, mientras que el signo utilizado por la demandante contiene la denominación APU HUASCARÁN HOSTAL y una figura, lo que le da un impacto visual distintivo.
Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por parte del INDECOPI El signo utilizado en el mercado APU HUSACARÁN HOSTAL (mixto) resulta confundible con la marca registrada LOS APUS HOTEL 4 MIRADOR UNDER SWISS MANAGEMENT Y LOGOTIPO (mixta), toda 4 Ox 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 6.3. 7.1.
Proceso 178-1P-2016 vez que distinguen servicios idénticos y, además, coinciden en el uso relevante de la denominación APU, la misma que no forma parte de ninguna otra marca registrada para servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso nos encontramos frente a una infracción de derechos de propiedad industrial.
Los signos en conflicto resultan confundibles y por tanto la resolución cuya nulidad se pretende ha sido emitida conforme a ley. Si bien los signos difieren en los demás elementos denominativos y en algunos gráficos, ello no es suficiente como para distinguir uno del otro. Argumentos de la contestación a la demanda Contencioso Administrativa presentada por parte de SUIZO PERUANA El demandante utiliza de manera ilegal el signo de su propiedad, causando confusión entre los clientes, ya due por ejemplo, por error al pedir un taxi los han llevado a APU HUASCARÁN HOSTAL en lugar de al hotel LOS APUS HOTEL 8 MIRADOR UNDER SWISS MANAGEMENT Y LOGOTIPO.
Se ha verificado que la ahora accionante cuenta con publicidad, volantes, página web, que evidentemente se confunde con su marca, ocasionando confusión entre los consumidores. Argumentos de la sentencia de primera instancia De la revisión del informe de antecedentes se aprecia que no existen otras marcas registradas que contengan la denominación “APU” o “APUS”, lo que denota que no se trata de un término común y mucho menos débil.
Aun cuando los signos se diferencian en el aspecto fonético y gráfico, el hecho de que distingan el mismo tipo de servicios y coincidan en el uso del término relevante “APU o APUS” que resulta arbitrario en relación con los servicios que distinguen, determina que no sea posible su coexistencia. El uso del signo APU HUASCARÁN HOSTAL por parte de la demandante incurre en el presupuesto contenido en el Artículo 155 literal d) de la Decisión 486.
Argumentos del Recurso de Apelación interpuesto por APU HUASCARÁN Desde el aspecto figurativo y denominativo los signos son distintos. Proceso 178-1P-2016
7.2. APU HUASCARÁN HOSTAL (mixto) utiliza la figura de una montaña estilizada con un sol naciente que no guarda relación con la marca de propiedad de SUIZO PERUANA, la cual utiliza una cabeza de un cóndor, un felino y una serpiente, además que son colores distintos como el anaranjado del signo utilizado versus el color marrón oscuro de la marca registrada. 7.3.
La tendencia marcaria y de marketing es que los logos son los que penetran en el inconsciente del consumidor, unido a la gama de colores que tienen significados psicológicos para su captación y nivel de recepción para mantener la memoria al ver las marcas. 7.4. Lo que supuestamente crea confusión es la palabra “Apu”, sin embargo, como se puede observar, se puede diferencia un signo de otro por la pluralidad de palabras que contiene el signo registrado. 7.5.
APU es una palabra de dominio público en todo el país respecto del servicio de hoteles. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS %. La autoridad consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 literal d) de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 2. De oficio se interpretará el Artículo 154 de la Decisión 486* para analizar la figura del derecho al uso exclusivo de una marca y el Artículo 135 literal g) para analizar las palabras de uso común. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;” 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
Cy 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 178-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos. Confusión ideológica y su relación con signos compuestos por palabras en lenguas indígenas en el ámbito comunitario andino. Comparación entre signos mixtos.
Los términos de uso común en la conformación de un signo. La marca débil Preguntas formuladas por la Autoridad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos En el caso en análisis se verifica que la demandante refiere que APU HUASCARÁN estaría infringiendo sus derechos de exclusiva que ostenta sobre la marca LOS APUS HOTEL € MIRADOR UNDER SWISS MANAGEMENT Y LOGOTIPO (mixta), por lo que se analizarán los derechos que confiere el registro de una marca a su titular.
Se procederá a analizar lo establecido en el Articulo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:5 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usaria, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi). esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado.
De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 178-1P-2016 (1) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registen una marca idéntica o similarmente confundible con la suya. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento, realicen determinados actos con su marca.
De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee.
La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. Donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión£. Por lo antes expuesto, la norma permite que el titular de una marca inicie las acciones respectivas para proteger su derecho debidamente concedido, evitando que terceros sin su autorización la usen, siendo la autoridad la llamada a acoger el pedido, siempre y cuando se configure el uso no apegado a derecho.
Acción por infracción de derechos El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT. 8 Proceso 178-1P-2016 1.8.
Respecto al literal d) con esta prohibición se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, por lo que solo se analizará el literal d) del Artículo 155. 1.9.
Elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486: 1.9.1. 1.9.2. 1.9.3. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.
Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Evento de presunción de riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los dos signos deben ser exactamente iguales. 1.10.
En el caso en concreto, se deberá analizar si el signo utilizado incurre en la causal antes analizada. 2. Confusión ideológica y su relación con signos compuestos por palabras en lenguas indígenas en el ámbito comunitario andino 2.1. Afirma APU HUASCARÁN que el término “APU" es una palabra en quechua que es conocida por la población en general y que traducida al español significa “montaña” “cerro”, y que no puede ser apropiada 9 E, 2.2. 2.3.
Proceso 178-1P-2016 para servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se analizará el tema de los signos compuestos en lenguas indígenas. Para el análisis de marcas denominativas que contengan palabras, frases u oraciones en determinadas lenguas de pueblos indigenas, aborígenes o ancestrales, como es el caso del quechua, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual debe realizar su análisis teniendo en consideración aspectos de carácter formal —derivados de la aplicación del ordenamiento jurídico nacional— como una aproximación desde el punto de vista material o real, en atención a la naturaleza del derecho marcario”.
En cuanto al aspecto formal, resulta pertinente señalar que en el Estado Plurinacional de Bolivia?, la República de Ecuador? y la República del Perú*0, el castellano y determinadas lenguas de pueblos indígenas, aborígenes o ancestrales, como es el caso del quechua, constituyen idiomas oficiales. En el caso de la República de Colombia?*!, también se reconocen como oficiales, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, en sus respectivos territorios.
Así, 1 “1 Proceso 533-1P-2015. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009.- “Artículo 5. |. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu'we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, moselén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru- chipaya, weenha- yek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco ( )” (subrayado agregado) Constitución de la República de Ecuador de 2008.- “Artículo 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la patria.
El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indigenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso.” (subrayado agregado) Constitución Política del Perú de 1993.- “Artículo 48*.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborigenes, según la lay.” (subrayado agregado) Constitución Política de Colombia 1991 “Artículo 10.
El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos éfnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingúísticas propias será bilingúe.” 10 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 178-1P-2016 aunque la Constitución colombiana no la reconoce explícitamente como idioma oficial en los territorios donde se habla, el quechua sí es una lengua indígena utilizada en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo??, Desde el aspecto material o real, en el caso de marcas conformadas por palabras escritas en quechua u otra lengua indígena, aborigen o ancestral calificada como idioma oficial, el análisis deberá tener en consideración el conocimiento que tengan los consumidores respecto del significado de tales palabras??, En el caso particular del quechua, adicionalmente, se deberá tener presente que es una lengua que carece de un patrón único universal, de modo que su escritura, pronunciación y demás reglas lingúísticas no son uniformes, sino que varían dependiendo del ámbito geográfico de que se trate??.
Tratándose de signos distintivos conformados por una o más palabras escritas en idioma quechua u otra lengua indígena, aborigen o ancestral calificada como idioma oficial, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos conceptual (o ideológico), fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas!5, En cambio, si los comsumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos no conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos fonéticos, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas'6, Las denominaciones o expresiones descriptivas, genéricas, técnicas o de uso común en idioma quechua u otra lengua indígena, aborigen o ancestral calificada como idioma oficial no serán apropiables por ninguna persona si los consumidores destinatarios de los respectivos productos o servicios conocen el significado de tales denominaciones o De mado referencial, ver Proceso 64-1P-2014, p.13.
Proceso 533-1P-2015 ya citado, Ibidem Ibidem. Ibidem 31 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 178-1P-2016 expresiones, conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el análisis de los signos descriptivos, genéricos, o de uso común. Comparación entre signos mixtos Dentro del proceso interno se discute la eventual infracción de la marca APU HUASCARÁN HOSTAL respecto de la marca registrada LOS APUS HOTEL 8 MIRADOR UNDER SWISS MANAGEMEN, siendo ambos signos mixtos, por lo que se analizará esta figura.
En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, ingresa con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.!? Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: el trazado y el concepto.*8 Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos que a continuación se señalan!*: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o ” 18 19 De modo referencial, ver Procesos 423-1P-2015, pp. 8-9 y 129-1P-2015, p.13.
De modo referencial, ver Proceso 519-IP-2015, p.11. Ibidem, pp. 10-11. 12 es Proceso 178-1P-2016 muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria cómo es captada la marca en el mercado. b) En el presente asunto, como el elemento denominativo de ambos signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?0: i. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. li. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. ill. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. iv. Analizar si la paiabra es evocatlva y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. v. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 20 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015. 13 Proceso 178-1P-2016 vi.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. c) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deberán utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:?1 d) (i) (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
Entre los dos elementos de la marca gráfica o figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,?2 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión.23 21 22 23 Ibidem, p.12.
De mado referencial, ver Proceso 129-1P-2015, p. 10. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión”. Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: “Sí al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir 14 3.5. 4.1. 4.2. 4.3.
Proceso 178-1P-2016 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento predominante de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. Los términos de uso común en la conformación de un signo. La marca débil Afirma APU HUASCARÁN que la palabra “APU” es un término de uso común respecto de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y que el signo registrado es débil al existir otras marcas registradas en el mercado que utilizan la expresión “APU”, por lo tanto, en el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.
El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras O partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.? 24 pacíficamente en el ámbito comerciaf. Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente adicionar debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca, Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 15 en 4.4. 4.5.
Proceso 178-1P-2016 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Preguntas formuladas por la Autoridad consultante La autoridad solicita el pronunciamiento de lo siguiente: Una palabra del idioma quechua cuyo significado es conocido por el consumidor medio nacional y, además, ampllamente conocido por el consumidor medio de la zona donde los titulares de los signos en conflicto desarrollan sus actividades (APU), ¿puede ser apropiado en exclusiva por el titular de una marca o, por el contrario, debe ser considerado un término débil para el efecto de juzgar el riesgo de confusión? Tal como se mencionó en el acápite 2 de la presente Interpretación Prejudicial, las denominaciones o expresiones descriptivas, genéricas, técnicas o de uso común en idioma quechua no serán apropiables por ninguna persona si los consumidores destinatarios de los respectivos productos o servicios conocen el significado de tales denominaciones o expresiones.
Si estamos en frente de servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 16 Proceso 178-1IP-2016 ¿Cuáles serian los criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión entre dos signos que comparten un término común (APU/APUS) y que realizan actividades semejantes? Para determinar los criterios de confusión se deberán seguir las siguientes reglas: a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz o no de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser?5: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 25 Ibidem. 17 Proceso 178-1P-2016 d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas?: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Es importante que se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir o no en riesgo de confusión y/o de asociación. Al momento de realizar el cotejo entre signos, los elementos de uso común siempre y cuando asi hayan sido calificados y así sean considerados por el consumidor al cual está dirigido el servicio, deben ser eliminados de la comparación y centrarse en el resto de elementos.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno 03210-2013-0-1801- JR-CA-14, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Ibidem. 18 Proceso 178-1P-2016 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. [ Cecilia kúisa Ayllón Quinteros Luis Rafael'Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Y ) Hernár/Romero Zambrano, Hugo Ramiro GómezJApac —Jiasisiraoo” MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19