TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 501-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente interno del Consultante: 09023-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial signo involucrado: STRACCIATELLA Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 9023-2014-0 / 5ta.
SECA-CSJLI-PJ, de 26 de septiembre de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 155 literales a) y d), 156 literal a), 157, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 09023-2014-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1%. Partes en el Proceso Interno Demandante: ALIMENTOS SAN CHARBEL S.A.C. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 501-IP-2016. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EN ADELANTE, INDECOPI) DOGÍA S.A.C. Hechos relevantes El 8 de agosto de 2012, ALIMENTOS SAN CHARBEL S.A.C. (Perú), (en adelante ALIMENTOS SAN CHARBEL) denunció a DOGIA S.A.C. (Perú), (en adelante DOGIA) por presunta infracción a sus derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena de su marca STRACCIATELLA (denominativa)! registrada en la Clase 30? de la Clasificación Internacional de Niza.
El 7 de septiembre de 2012, DOGIA presentó escrito de contestación a la demanda de infracción planteada en su contra. La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 1317-2013/CSD-INDECOPI de 8 de mayo de 2013, decidió; Primero: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por ALIMENTOS SAN CHAREBEL, de Perú, contra DOGÍA de Perú. Segundo: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de confusión, interpuesta por ALIMENTOS SAN CHARBEL de Perú, contra DOGIA de Perú. Tercero: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, interpuesta por ALIMENTOS SAN CHARBEL de Perú, contra DOGIÍA de Perú. Cuarto: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de pago de costas y costos derivados del presente procedimiento solicitado por ALIMENTOS SAN CHARBEL de Perú. El 11 de septiembre de 2012, ALIMENTOS SAN CHARBEL interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 1317-2013/CSD- INDECOP!.
Certificado 68784, Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú. JS 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 501-1P-2016, El 20 de junio de 2014, mediante Resolución No. 1526-2014/TPl- INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Industrial del Tribunal del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución No. 1317-2013/CSD- INDECOPI, reformándola en los extremos que declaró “improcedentes” las denuncias por infracción de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal (en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena) interpuestas por ALIMENTOS SAN CHARBEL contra DOGIA, debiéndose declarar INFUNDADAS dichas denuncias.
El 13 de octubre de 2014, ALIMENTOS SAN CHARBEL presentó Demanda Contencioso Administrativa en contra del INDECOPI y DOGIA. El 10 de septiembre de 2015, el INDECOPI contestó la Demanda Contencioso Administrativa. El 26 de abril de 2016, el Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado, mediante Sentencia signada como Resolución Doce, declaró infundada la Demanda Contencioso Administrativa presentada por ALIMENTOS SAN CHARBEL.
El 12 de mayo de 2016, ALIMENTOS SAN CHARBEL presentó Recurso de Apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Doce. 2.10.Por Auto signado como Resolución Número Dieciocho de 9 de agosto 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 155 literales a) y d), 156 literal a), 157 literal c), 258 y 259 de la Decisión 486.
Argumentos de la Demanda por parte de ALIMENTOS SAN CHARBEL Titularidad de la marca STRACCIATELLA en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Uso indebido de la marca STRACCIATELLA por parte de DOGIA, la cual comercializaba helados identificados con dicha marca en un establecimiento comercial. El titular de una marca registrada, puede denunciar a cualquier persona que infrinja su derecho.
El registro de una marca, confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero aplicar o colocar la marca sobre productos para los 3 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. 4,4. 5.1. 5.2. Proceso 501-1P-2016. cuales se ha registrado dicha marca. DOGIA al identificar helados con la marca STRACCIATELLA vulnera lo que establece el Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
DOGIA ha incurrido en actos de competencia desleal, en la modalidad de confusión y explotación de la reputación ajena. La identificación de los helados que comercializa DOGIA, como helados STRACCIATELLA no tiene un propósito informativo, constituye la identificación del producto con una denominación que constituye una marca registrada y que por ello le corresponde de manera exclusiva a su titular.
DOGIA, al hacer uso de nuestra marca STRACCIATELLA, comete una infracción, puesto que, al tratarse de una marca registrada, está atribuyéndose derechos (beneficios) que le son reconocidos únicamente al titular legítimo de la marca. Argumentos de ia Contestación por parte del INDECOP! El uso a título informativo de una marca registrada, no constituye un acto de infracción de los derechos del titular de la marca.
De los medios probatorios que obran en el expediente administrativo, se aprecia que en el local comercial Caffe Di Gianfranco, se ofrece al público consumidor helados de diferentes sabores, entre los cuales se encuentra el helado de sabor STRACCIATELLA. DOGI ha utilizado la denominación STRACCIATELLA (como también utiliza las denominaciones CHOCOLATE o VAINILLA, por ejemplo) única y exclusivamente para informar sobre uno de los diversos sabores ylo variedades de helados que elabora y expende.
El término STRACCIATELLA se refiere a un sabor de helado por lo que puede ser utilizado a título informativo. Argumentos de la Sentencia signada con Resolución Doce El Juzgado considera que el uso de la denominación STRACCIATELLA para identificar un sabor de helado dentro de un establecimiento comercial que brinda el servicio de cafetería no genera confusión en el consumidor respecto del origen empresarial del mismo ni al establecimiento en el que se encuentra, pues, ningún consumidor promedio relaciona el sabor de un helado que se expende en una cafetería con un agente económico determinado.
Sobre el argumento de competencia desleal, deben concurrir dos requisitos: ¡) que determinado agente económico ostente una reputación 4 5.3. 5.4. 6.2. 6.3. 6.4. Proceso 501-1P-2016. industrial, comercial o profesional, ¡) que exista un tercero que se aproveche de dicha reputación, ¡li) que dicho aprovechamiento se esté realizando de manera indebida.
En el caso específico, el titular de la marca STRACCIATELLA, no ha acreditado que su marca goce de implantación en el mercado, pues sólo se ha limitado a señalar que se hizo conocida en el mercado a través de una heladería, sin presentar medios probatorios idóneos que respalden tal afirmación. El término STRACCIATELLA, constituye una palabra en idioma italiano que es utilizada para identificar un tipo de sopa, una clase de queso y un sabor de helado y de yogurt.
En nuestro país, suele ser utilizado en las cafeterías que suelen hacer referencia a términos italianos para identificar un tipo de helado elaborado con vainilla o nata y pedazos de chocolate. Por lo tanto, se encuentra desvirtuado que DOGIA utilice el término STRACCIATELLA para generar confusión en el mercado, pues dicho término por sí mismo, no distingue ningún producto de determinado origen empresarial para el público consumidor.
Argumentos del Recurso de Apelación. En el presente caso, se debe tomar en cuenta que el INDECOPI (Autoridad competente), admitió en 1987 (título original) y en el 2013 (renovación) el registro de la marca STRACCIATELLA para proteger productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, entre ellos helados, por lo que consideró que podía otorgar derechos exclusivos de uso a su titular ALIMENTOS SAN CHARBEL.
Como establece el Articulo 157 de la Decisión 486, un tercero puede utilizar una marca registrada cuando se lo haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, que se limite a un propósito informativo, que no produzca confusión en el público consumidor sobre el origen de los productos. En el caso de uso de la marca STRACCIATELLA por parte de DOGIA, no existe buena fe, toda vez que, como competidor directo, conoce perfectamente el origen y el lugar de expendio desde hace muchos años del producto STRACCIATELLA, por lo que cualquier uso de la marca por parte de DOGÍIA, se realiza con evidente mala fe y con la intención de obtener un beneficio basado en la reputación ajena de un competidor.
El término STRACCIATELLA tiene un uso en el extranjero que hace referencia, incluso a un tipo de sopa, sin embargo, en Perú, dicha denominación nunca ha tenido una consideración especial ni ningún significado que implique un conocimiento generalizado del término, y menos como el sabor de un helado. 6.5. Proceso 501-1P-2016. El término STRACCIATELLA es una marca que se encuentra protegida por el régimen de propiedad industrial, y no encuentra su origen en un producto natural que lo dota de características y de denominación propia.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 155 literales a) y d), 156 literal a), 157, 258 y 259% de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Articulo 155.- El registro de una marca confiere a Su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolluras, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
( ) 0) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; “Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del articulo anterior, constituirán uso de un signo en comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo”.
“Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios y otras características de éstos; slempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de fos productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su litular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compalibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios ulilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
“Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propledad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. “Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, €) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. 6 DO 39 1.1 Proceso 501-IP-2016.
Decisión 486.Procede la Interpretación Prejudicial solicitada para poder dar respuesta a las inquietudes que formula. De oficio se interpretarán los artículos 154, por tratarse de un tema de uso no autorizado de marca y los artículos 267, 268 y 269* para analizar los actos de competencia desleal acusados por la parte actora de la Decisión ya citada.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos. De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusión, actos de competencia desleal por desviación de la clientela y actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena.
De las acciones por competencia desleal. Usos que no requieren la autorización del titular de una marca. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos En el caso en análisis, se enuncia que el uso del signo STRACCIATELLA por DOGIA infringe los derechos de propiedad industrial del titular de la marca ALIMENTOS SAN CHARBEL por lo que se analizará esta figura legal.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. (-) “Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legitimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Titulo”.
“Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Titulo prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto”, “Artículo_269.- Si la legislación interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación”. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 501-IP-2016, Se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:5 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendí): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado.
(i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible, (ii) Enel mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.
Proceso 501-1P-2016, calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee. La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. Donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”, Por lo antes expuesto, la norma permite que el titular de una marca inicie las acciones respectivas para proteger su derecho debidamente concedido, evitando que terceros sin su autorización la usen, siendo la autoridad la llamada a acoger el pedido, siempre y cuando se configure el uso no apegado a derecho.
Acción por infracción de derechos El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular y, de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal a) del mencionado Artículo.
El literal a) contiene la prohibición de colocar una marca similar o idéntica sobre productos o servicios idénticos o similares para los cuales ya existe un registro previo, o sobre productos o servicios vinculados, o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, ya que se evidencia que el producto que no es originario del titular de la marca, está realizando un acto evidente de confusión. 1.10.
Elementos para calificar la conducta contenida en el literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486: El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1.10.1. Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca. 1.10.2.
Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. La vinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio, o aquellos que se utilizan para su Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT. 9 Proceso 501-1P-2016, prestación. Como ejemplos de vinculación tendríamos los siguientes: si con ocasión del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demás productos para prestar el servicio; o si con ocasión de la instalación de tapicería en cuero para autos se coloca el signo sobre dicha tapicería o sobre el automotor respectivo. 1.10.3.
Supuesto lil: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, es decir, de los mencionados en los supuestos | y ll. 1.10.4. El siguiente cuadro resume los parámetros de operación de los supuestos”: Sujeto Resumen del activo Sujeto pasivo supuesto Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca directamente para productos Supuesto | que sobre los aplicada sobre distingue mismos productos. productos. productos.
Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca | sobre productos | para servicios que vinculados a los | aplicada sobre SUPSSIolN distingue servicios que productos. servicios. distingue la marca protegida. Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca | sobre envases, para productos o que envolturas, servicios aplicada distingue embalajes o sobre envases, Supuesto Il productos o | acondicionamien | envolturas, servicios. tos de los embalajes o productos acondicionamient mencionados en | os de productos. los supuestos | y IM El Tribunal advierte que el literal estudiado no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado.
De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, El cuadro fue tomado de Interpretación Prejudicial del Proceso 367-IP-2015, anteriormente citada. 10 1.11. 1.12.
Proceso 501-IP-2016. mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. Elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486: Respecto al literal d) con esta prohibición se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, 1.12.1.El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.
La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.
Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.12.2.Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 1.12.3.Evento de presunción de riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los dos signos deben ser exactamente iguales. 1.13.
En el caso en concreto, se deberá analizar si el signo utilizado incurre en la causal antes analizada. 1.14. Conforme las disposiciones legales antes detalladas, la legislación comunitaria otorga al titular del registro de la marca la facultad para “impedir” determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el 11 Proceso 501-1P-2016. tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. 1.15.
Asimismo, este Tribunal señala que “de acuerdo con la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”, aspecto que se deberá verificar al resolver el proceso interno. 1.16. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios. 1.17.
Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivos. 1.18. Conforme a lo expuesto, dentro del proceso interno, se debe determinar si la demandada quiso perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de la sociedad demandante. 2.
De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusión, actos de competencia desleal por desviación de la clientela y actos de competencia desleai por aprovechamiento de la reputación ajena. De las acciones por competencia desleal.
2.1. ALIMENTOS SAN CHARBEL. afirma que los actos realizados por parte de DOGIA constituyen actos de competencia desleal, por aprovechamiento del signo STRACCIATELLA (denominativo). 2.2. El Artículo 259 de la Decisión 486, por su parte, se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual, aunque, como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa.
Estos son?: a) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. o Proceso 143-IP-2006. 0 Proceso 110-1P-2010. 12 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Proceso 501-1P-2016, c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Concepto de Acto Desleal El Artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos".
De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos!0, En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, este Tribunal considera que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidort!.
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo mencionado se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"12, La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios?3. 10 ” 12 Procesos 126-IP-2009 y 129-1P-2009.
Proceso 38-1P-98, Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45. Narvaez García, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316. 13 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 501-IP-2016, Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero, además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(publicidad engañosa, por ejemplo)"!*. Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente?S: 2.9.1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2.9.2.
Que el acto o la actividad sean indebidos. 2.9.3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, un acto será desleal cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto, la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción. 2.10. En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como 2.11. objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Actos de competencia desleal por confusión Gachamá, María Consuelo.
La Competencia Desleal. Ed, Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47. Proceso 217-IP-2015. 14 Proceso 501-1P-2016. 2.12. El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión", goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal18: a) b) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal”. 2.13.
Respecto de los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486 y, en especial, sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, se sostiene que en un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos. 2.14.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
Ibidem. Proceso 116-1P-2004. 15 2.15. 2.16. Proceso 501-1P-2016. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo?8, Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos??, 2.17.
Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitación 2.18. 2.19. se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud a que la imitación consiste en copiar las características de un producto o un servicio lo que acarrearía un riesgo confusión de confusión y/o asociación entre el público consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podría configurase en un acto de competencia desleal?.
Actos de competencia desieal por aprovechamiento de la reputación ajena El aprovechamiento de la reputación ajena puede, si se cumplen los requisitos para ello, dar lugar a actos de competencia desleal, En un mercado competitivo ganar prestigio es muy difícil; lograr posicionar una marca es un trabajo soportado en grandes esfuerzos empresariales.
Por lo tanto, si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico, estaríamos en frente de un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial. En el presente caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno se materializa en el hecho de que un competidor se cuelga o utiliza la fama, el prestigio o la notoriedad de determinada marca para distorsionar la competencia y causar perjuicio a un competidor, que bien podría ser la disminución de las ventas o la dilución de la capacidad distintiva de la marca?!. 21 Ibidem, Proceso 110-IP-2010.
Proceso 251-1P-2015. Proceso 145-1P-2011. 16 2.20. 2.21. 2.22. 2.23. 2.24, 2.25. 2.26. 3.1. Proceso 501-1P-2016. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si la acción desplegada por la demandada reúne los requisitos para ser considerada un acto de competencia desleal relacionado con la propiedad industrial. De las acciones de competencia desleal El Artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial?2, De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad.
Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal?*, En efecto, el Artículo 268 dispone que, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal?5, El Artículo 269 dispone, por su parte, que, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal?5, Por lo antes expuesto, en el caso en análisis deberá verificarse si en efecto la demandada incurrió en los actos desleales acusados Usos que no requieren la autorización del titular de una marca En atención al caso específico, es necesario analizar el contenido del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 23 24 25 26 Proceso 176-1P-2013.
Ibídem. Ibídem. ibidem. Ibidem. 17 3.2. 3.3. 3.4, Proceso 501-1P-2016, La normativa comunitaria prevé una conducta de excepción para el uso de la marca, regulada en el Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como sigue: El titular de una marca no puede oponerse al uso informativo de la misma, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones de manera concurrente”: 3.3.1.
Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio.
De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. 3.3.2, Que no sea utilizada a título de marca. Las marcas ajenas no pueden ser utilizadas a título de marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría incurriendo en una infracción de derechos de propiedad industrial. 3.3.3.
Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar un signo distintivo ajeno es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una Manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. 3.3.4.
Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente.
Es importante resaltar que los elementos constitutivos (condiciones) previstos en la excepción regulada en el Artículo 157, deben presentarse de forma concurrente, es decir, de manera simultánea*. 27 28 Sobre esto se puede se puede consultar ta interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2005 dentro del proceso 200-1P-2014. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 415-1P-2015 de 23 de junio de 2016. 18 Proceso 501-1P-2016. 3.5.
De conformidad con lo expuesto en la presente providencia y con el fin de resolver el asunto concreto, se deberá establecer si STRACCIATELA infringió derechos o si se cumplieron los supuestos previsto en la excepción planteada en el Articulo 157 de la Decisión 486, de conformidad con lo plasmado en la presente providencia. 4. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante La autoridad solicita el pronunciamiento del Tribunal sobre los siguientes aspectos: a) b) d) ¿Qué criterios deben emplearse para establecer si el uso en el comercio por parte de un tercero de una marca registrada afecta o no los derechos de su titular? Como se indica a lo largo del punto 3 de la presente Interpretación Prejudicial, el Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, claramente establece que un tercero podrá usar una marca registrada, sin consentimiento del titular en algunos casos, entre los que se incluyen, Usar la marca sobre productos vinculados, usar la marca sobre envases, envolturas o embalajes; o cualquier indicación cierta relativa a características del producto, siempre que lo haga de buena fe, y que tal uso se limite a propósitos de identificación o información. ¿Qué requisitos deben concurrir para determinar si el uso de una marca registrada por parte de un tercero se subsume en el supuesto de excepción que establece el primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486? La respuesta a esta pregunta guarda relación con la anterior y se encuentra desarrollada en el punto 3 de la presente Interpretación Prejudicial.
¿Cómo determinar si tal uso se efectúa o no a título de marca? Como se indica en la presente ponencia, las marcas ajenas no pueden ser utilizadas a título de marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría incurriendo en una infracción a los derechos de propiedad industrial de un tercero. ¿Puede considerarse lícito que un término en idioma extranjero (STRACCIATELLA) que accedió al registro en el año 1987 para distinguir helados, pueda ser utilizado hoy por un tercero para designar uno de los sabores de helados que expende en su estabiecimiento comercial? 19 Proceso 501-1P-2016, Sobre este tema, es preciso tener presente que los términos en idioma extranjero son considerados como términos de fantasía, al menos que se hayan convertido en términos de conocimiento general o se haya vuelto parte del lenguaje común. Por lo que, en el presente caso, se deberá determinar si el término STRACCIATELLA podría ser considerado como parte del lenguaje común o se trata de un término de fantasía. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno 09023-2014-0-1801-JR- CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Us > Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO rano Hugo Ramiro Gómez Apac MAGIST RADO MAGISTRADO E 20 Proceso 501-1P-2016, De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ——= A ). y Cecilia Luisa Ayltóf Quinteros ¡9 García Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21