TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2017 Proceso E 42-1P-2017 Asunto B Interpretación Prejudicial Consultante 8 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante S 3193-2014 Referencia B Nombre comercial PROFILMS (mixto) y marca PROTECFILMS (mixta).
Magistrado Ponente 8 Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 3193-2014-0/5t8 SECA-CSJLI-PJ del 8 de febrero de 2017, recibido vía correo electrónico la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 136, y de los Artículos 172 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 3193-2014; y, El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Protecfilms S,A.C,, L => 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 42-1P-2017 Demandados E Profilms S.A.C. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Hechos relevantes Con fecha 28 de diciembre de 2011, Profilms S.A.C. solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (en adelante, el Indecopi) la nulidad del registro de la marca PROTECFILMS (mixta), otorgada a favor de Protecfilms S.A.C.! el 20 de marzo de 2007, para distinguir productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza?, atendiendo a que es confundible con su nombre comercial PROFILMS (mixto), del que es titular desde el 26 de abril de 2000.
Nombre comercial Marca registrada Protecfilms: D [) nan Y 24 LAMINAS DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS El 19 de septiembre de 2012, mediante Resolución 3100-2012/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, declaró infundada la acción de nulidad interpuesta. El 19 de octubre de 2012, Profilms S.A.C. interpuso recurso de reconsideración, el mismo que fue considerado como apelación por la autoridad administrativa.
El 15 de marzo de 2013, Protecfilms S.A.C. absolvió la apelación manifestando que los signos confrontados no son confundibles y se adhirió a la apelación. El 30 de abril de 2013, mediante proveído de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi se denegó la adhesión de la apelación presentada por Protecfilms S.A.C. El 17 de diciembre de 2013, mediante Resolución 4379-2013/TPI- INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi Bajo Certificado 126500.
Clase 17: Láminas de polietileno para protección de vidrios y materias plásticas comprendidas en la clase. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 42-1P-2017 revocó el pronunciamiento emitido por la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi que declaró fundada la acción de nulidad. El 12 de mayo de 2014, Protecfilms S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa.
El 24 de septiembre de 2014, el Indecopi contestó la demanda. El 27 de octubre de 2014, Profilms S.A.C. contestó la demanda. 2.10.El 9 de junio de 2016, mediante Resolución N* 6, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú emitió sentencia, declarando infundada la demanda. 2.11.Con fecha 21 de julio de 2016, Protecfilms S.A.C. presentó recurso de apelación contra la sentencia de fecha 9 de junio de 2016. 2.12.Con fecha 27 de octubre de 2016, el Indecopi absolvió el traslado de la apelación. 2.13.
El 8 de febrero de 2017, mediante Oficio N* 3193-2014-0/5' SECA-CSJLI- 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. PJ, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentada por Protecfilms S.A.C. Se habria vulnerado el derecho a la debida motivación, debido a que la resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi no habría considerado que los signos no son confundibles. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi no debió otorgarle protección al diseño de uso común utilizado por Profilms S.A.C., debido a que diversas empresas suelen usar el diseño de una etiqueta con vértice doblado.
No se consideró su adhesión a la apelación, en la que se alega que Profilms S.A.C. no demostró el uso continuo del nombre comercial. Argumentos de la contestación presentada por el Indecopi Los signos confrontados son confundibles debido a que existiria vinculación entre las actividades económicas y los productos que distinguen los signos confrontados, y similitud gráfica entre dichos signos (diseño de una etiqueta rectangular con uno de sus vértices doblados y ocho letras ubicadas en los extremos de los signos). 4.2. 4.3. 44, 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6.2. 6.3. 6.4, Proceso 42-1P-2017 El vértice doblado no está presente en otras marcas y no es un signo genérico ni común. Los argumentos respecto al supuesto carácter descriptivo o común de la figura de un vértice doblado resulta improcedente toda vez que no ha sido materia de discusión en sede administrativa por lo que no puede ser introducido en sede judicial.
La resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi se encuentra debidamente motivada, y no se pronunció respecto al argumento de la adhesión (uso continuo del nombre comercial) debido a que la adhesión fue desestimada previamente sin ser cuestionada por la demandante. Argumentos de la contestación presentada por Profilms S.A.C. Se ha acreditado con facturas que utiliza el nombre comercial desde el 26 de abril de 2000, en diversos departamentos de la República del Perú, acreditando un uso continuo.
Los signos son confundibles a nivel gráfico, fonético y conceptual, La marca PROTECFILMS (mixta) es una imitación del nombre comercial PROFILMS (mixto) y distingue los mismos productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. Dada la similitud gráfica existente entre los mismos, se concluye que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia. El 9 de junio de 2016, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú emitió sentencia, declarando infundada la demanda al considerar que los signos son confundibles. Existe una vinculación competitiva entre los productos y las actividades económicas que distinguen los signos. Los signos comparten el mismo diseño estilizado de una etiqueta rectangular con uno de los vértices doblados, lo que aunado a que comparten las primeras sílabas y la misma terminación, genera un impacto visual muy similar.
No es posible tornar como válida la afirmación de que el “diseño estilizado de una etiqueta rectangular con uno de los vértices doblados” resulte ser 6.5. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8.1. 8.2. 8.3. Proceso 42-1P-2017 una figura genérica y de uso común y/o descriptivo de los tipos de productos que distingue, toda vez que la figura a la que se hace referencia no evoca a los productos o actividades relacionadas de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, y no se advierte de los actuados administrativos que la figura sea de uso común. No correspondía atender la solicitud de adhesión a la apelación debido a que la resolución que la rechazó no fue cuestionada, por lo que no se puede discutir en sede judicial lo que no ha sido materia de cuestionamiento en sede administrativa.
Argumentos de apelación presentada por Protecfilms S.A.C. No existe riesgo de confusión entre la marca registrada PROTECFILMS (mixta) y el nombre comercial PROFILMS (mixto). Los productos que distinguen los signos son diferentes (PROTECFILMS: láminas de polietileno para protección de vidrios y productos de materias plásticas y PROFILMS: suministro e instalación de láminas de seguridad para decoración y control solar para cristales de vehículos automotrices e inmuebles) y van dirigidos a consumidores especializados, que prestan un mayor grado de atención. No se tomó en consideración que el elemento figurativo en el cual se basa la semejanza entre los signos es de uso común, genérico y además descriptivo de los productos que distingue “láminas de seguridad”.
No se tomó en consideración su petición formulada mediante la adhesión a la apelación referido a la acreditación del uso continuo del nombre comercial, sin motivación alguna. Argumentos de la absolución de apelación presentada por el Indecopi Es evidente el riesgo de confusión entre el nombre comercial PROFILMS S.A.C. (mixto) usado por Profilms y el elemento relevante de la marca registrada PROTECFILMS (mixta), dado que presentan una impresión visual de conjunto similar y distinguen productos y servicios vinculados.
Los signos presentan el mismo diseño de una etiqueta rectangular con uno de los vértices doblados aunado al hecho de que comparten ocho letras que se encuentran ubicadas en los extremos de los signos. Los signos presentan una impresión visual de conjunto similar, La figura del vértice doblada que se aprecia en los signos confrontados no es una figura que esté presente en otras marcas registradas ni es genérico ni común. Los argumentos sobre el supuesto carácter descriptivo 8.4.
Proceso 42-1P-2017 o común del elemento figurativo son improcedentes al no haber sido materia de discusión en sede administrativa. Asimismo, en el escrito de demanda no se cuestionó la vinculación entre los productos y servicios que distinguen los signos, la existencia de vinculación entre los mismos constituye cosa decidida. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 136, y de los Artículos 172 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y solicitó que se explique lo siguiente: (i) ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para considerar que existe uso real, continuo y efectivo de un nombre comercial? En ese sentido, ¿cómo debe ser analizado el ámbito geográfico en este aspecto? (ii) ¿Qué criterios se deben tener en cuenta en la determinación de un mejor derecho de propiedad industrial cuando se encuentran confrontados una marca y un nombre comercial? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) bj) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
( )" “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con fo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135, La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el arlículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos a servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del filular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular, Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda,” Proceso 42-1P-2017 (ii) ¿Se pueden considerar confundibles una marca y un nombre comercial, que además de distinguir productos y servicios vinculados, se encuentran conformados por un elemento figurativo semejante y cuyos elementos denominativos relevantes comparten la mayoría de sus letras? (iv) ¿Cómo se acredita que un elemento conformante de un signo distintivo es de uso común en la clase? En todo caso ¿A quién corresponde acreditarlo? Procede la interpretación del Literal b) del Artículo 136, y de los Artículos 172 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente para el presente caso.
De oficio, procede interpretar el Literal g) del Artículo 135 y los Artículos 159, 190, 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, por ser materia de controversia la nulidad de un registro de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
( J” “Articulo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancias o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.
Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la compelencia, En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.” “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles, Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir,” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” Proceso 42-1P-2017 marca supuestamente concedido en contravención de lo dispuesto en el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión antes indicada, así como el alcance de la protección del nombre comercial.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN pon> Nos 1.1. 1.2. La nulidad de registro de marca. El nombre comercial. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre signos mixtos. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil. Preguntas formuladas por la corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad de registro de marca Profilms S.A.C. solicitó la nulidad de la marca PROTECFILMS (mixta), por la presunta confusión de dicha marca con el nombre comercial PROFILMS (mixto); en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema.
El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: - — La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486. - — La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona.
Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste hubiera sido efectuado de mala S “Artículo _193.- Conforme a la legistación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarto ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.” 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 42-1P-2017 fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca PROTECFILMS (mixta), incurre en la causal de nulidad relativa contemplada en el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artículo 172 de la misma norma. El nombre comercial Profilms S.A.C. sostiene ser titular del nombre comercial PROFILMS (mixto), sobre el cual sustenta la presente acción de nulidad, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.
El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.5 El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como * cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado.
No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.
Características del nombre comercial Las principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientes: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 40-IP-2013 del 9 de junio de 2013, p. 10. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-1P-2009 del 12 de noviembre de 2009. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 42-1P-2017 - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.
Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.
Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad juridica para los competidores”.? Este Tribunal también ha manifestado que: *( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.8 7 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial N* 581 del 12 de julio de 2000, Ibidem, 10 2.9.
Proceso 42-1P-2017 Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos, La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.2 2.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso 2.11. real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada país miembro.
Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.12.
Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 2.13.Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-1P-98. 11 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, Proceso 42-1P-2017 Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia La corte consultante solicitó que se explique cómo debe analizarse el ámbito geográfico de protección del nombre comercial, por lo que se desarrollará el presente acápite.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Es una realidad de los Países Miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas. ?0 En efecto, es usual y frecuente en los países miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el temitorio nacional.
Por tal razón, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual — OMPI menciona lo siguiente: “A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder de las fronteras de un país, los nombres comerciales a menudo distinguen a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio, En estos casos sería permisible, por ejemplo, que dos empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habria riesgo de interferencia ni de confusión, Esto tendrá necesariamente que apreciarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.” (Subrayado agregado) Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Caracas, 17 y 18 de junio de 1997, Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: OMPIMAO/CCS/97/1, p. 20.
En: http//www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI MAO CCS 97/OMPI MAO_CCS 97 1 E.pdf (Consulta: 30 de mayo de 2017). 12 Proceso 42-1P-2017 establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios!!: a) b) d) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso.
Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales. Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto.
Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor.?? Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada.
El grado de conocimiento de los signos en conflicto para establecer si tienen un nivel bajo, medio o alto de impacto en el consumidor. Así, se pueden aplicar, entre otros, los siguientes criterios: Nivel de afluencia de consumidores locales y turistas en el ámbito geográfico en que se desenvuelven los signos en conflicto. Entre mayor afluencia mayor nivel de impacto.
Utilización de canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto. Nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor de publicidad en medios masivos mayor nivel de impacto, La percepción del público consumidor para determinar la posibilidad de error en su elección, de conformidad con lo siguiente: Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Criterio del consumidor selectivo. Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros 13 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Proceso 42-1P-2017 Se entiende por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país. Es importante precisar que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios.
Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombres comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores. No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio.
Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un Acuerdo de Coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal, especificos de calidad, posicionamiento o estatus, Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. + Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 14 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 42-1P-2017 irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca PROTECFILMS (mixta) y el nombre comercial PROFILMS (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en las causales de irregistrabilidad previstas en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (-) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación;
(..)" Como se desprende de estas disposiciones, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero o a un nombre comercial protegido, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.?3 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 13 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 15 4,4. 4.5. 4.6.
Proceso 42-1P-2017 Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:1* a) b) d) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual (o ideológica): se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:15 a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor 14 15 Ibidem. Ibidem, 16 Proceso 42-1P-2017 difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención ai adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 17, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de los mismos. (ii) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. *6 le Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 17 4.7. 4,8. 4.9. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 42-1P-2017 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En conclusión, en el caso materia de análisis se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con las reglas y pautas antes desarrolladas. Comparación entre signos mixtos En tanto que la acción de nulidad se sustenta en la presunta confusión entre la marca PROTECFILMS (mixta) y el nombre comercial PROFILMS (mixto), es necesario que estos se comparen teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y gráficos.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 1? Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.'8 17 18 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos.
Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editortal Montecorvo $S.A., pp. 239 y 240. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 18 Proceso 42-1P-2017 En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?! Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. 5.5. abstractos. 19 5.6. siguiente:20 denominativos: mercado. definición.?22 19 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016.
Es) Ibidem. 21 22 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s,-ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 19 b) (iii) (iv) (v) Proceso 42-1P-2017 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto,. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: () (ii) (ii) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. Ei concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 20 5.7. 6.2. 6.3.
Proceso 42-1P-2017 (iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe. (v) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (vi) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.23 c) Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil En el presente caso la corte consultante nos pregunta sobre los elementos de uso común en un signo. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.
El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) consistan exclusivamente oO se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(..)” En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado De modo referencial, ver Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10. 21 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. Proceso 42-1P-2017 exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.
En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.?4 En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias.
Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”.25 Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?28 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del 24 25 26 Ver Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 378-1P-2016 del 09 de marzo del 2017, p.5.
OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p.71. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 22 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. Proceso 42-1P-2017 público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 2? Es pertinente señalar que la palabra o frase que constituye un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, puede también tener esa naturaleza con relación a los productos o servicios de otra clase, si es que entre ellos hay vinculación o conexión competitiva.
Sin embargo, considerando la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, habrá situaciones en las que, pese a existir dicha vinculación o conexión competitiva, la palabra o frase que es un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, no lo será con relación a los productos o servicios de otra clase.
Dicho en otras palabras, que una palabra O frase sea un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, no implica que también lo sea, necesariamente, respecto de los productos o servicios de otra clase, pese a existir entre ellos vinculación o conexión competitiva. El hecho de que se dé esta circunstancia —la vinculación o conexión competitiva—, no significa que haya que efectuar una extrapolación automática, sino que habrá que considerar, caso por caso, si lo que califica como término genérico, técnico, descriptivo o de uso común para los productos o servicios de una clase también califica como tal con relación a los productos o servicios de otra clase.
La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la Clase 17 de la Clasificación Intemacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Preguntas formuladas por la corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de 27 De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 23 7.4. 7.2. 7.3. 7.4, Proceso 42-1P-2017 las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Qué criterios se deben tener en cuenta para considerar que existe uso real, continuo y efectivo de un nombre comercial? En ese sentido, ¿cómo debe ser analizado el ámbito geográfico en este aspecto? En relación con la pregunta formulada sobre qué criterios se deben tomar en cuenta para considerar que existe un uso real, continúo y efectivo en el mercado se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.
Tratándose de la pregunta formulada sobre cómo debe ser analizado el ámbito geográfico del nombre comercial se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta en la determinación de un mejor derecho de propiedad industrial cuando se encuentran confrontados una marca y un nombre comercial? En el caso de nombres comerciales se deberá acreditar el uso previo del signo a efectos de evaluar la existencia de un mejor derecho de propiedad, sin perjuicio de los criterios señalados en el numeral 3.4 del Tema 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.
¿Se pueden considerar confundibles una marca y un nombre comercia!, que además de distinguir productos y servicios vinculados, se encuentran conformados por un elemento figurativo semejante y cuyos elementos denominativos relevantes comparten la mayoría de sus letras? En relación con la pregunta formulada, para determinar si son confundibles una marca y un nombre comercial que además de distinguir productos y servicios vinculados, se encuentran conformados por un elemento figurativo semejante y cuyos elementos denominativos relevantes comparten la mayoría de sus letras, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en los Temas 4, 5 y 6 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.
¿Cómo se acredita que un elemento conformante de un signo distintivo es de uso común en la clase? En todo caso ¿A quién corresponde acreditarlo? En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 6 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. 24 Proceso 42-1P-2017 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno N* 3193-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. i MÍ CHE U L RA? Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 25 Proceso 42-1P-2017 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. a Cecilia Luisa Ayllóñ Quinteros j PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26