TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de mayo de 2017 Proceso: 211-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00307 Referencia: Signo involucrado: RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1793 de 6 de mayo de 2016 recibido vía correo electrónico el 10 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135, 136 literales a) y e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00307; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 2.1. 2.2.
Proceso 211-1P-2016.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPITULO EJE CAFETERO RISARALDA. Hechos relevantes El 16 de septiembre de 2011, CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPITULO EJE CAFETERO RISARALDA (en adelante, CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, el registro como marca del signo RUTA DEL CAFE AROMA DE UN PUEBLO (mixta)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 16? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 640, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. Expediente interno 11-120706. Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografias; artículos de papelería, adhesivos pegamentos de papeleria o para uso domésticos; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar no comprendidas en otras clases; caracteres de imprenta; clichés de imprenta y en especial revistas.
Periódicos y publicaciones especializadas y dirigidas a promover los recursos y atractivos turísticos de la región cafetera colombiana. 2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 211-1P-2016, El 16 de mayo de 2012, mediante Resolución 30696, la Directora de Signos Distintivos de la SIC resolvió conceder el registro del signo RUTA DEL CAFE AROMA DE UN PUEBLO (mixto).
De manera oportuna y dentro del término legal, la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA, presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 30696 fundamentando ser la titular de la obra literaría denominada RUTA DEL CAFÉ, así como del nombre comercial RUTA DEL CAFÉ para identificar servicios de turismo. El 27 de diciembre de 2013, la SIC contestó la acción de nulidad interpuesta.
De la misma manera, dentro del término legal, el tercero interesado CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO, compareció dentro de la acción de nulidad interpuesta. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia, en cumplimento del Auto de 30 de marzo de 2016, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135, 136 literales a) y e) y 172 de la Decisión 486.
Argumentos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho formulada por la Cámara de Comercio de Armenia La Cámara de Comercio de Armenia presentó un proyecto denominado “LA RUTA DEL CAFE” que consistia en consolidar un modelo turístico competitivo y sostenible, integrado al desarrollo económico y social de la Región Cafetera mediante alianzas público-privadas buscando, mediante la creación de un producto turístico innovador, incrementar el flujo, la permanencia y el consumo de turistas nacionales e internacionales.
El 8 de abril de 2011, se realizó una “Cumbre de Eje Cafetero para el Desarrollo Regional” entre gobernadores de Risaralda, Caldas y Quirindio, con el fin de consolidar los tres departamentos, para efectos de la explotación turistica y económica de la región, analizando diferentes proyectos, principalmente, el denominado “Ruta del Café”. Con pleno conocimiento del proyecto denominado “RUTA DEL CAFÉ”, CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO, solicitó el registro de RUTA DEL CAFÉ con diferentes presentaciones marcarias en diferentes Clases de la Clasificación Internacional de Niza.
El desarrollo del proyecto en sí mismo considerado y su título RUTA DE CAFE, constituyen obras de carácter literario y artístico. A 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. Proceso 211-IP-2016.. El signo concedido, es una infracción a los derechos de autor. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte de la SIC La resolución impugnada no ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el contrario, las decisiones se fundamentaron en la normatividad vigente, jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso.
Frente al argumento referente a que, es evidente que el proyecto denominado RUTA DEL CAFÉ constituye una obra literaria, y por ende el haber tomado su nombre y haberlo registrado constituye una violación al Derecho de Autor carece de sustento, toda vez que debe probarse la existencia del derecho de autor para efecto de reclamar su protección, lo cual no ha sucedido en el presente caso.
Que el proyecto RUTA DEL CAFÉ, busca promover el turismo nacional e internacional, mientras que la marca concedida RUTA DEL CAFE AROMA DE UNA PUEBLO (mixta) busca proteger los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte de CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO La “RUTA DEL CAFÉ” no es una obra literaria y por lo tanto no recaen derechos ni morales ni mucho menos patrimoniales.
La "RUTA DEL CAFÉ" tampoco es un nombre comercial que identifique una actividad económica, empresa o establecimiento mercantil. La Cámara de Comercio de Armenia no demostró de manera real y relevante el uso de la expresión "RUTA DEL CAFÉ” como nombre comercial. Inexistencia de confusión entre los productos que identifica la marca concedida RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO y la actividad mercantil identificada con el nombre comercial RUTA DEL CAFÉ. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 135, 136 literales a) y e) y 172%, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos 4 HO Proceso 211-1P-2016, susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (..) a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; e) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores." “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) b) c) d) e) ) D m) 0) o) p) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; carezcan de distintividad; consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma especifica; puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, asi como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si et signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con ta variedad; o sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 5 “5 Proceso 211-1P-2016, No obstante, procede la Interpretación Prejudicial únicamente del Artículo 136 toda vez que no se analizará lo relacionado al concepto de marca ni la falta de distintividad como causal de nulidad.
De oficio se interpretan, los artículos 136 literales b) y f), 190 y 191 de la Decisión Andina 486*, en consideración a que la controversia se discute la figura de nombre comercial e infracción de derechos de autor. ( ) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos (-..) “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135, La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe, Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales ta marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.” d 1.2. 1.3.
Proceso 211-IP-2016, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Nombre comercial y su protección. Prueba de uso. Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre signo y el título de la obra. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Nombre comercial y su protección. Prueba de uso La sociedad demandante afirma que es titular del nombre comercial RUTA DEL CAFÉ porlo que la marca solicitada habría sido concedida en violación del literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, en razón de lo cual se analizará este tema.
El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial5, El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:.
El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título Xl de la Decisión 486.
En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión. “Articulo 190.- Se entenderá por nombre comercia! cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” Proceso 40-1P-2013.
“5 1.4. 1.5. Proceso 211-1P-2016.. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella..
El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social*- Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.
De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:? El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título X) de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre: en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. Proceso 45-1P-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en ta Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 581, de 12 de julio de 2000. 8 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.
Proceso 211-1P-2016, protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso es constante teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados.
El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. $: La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de Proceso 24-1P-2011. 1.10. 1.11 1.12.
Proceso 211-1P-2016. registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados?. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 10, Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas Uu orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1* Dentro del proceso interno, se deberá verificar que el nombre comercial RUTA DEL CAFE, fue utilizado de manera real, sustancial y constante de acuerdo a lo determinado en la presente Interpretación Prejudicial.
Protección en relación con signos idénticos y similares 1.13.El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación.!2 1.14.
Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de 1.15. un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior. 13 Por otro lado, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos 12 13 Revisar Proceso 99-1P-2014, Revisar Proceso 6-1P-2015.
Ibidem. Revisar Proceso 168-1P-2012. Ibidem 10 Proceso 211-1P-2016. o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional. ** 1.16.Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus caracteristicas son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 15 Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre signo y el título de la obra La demandante considera que al momento de conceder el registro de RUTA DEL CAFE AROMA DE UN PUEBLO (mixto) a favor de CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO se ha violentado su derecho de autor respecto del proyecto denominado RUTA DEL CAFÉ el cual es catalogado como una obra literaria.
Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.6 Si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor, recae en la figura de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486" De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del Artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste. 1 15 16 Ibidem Ibidem Proceso 179-1P-2013. 11 Ch 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 211-1P-2016, En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. 1? La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. 18 En relación a dicha necesidad de protección, el registro en el caso de obras artisticas o literarias es declarativo y no constitutivo de derechos.
Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. 2.10. No se debe olvidar que el principio de la protección marcaria no está basado 2.11. solo en la creación, sino en la utilización, es decir se protege un signo compuesto por palabras, letras, gráficos, figuras, etc., que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.
Por lo tanto, una marca para ser tal, no necesita tener las características de originalidad, bastará que sea lo suficientemente distintiva frente a un tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios. En este sentido la independencia entre regímenes permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también el registro de su título como marca, pero en este caso no para distinguir la obra, sino para identificar un producto o servicio.
Es lo que ocurre con las grandes productoras cinematográficas cuando registran el nombre de sus películas como 1 +8 Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21. Proceso 98-1P-2014, de 29 de abril de 2015. “Infracción de derechos de autor”, 12 2.12. 2.13.
Proceso 211-IP-2016, marcas, para comercializar diferente clase de productos y servicios. Es Walt Disney el ejemplo más connotado.** Ahora bien, si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas.
Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección del título responde incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente. En efecto, es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia, etc.); los comunes o banales (v.g.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.).
Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas, pero del mismo género.? 2.14. Si no se concibe un monopolio de explotación sobre una obra carente de originalidad, tampoco puede concebirse un derecho exclusivo sobre un título que adolezca de ese mismo requisito.? 20 21 Procesos: 32-1P-1997 de 2 de octubre de 1998.
Marca: Terminator. Proceso 47-1P-2015 de 3 de junio de 2015. Marca: Figura humanizada de una ave (mixta). Sobre esto se pude ver la interpretación Prejudicial 32-1P-97 de 2 de octubre de 1998. Sobre el punto ANTEQUERA PARILLI comentó: “El título de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasia, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido.
(.--) “Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el titulo puede tener etementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra. “Así, la diferencia entre los titulos originales, como la 'Doña Bárbara'de Gallegos, las 'Lanzas Coloradas' de Uslar Pietri o 'El General en su laberinto' de Garcia Márquez, en comparación con los titulo genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como “Amor”, 'Tú'o 'La Noche”, €.) “La protección del título distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la 13 Proceso 211-1P-2016. 2.15.
De ahí que la prohibición a que se refiere el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, deba ser interpretada en concordancia con la protección que se hace del derecho de autor, específicamente en relación con el título de la obra. En consecuencia, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca, resulta indispensable que: - Se trate de un titulo protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión. - El uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión. 2.16.
Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho titulo sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.
“El ámbito apropiado y especifico para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, como parte de la obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el titulo tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal), de manera que los títulos genéricos y los nombre propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o indole de la obra (v.gr.: diccionario", enciclopedia, “recopilaciones, etc.), o si se trata de nombres de personajes históricos, histórico-dramáticos O literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal).
(-) Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el titulo de la misma, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, O para impedir que se use dicho título para identificar a otra creación, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra.
( J (Derecho de Autor, 2da. Edición, Tomo 1, Caracas Venezuela, 1998, pág. 147. Lo resaltado corresponde a la presente sentencia). 14 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. ke 2.21. e Proceso 211-1P-2016. obra”. Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcario, y que no existe en el derecho de autor.
Ello daría lugar a un conjunto de prácticas desleales: sucedería, por ejemplo, si una persona deseara tener el monopolio absoluto de una marca o de muchas, como si fueran notorias, para lo cual le bastaría con crear alguna obra de poca dificultad, ponerle un título más o menos original, y lograr, incluso sin necesidad de inscribirlo en un registro, oponerse a toda marca y respecto de cualquier producto y clase que pretendiera identificarse con cualquiera de esos títulos.
Se pondría en riesgo, como consecuencia, el sentido del derecho marcario, por cuanto resultaría más efectivo acudir sistemáticamente a las oficinas de derecho de autor para registrar tales obras obteniendo de esta manera monopolios absolutos, como si se tratare de marcas notorias, e incluso sin que sea necesario probar la notoriedad, y luego acudir ante la oficina de registro marcario, simplemente para hacer oposiciones o para obtener transacciones ventajosas con base en la supuesta necesidad legal de “autorización”, que deba ser otorgada para usar cualquiera de los títulos de dichas obras como marcas.
Ahora bien, el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente: “Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:( ) 1) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.
Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, por cuanto no se protegen obras genéricas ni banales. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.
Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad. Por lo tanto, en el caso específico, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486, deberá considerarse 15 Proceso 211-IP-2016. si el título de la obra denominada Proyecto Ruta del Café resulta ser protegible por el derecho de autor y a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta amparar en el mercado, el signo solicitado RUTA DEL CAFE AROMA DE UN PUEBLO (mixto), ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00307, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00307 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA 0 ) Hernáfi Romero Zambrano Hugo Ramiro Góm e AGISTRADO MAGISTRADO es 16 Proceso 211-1P-2016, De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 1 [ nv Cecilia Luisa utero - PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17