TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de junio de 2017 Proceso: 5-1P-2017 Asunto 3 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 8 2010-00009-00 Referencia B Marcas involucradas LA ESPAÑOLA (mixta) vs LA ESPAÑOLA (mixta) Magistrado Ponente E Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 5349 de fecha 13 de diciembre de 2016, recibido via correo electrónico el 11 de enero de 2017, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal a) del Artículo 136, y de los Artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N” 2010-00009- 00; y, El Auto de fecha 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Aceites del Sur - COOSUR S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 5-1P-2017 Demandado E Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero Interesado: Kouprey S.A. Hechos relevantes El 12 de mayo de 2005, Kouprey S.A. (en adelante, Kouprey) solicitó! ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC), el registro como marca del signo LA ESPAÑOLA (mixto)?. eo! PRODUCTOS LA ESPAÑOLA El 30 de junio de 20065, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial N* 553, ante lo cual Lina Maria Facundo Rincón formuló oposición, señalando que el signo solicitado hace referencia a una procedencia geográfica, induciendo a error al consumidor.
Mediante Resolución N* 22065 de fecha 30 de abril de 2009, se declaró infundada la oposición presentada y se le concedió a Kouprey la marca LA ESPAÑOLA (mixta), inscrita bajo certificado 380327. Aceites del Sur - COOSUR S.A. (en adelante, Coosur) presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho3 contra la Resolución N* 22065 de fecha 30 de abril de 2009 con base en su marca LA ESPAÑOLA (mixta) inscrita bajo certificado 3888071, y vigente hasta el 22 de abril de 2012, Expediente Administrativo N* 05-045776.
Clase 29: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; especialmente jamón, mortadela, salchichas, salchichones, chorizos, pasteles y rollos de carne, productos embutidos, procesados y/o madurados de carne, pescado, aves y caza. De la revisión del expediente no se aprecia la fecha de presentación de la acción. Clase 29: grasas comestibles y conservas. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Proceso 5-1P-2017 Mediante Auto de fecha 6 de abril de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la acción interpuesta. El 3 de noviembre de 2010, la SIC contestó la demanda. Mediante Auto de fecha 23 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal.
Argumentos de la demanda de Coosur La Resolución N* 22065 de fecha 30 de abril de 2009 viola el derecho que le confiere la ley a Coosur como titular exclusivo de la marca registrada LA ESPAÑOLA (mixta), correspondiente a la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, con Registro 388807. El signo LA ESPAÑOLA (mixta) otorgado a favor de Kouprey es irregistrable como marca y, por tanto nula, en virtud de que es confundible con su marca registrada.
Mediante Sentencia del Consejo de Estado del 30 de agosto de 2007 (Expediente 2002 0316), fue ordenada la concesión de la marca LA ESPAÑOLA (mixta) a favor de Coosurs5, El auto ordenando el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia del Consejo de Estado no fue emitido por la SIC sino hasta el mes de octubre de 2009, Al respecto, es preciso indicar que: - Mediante la Resolución N* 34461 del 25 de octubre de 2001, se concedió el registro de la marca LA ESPAÑOLA (mixta) a favor de Coosur y se declaró infundada la oposición presentada por Carbonell y Compañía de Córdoba S.A. - — Por Resolución N” 8908 del 20 de marzo de 2002, se revocó la Resolución N* 34461. - — Mediante la Sentencia del Consejo de Estado del 30 de agosto de 2007 se declaró nula la Resolución N* 8908. 3 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, Proceso 5-1P-2017 Teniendo en cuenta que la Sentencia del Consejo de Estado del 30 de agosto de 2007, ya había sido emitida para el momento en que se realizó el examen de registrabilidad del signo solicitado por Kouprey, la SIC debió denegar el registro de dicho signo. Existe riesgo de confusión entre los signos confrontados teniendo en cuenta que estos generan la misma impresión global y visual, por lo que el público consumidor podría pensar erróneamente que las marcas son el mismo signo, y que estas provienen del mismo origen empresarial.
El uso de la expresión “productos” en la marca registrada a favor de Kouprey no le otorga mayor distintividad frente a la marca registrada a favor de Coosur, además de que carece totalmente de elementos ortográficos, gráficos o fonéticos que la diferencie. Entre los productos que buscan distinguir los signos enfrentados, hay una evidente conexión competitiva, toda vez que los mismos se encuentran incluidos en la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo complementarios e intercambiables entre sí. Argumentos de la contestación de la SIC La Sentencia del Consejo de Estado del 30 de agosto de 2007, fue notificada el 12 de agosto de 2009, fecha en la cual la SIC ya había expedido la Resolución N* 22065 de fecha 30 de abril de 2009.
A pesar de que en ambos signos confrontados se alude a la expresión “La Española”, desde el punto de vista gráfico las expresiones resultan disímiles, como quiera que en la primera de ellas se caracteriza a una bailarina de danza española y en la segunda se representa a una mujer recolectora. El término empleado en común bien puede sugerir el origen o procedencia de un producto, lo cual se hace más evidente al encontrarse uno de los signos acompañado de la expresión “aceite de oliva", producto de uso culinario de especial origen y tradición europea, en especial del área del mediterráneo, particularmente España, Italia y Grecia. Resulta inconducente y extralimitado en el ejercicio de los derechos fundamentar una oposición o un alegato mediante la reivindicación de exclusividad de una expresión no monopolizable, como lo sería en este caso la denominación "La Española" empleada en la conformación de los signos. 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.
Proceso 5-1P-2017 Ante la ausencia de similitudes susceptibles de generar confusión entre los signos confrontados, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto. Argumentos del tercero interesado Kouprey El cotejo marcario realizado por la SIC, en el cual se analizó la confundibilidad de los signos y se lo descartó, fue correcto.
Kuoprey tiene otro registro de marca LA ESPAÑOLA (mixta), para distinguir frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermelada; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos, productos también de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha marca fue solicitada el 15 de febrero de 1995 y concedida definitivamente el 4 de octubre de 2002 con Certificado 255113, ay PRODUCTOS LA ESPAÑOLA Coosur, a pesar de reconocer que la precitada marca está vigente, le parece que su marca —solicitada el 24 de abril de 1997 en la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y que fue finalmente otorgada en octubre del 2009— puede ser oponible al registro que se discute.
En el otorgamiento de la marca LA ESPAÑOLA (mixta) a favor de Coosur, ni la SIC ni el Consejo de Estado tuvieron en cuenta la preexistencia de la marca LA ESPANOLA (mixta) registrada con anterioridad en la misma clase a favor de Kuoprey. En consecuencia, si se consideró que la marca LA ESPAÑOLA (mixta) registrada a favor de Kuoprey con Certificado 255113 es diferente a la marca LA ESPAÑOLA (mixta) registrada a favor de Coosur con Certificado 388807, entonces necesariamente debe considerarse que la marca LA ESPANOLA (mixta) registrada a favor de Kuoprey con Certificado 380327, es diferente a la marca registrada a favor de Coosur.
En el presente caso, con el otorgamiento de la marca a favor de Kuoprey no se configura la afectación indebida al derecho de Coosur, toda vez que el signo en cuestión es idéntico a uno solicitado con anterioridad y vigente para la misma clase y para el mismo titular, solo que para productos diferentes. 5 5.7. 5.8. Proceso S-1P-2017 Las marcas enfrentadas son casi idénticas, salvo la parte gráfica.
Sin embargo, la SIC no consideró esta confundibilidad, pues de haberlo hecho hubiera denegado el signo en el que ahora se basa la demandante. La expresión LA ESPAÑOLA, que forma parte del signo solicitado, no es descriptiva. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal a) del Artículo 136, y de los Artículos 154 y 155 de la Decisión 486% de la Comisión de la Comunidad Andina.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retralos, eliquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; 8) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de tos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; 6 Proceso S5-1P-2017 No procede la interpretación de los Artículos 134, 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina toda vez que no es materia controvertida qué signos son aptos para constituir una marca, ni los derechos que otorga al titular el registro de una marca.
Por lo tanto, solo se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, y, de oficio, el Literal e) del Artículo 135, el segundo párrafo del Artículo 151 y el Artículo 172 de la misma normativa”, toda vez que los signos descriptivos, la conexión competitiva y la nulidad de registro de una marca son materias controvertidas. d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando fal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 6) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( J" “Artículo 151.- ( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decrelará de oficio o a Solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedida en contravención con lo dispuesto en los articulos 134 primer párrafo y 135, La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” 7 pa o 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 5-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad de registro de marca.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Conexión competitiva entre productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Signos conformados por denominaciones descriptivas. La marca débil. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad de registro de marca En el proceso interno, Coosur solicitó la nulidad de la marca LA ESPAÑOLA (mixta) otorgada a favor de Kuoprey, por la presunta confusión de dicha marca con su marca LA ESPAÑOLA (mixta); en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema.
El Articulo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: a) La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento juridico y mo de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486. b) La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona.
Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
De acuerdo con lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca LA ESPANOLA (mixta), incurre o no en las causales de nulidad relativa contempladas en el Literal a) del 8 2.1. 2.2. Proceso 5-1P-2017 Artículo 136 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artículo 172 de la misma norma. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca LA ESPAÑOLA (mixta) registrada a favor de Kuoprey es confundible o no con la marca LA ESPAÑOLA (mixta) registrada a favor de Coosur, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse corno marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directa, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecta, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Ver interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 9 Proceso S5-1P-2017 2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? 2.4 a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:10 a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes, y tbidem. Ibidem. 10 Proceso S5-1P-2017 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Alefectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 29, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de los mismos. (li) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. ** 2.5 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes dy Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 1 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Proceso 5-1P-2017 de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado. Comparación entre signos mixtos De acuerdo a lo alegado por Coosur, existiría confusión entre la marca LA ESPAÑOLA (mixta) registrada a su favor y la marca LA ESPAÑOLA (mixta) registrada a favor de Kuoprey; en ese sentido, es pertinente analizar el presente tema.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 12 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.13 En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 3.6 Proceso 5-1P-2017 colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.?* Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 15 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos controntados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (li) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.1? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016.
Ibidem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “texema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráís, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico.
La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y —- es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -S, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 13 b) (iii) (iv) (v) Proceso 5-1P-2017. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (1) (ii) (iii) (iv) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.
Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe. 14 uz 3.7 4.1 4.2 Proceso 5-1P-2017 (v) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (vi) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 18 c) Sial realizarla comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.?? Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Conexión competitiva entre productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza Dado que en el proceso interno, la demandante ha señalado que entre los productos que buscan distinguir los signos enfrentados existe conexión competitiva, corresponde analizar el presente tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.20 18 19 De modo referencial, ver Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, tos Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 15 4.3 4.4 Proceso 5-1P-2017 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?! Para apreciar la conexión competitiva entre productos tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos Existe conexión competitiva cuando los productos en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.
La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto es competidor de otro producto, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la _disimilitud de los productos y servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, 16 Proceso 5-1P-2017 uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.5 Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor 17 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Proceso 5-1P-2017 razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
Signos conformados por denominaciones descriptivas. La marca débil En el presente caso, Kouprey señaló que el término “LA ESPAÑOLA” no es descriptivo respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.22 El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consístan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción uotros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones O indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.22 Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer De modo referencial, ver Proceso 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.
De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 de fecha 25 setiembre de 2015. 18 5.6 6.1 6.2 6.3 Proceso 5-1P-2017 una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?4 Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.
Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones Kouprey señaló que en el otorgamiento de la marca LA ESPAÑOLA (mixta) a favor de Coosur, ni la SIC ni el Consejo de Estado tuvieron en cuenta la preexistencia de la marca LA ESPANOLA (mixta) registrada con anterioridad en la misma clase a su favor. Por lo que, sostuvo que si se consideró que la marca LA ESPANOLA (mixta) registrada a favor de Kuoprey con Certificado 255113 es diferente a la marca LA ESPANOLA (mixta) registrada a favor de Coosur con Certificado 388807, entonces necesariamente debe considerarse que la marca LA ESPAÑOLA (mixta) registrada a favor de Kuoprey con Certificado 380327, es diferente a la marca registrada a favor de Coosur.
En atención a lo señalado por Kouprey, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada pais miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es asi como el Capítulo Il de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.25 De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 640-1P-2015 del 26 de agosto de 2016. 19 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 Proceso 5-1P-2017 Es preciso destacar que la referida autonomia se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.?6 En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas.?7 En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes.
En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros.?8 De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad del mismo país que denegó el registro.?2 Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.30 Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas oposiciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. 20 Proceso 5-1P-2017 queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como de la concesión o de la denegación del registro solicitado.31 6.10 Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que 6.11 es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.32 No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.33 6.12 En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que este cuente con registro de marca en otros paises miembros o no de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 6.13 Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de Propiedad Intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
“4 32 Ibidem. Ibidem. Ibidem. 21 Proceso 5-1P-2017 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno N” 2010-00009-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. h [--- FA] NAS Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán ambrano. Hugo Ramiro Gómez Apac STRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, / FER E NÑ e L = LA El Ab Cecilia Luisa Ayller Quinteros Sustávo Gafcía Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22