Proceso: 25-IP-2017 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de junio de 2017 Proceso E 25-AP-2017 Asunto B Interpretación Prejudicial Consultante E Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante E 2016 - 203775 Referencia E Infracción a la marca registrada EGO (mixta), marca tridimensional y diseño industrial Magistrado Ponente B Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 1003-029 del 26 de enero de 2017, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2016 - 203775, y, El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante Demandado Quala S.A. Prebel S.A. Hechos relevantes Proceso 25-1P-2017. El 5 de octubre de 2016, Quala S.A. (en adelante, Quala) interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal contra Prebel S.A. (en adelante, Prebel) en base a los elementos de propiedad industrial de su titularidad.

SIGNO BASE DE LA DENUNCIA PREBEL ELEMENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE TITULARIDAD DE QUALA ELEMENTO REPRESENTACIÓN CERTIFICADO | CLASE Marca mixta 390489 y EGO Clase 3: Jabones; champú, lociones para el cabello, gel para el cabello, productos capilares. Proceso 25-1P-2017 Marca 445632 Ko tridimensional SS Diseño Industrial 5337 09 - 013 Ctase 3: Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y geles fijadores para el cabello; dentifricos, champú. Clasificación 9 - 1 de la Clasificación internacional de Locarno: Botellas, frascos, tarros, bombonas, recipientes provistos de un sistema a presión. > 4Jf7 U 2.2. 2.3. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Proceso 25-1P-2017 Con fecha 14 de diciembre de 2016, Prebel contestó la demanda interpuesta por Quala. El 17 de enero de 2017, mediante Auto 2437 la Entidad consultante ordenó solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Quala. La marca EGO distingue un producto ampliamente conocido por el consumidor colombiano, que identifica la marca con su envase característico.

La marca, su envase y etiqueta tienen una protección marcaria reforzada por el reconocimiento de la notoriedad de la marca EGO en países miembros de la Comunidad Andina como Colombia y Perú. La alta recordación de la marca no se limita a la parte nominativa del signo, sino a todo el conjunto distintivo con el que el producto se comercializa y es adquirido por el consumidor.

Prebel ha venido comercializando su línea de productos ARDEN FOR MEN haciendo uso de un envase y presentación altamente semejante a las marcas y diseño industrial de titularidad de Quala. La elección del empaque por parte de Prebel para identificar su champú no fue al azar, sino que, apartándose de los usos honestos y buenas prácticas comerciales, decidió comercializar su champú con una forma de presentación altamente similar a la de Quala, con el propósito de generar confusión en el consumidor y explotar la reputación con que cuenta la marca EGO.

ARDEN FOR MEN no es una marca reconocida en la categoría de champús para hombres, por lo que al mostrarle a los consumidores el envase usado para comercializar dicha marca (sin exponer la etiqueta), el 3.7. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. Proceso 25-1P-2017 72% de los mismos relacionó dicho envase con la marca EGO, y ninguno de ellos con la marca ARDEN FOR MEN.

ARDEN FOR MEN es una marca registrada en Colombia desde hace varios años; sin embargo, fue solo hasta finales del año 2015 que Prebel decidió realizar el lanzamiento de su champú ARDEN FOR MEN usando una presentación comercial que infringe los derechos de propiedad industrial de Quala y configurando actos de competencia desleal. Argumentos de la contestación presentada por Prebel.

Prebel no ha realizado ningún tipo de acto de competencia desleal, por lo que no tiene ningún sentido ordenarle que deje de cometer dichos actos. No existe riesgo de confusión entre los signos confrontados. Prebel no ha realizado ningún tipo de infracción a los derechos de propiedad industrial de Quala, por lo que no tiene ningún sentido ordenarle que deje de infringir dichos derechos.

En vista de que no hay ningún acto de competencia desleal ni infracción contra los derechos de propiedad industrial de Quala, no corresponde pagar las costas ni las agencias en derecho del proceso. La SIC, al momento de conceder la marca mixta EGO, fue enfática al afirmar que en ella predomina el elemento denominativo y que la forma solicitada como marca es débil por radicar en elementos de uso frecuente.

El diseño industrial base de la infracción no se encuentra en uso en el mercado. Debe probarse que el producto EGO es actualmente ampliamente conocido por el consumidor colombiano. La notoriedad alegada por la demandante ha sido reconocida por la SIC en cuanto al aspecto denominativo, no en cuanto a su envase y etiqueta. No hay prueba alguna que demuestre que el público consumidor identifica la marca con su envase característico, en tanto los productos marca EGO de Quala vienen en diversas presentaciones. 4.10.ARDEN FOR MEN es una marca conocida dentro de la categoría de champús. 4.11.

Al mostrar ambos envases, las personas reconocen que tienen esa forma 1 en función con la practicidad y ergonomía. Z> Proceso 25-1P-2017 4.12.El 86% de las personas encuentra diferencia entre ambos empaques, en donde la forma de este es el aspecto que más resaltan como diferente. Esto hace que casi 7 de 10 personas aseguren que los empaques no se confunden. 4.13.

Prebel ha comercializado productos en un envase muy similar al señalado por Quala desde el año 2012 para la venta del talco desodorante ARDEN FOR MEN, y para la venta del champú desde septiembre de 2015. 4.14.Los elementos que alega la demandante como distintivos de las marcas de Quala no son de su exclusividad, ya que el color oscuro, las ondulaciones, estrías y agarre son elementos de uso común de la categoría de productos de cuidado personal para hombre, NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*.

De lo solicitado, se advierte que no procede la interpretación de los Literales b), c) y f) del Artículo 155 de la norma citada, toda vez que versan sobre supuestos de infracción al derecho marcario que no son materia de discusión. Se procederá únicamente a la interpretación de los Literales a), d) y e) del Artículo 155. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su tilular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así corno comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al litular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” Proceso 25-1P-2017 De oficio se interpretará el Artículo 258 y el Literal a) del Artículo 2595 a efectos de analizar los criterios a tener en cuenta para determinar si ha existido un acto de competencia desleal.

Finalmente, los Artículos 224, 226, 228, 230 y 231 de la Decisión 4868 en vista de que Quala señala que la conducta de Prebel constituiria una infracción a su marca notoriamente conocida. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” “Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor (..)7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplilud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;

Sd 1.1. Proceso 25-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas.

La marca tridimensional. Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales. Los signos notoriamente conocidos. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Preguntas formuladas por la Entidad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca.

Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar Quala interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra Prebel sobre la base de sus marcas registradas; en ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” 4 h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.” *Artículo_230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintiva, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos a servicios a los que se aplique; b) fas personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a fos que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.

Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo fos actos indicados en el articulo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los articulos 157 y 158.” 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 25-1P-2017 La precitada disposición establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:? a) Se hace referencia a derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

Facultad negativa (ius prohibendf): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado, (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca.

Acción por infracción de derechos La acción por infracción de derechos se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los sujetos que intervienen en esta acción, conforme a lo establecido en el Artículo 238 de la norma antes citada, son los siguientes: a) Sujeto activo, persona que puede interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Si existen varios titulares, salvo Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 555-IP-2015 del 18 de agosto de 2016, Proceso 25-1P-2017 pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los paises miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujeto pasivo, persona sobre la cual recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.5. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, especifico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto li: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto lil: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Si bien se advierte que el literal estudiado, a diferencia de los establecido en el Literal d) del Artículo 155, no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. Este Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes.

En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. Finalmente, de lo estipulado en el Literal d) del Artículo 155, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor?, A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o simitar en relación con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. 11 1.8. 1.9.

Proceso 25-1P-2017 necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado?. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.*0 Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma. 1! 1.10. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en 1.11. el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”. *2 La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el ” riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 70-1P-2008 de fecha 2 de julio de 2008). De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 de fecha 22 de mayo de 2013. De mado referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015. 12 Proceso 25-1P-2017 1.12.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas En el proceso se ha hecho referencia a que la marca tridimensional de titularidad del demandante consiste en una forma usual para los productos que distingue; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema.

Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 13 Las formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado.

Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes:11 a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios.

V.g. el diseño de gafas. b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 141-1P-2016 del 13 de octubre de 2018. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016 y Proceso 310-IP-2015 del 16 de marzo de 2017. 13 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. Proceso 25-1P-2017 encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.?5 El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.16 En relación con las conductas contempladas en los literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, se deberá tener en cuenta si la marca tridimensional, base de la supuesta infracción, está compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que esto podría influir decisivamente en la determinación del riesgo de confusión o asociación del público consumidor.

Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen. No obstante lo anterior, aquello no implica que no pueda ser sujeto activo de una acción por infracción, si dadas las circunstancias concretas dicho uso pudiera generar error en el público consumidor.

La marca tridimensional. Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales Quala, como uno de sus fundamentos de la supuesta infracción, manifestó ser titular una marca tridimensional, asimismo, una de las preguntas formuladas por la Corte consultante se relaciona con el tema; por tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional.

Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, simbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.?? De manera referencial, ver Proceso 209-IP-2015 del 21 de octubre de 2015, p. 9.

Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-IP-2015 del 23 de junio de 2016. 14 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Proceso 25-1P-2017 En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.*8 Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.1? Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.?20 Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales Dado que en el proceso se discute si es que existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto y la Corte consultante efectúa una pregunta relacionada a los criterios utilizados para el cotejo de los signos en conflicto, resulta importante tratar este tema.

Previamente a realizar el análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación en las dos conductas de infracción estudiadas, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza; es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos tridimensionales?!: a) Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios de los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado anteriormente.

No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir los signos de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario. 21 Ibidem, De modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015, p. 5. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 310-1P-2015 del 16 de marzo de 2017. 15 3.8. 3.9. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Proceso 25-1P-2017 b) La comparación entre marcas tridimensionales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, entre otros, para establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor.

Adicionalmente, en tal comparación no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre estas, deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso2, Para resolver el proceso interno, se deberá aplicar los anteriores parámetros para establecer si Prebel infringió o no los derechos de propiedad industrial de Quala en relación con su marca tridimensional.

Los signos notoriamente conocidos En la demanda por infracción, Quala invocó el carácter de notoriamente conocido que ostentaría su marca mixta EGO, así como de su marca tridimensional; por lo tanto, el Tribunal se referirá a este tema. La alta recordación de la marca no se limita a la parte nominativa del signo, sino a todo el conjunto distintivo con el que el producto se comercializa y es adquirido por el consumidor, lo que incluye al conjunto de los elementos de la marca mixta y tridimensional.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En los signos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere, proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados.

El Artículo 230 de la Decisión 486 establece algunas consideraciones respecto de qué sectores pueden ser entendidos como sectores pertinentes a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 240-1P-2013 del 20 de febrero de 2014. 16 Proceso 25-1P-2017 b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.6.

Por su parte, el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notorio. 4.7. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese sentido, para determinar si un signo es notoriamente conocido se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente mencionado: “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) a) e) ) dl) Y) A Eg el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; fa duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional, o, la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 4.8.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad del signo hace inaplicable la máxima notoría non egent probatione. Y es que, a 17 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. Proceso 25-1P-2017 diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manera generalizada por todos (v.g. las capitales de los países), la notoriedad del signo no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocido, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que esta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.?3 Así, la calificación de signo notorio no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.24 Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual el signo notoriamente conocido tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base del signo notorio contra un registro o uso no autorizado o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.?5 La protección especial que se otorga al signo notoriamente conocido se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro o usado sin autorización, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar o su uso indebido pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella?S, Por su parte el artículo 231 de la Decisión 486 establece que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.

Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el Artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los Artículos 157 y 158. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Artículo 226 de la Decisión 486, los cuales resultan concordantes con lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma Decisión. 23 24 25 26 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 109-1P-2013 del 5 de junio de 2013.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 44-IP-1999 del 2 de febrero de 2000. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016, Ibidem. 18 UL Proceso 25-1P-2017 Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:2? a) b) d) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.'?8 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.22 El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la 27 28 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 66-1P-2015 del 29 de abril de 2015. 19 Proceso 25-1P-2017 reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 3% 4.14.

En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.31 4.15.

Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario 5.1. 5.2. 5.3. en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza y, sus componentes, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

Bastará que se configure alguno de los cuatro riesgos señalados para conceder al signo notorio la protección especial que merece por haber alcanzado dicha calidad en el mercado. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena Quala señaló en su demanda que Prebel incurre en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.

El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.32 32 Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 151-1P-2014 del 2 de enero de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015. 20 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Proceso 25-1P-2017 En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.33 El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.34 La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción e la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).'?5 Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:36 a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. b) Que el acto o la actividad sea indebido. c) Que el acto o actividad sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia Er Ibidem, JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desteal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45.

GACHARNÁ, María Consuelo. “La Competencia Desleal”. Editorial Temis, Bogotá, 1982. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015. 21 5.9. Proceso 25-1P-2017 deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.37 Actos de confusión Al respecto, el Literal a) del 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial. 5.10.

Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo 5.11. sostenido por este Tribunal:38 a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.

Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de los actos realizados por la demandada podrian perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.39 3 Ibidem.

De mado referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015. 22 Proceso 25-1P-2017 Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 5.12.Sin duda alguna, aprovecharse i¡licitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.

Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. 5.13.A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 5.14.

La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrian constituir la imagen de una empresa.*! 5.15.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. 5.16.En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.43 5.17.

Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado. 6. Preguntas formuladas por la Entidad consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por la Entidad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el y Ibidem. di Ibidem. no Ibidem. as Ibidem. 23 6.1. 6.2.

Proceso 251P-2017 ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. La Entidad consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de precisar lo siguiente: En relación al llteral d), ¿cómo debe realizarse el análisis sobre la existencia de riesgo de confusión, en el evento en que se alega la infracción de una marca tridimensional? La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en el tema 3 del Apartado D, el cual desarrolla los alcances en relación la marca tridimensional y las reglas de cotejo.

¿Puede una marca tridimensional contar con elementos genéricos? Si abstraemos el concepto de marca tridimensional, desarrollado en el tema 3 del Apartado D, resulta difícil concebir la presencia de elementos tridimensionales genéricos, dado que no existe una Única forma de graficar un determinado bien, partes de él, su envase o envoltura.

Es así que en el caso de la marca tridimensional se puede estar ante la presencia de formas usuales o formas necesarias“, desarrolladas en el tema 2 del Apartado D. No obstante, para acceder al registro deberá contener algún elemento adicional que le otorgue distintividad al conjunto del signo. Cabe precisar que el titular de una marca tridimensional no podría oponerse al uso o registro de los elementos que son comunes o necesarios.

Por otro lado, una marca tridimensional puede contar con elementos denominativos genéricos; por ejemplo, una envoltura de chocolates que contenga la denominación “chocolate” para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno Proceso Interno 2016 - 203775, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 34 45 Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en retación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.

Las formas necesarias son aquellas impuestas por la naturaleza del producto o que dada la función del producto no permite que tenga otra forma. 24 Proceso 25-1P-2017 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

VÁ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO E) o CAI Hernán fomero Zambrano ” Hugo Ramiro Gómez Apac MÁGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ALAS Lab ls Va Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Eli o hu Brito — PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 25