DD 00000105 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio de 2017 Proceso: 31-1P-2017 Asunto E Interpretación Prejudicial Consultante y Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 120/2016-CA Referencia: Marcas involucradas NESTLÉ PUREZA VITAL (mixta) y VITAL (mixtas) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 9/2017 del 26 de enero de 2017, recibido vía courier el 31 de enero de 2017, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134; los Literales a), b) y j) del Artículo 135; los Literales a) y d) del Artículo 136 y Artículos 138 y 139, 148, 150, 168, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Interno 120/2016-CA.

El Auto de 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno be V Demandante: Société des Produits Nestlé S.A. 2.1. O 2.2. 00000106 Proceso 31-1P-2017 Demandados: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Tercero interesado: The Coca-Cola Company Hechos relevantes El 26 de junio de 2013, Société des Produits Nestlé S.A. (en adelante, Nestlé) solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el Senapi) del Estado Plurinacional de Bolivia, el registro del signo PUREZA VITAL (mixto) como marca, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación internacional de Niza?.

SIGNO SOLICITADO Publicada la solicitud en la Gaceta 162759, The Coca-Cola Company (en adelante, The Coca-Cola) formuló oposición argumentando que el signo solicitado resultaba confundible con sus marcas VITAL (mixta) registradas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. MARCA CERTIFICADO CLASE PRODUCTOS Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no — alcohólicas, agua mineral E==, 54859-C 32 natural, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Agua, aguas minerales y Clase 32: agua sin gas, agua efervescente o agua carbonatada, agua tratada para el consumo humano, agua de manantial, agua mineral, agua saborizada, bebidas funcionales y/o que tengan nutrientes a base de agua, incluyendo bebidas que contengan vitaminas, minerales o hierbas; bebidas a base de agua con extractos de té; bebidas hecha a base de fruta o con sabor a fruta, bebidas lácteas fermentadas en las que no predomine la leche; jugos de frutas o vegetales; néctares, limonadas, sodas, y otras bebidas no alcohólicas; jarabes, extractos y esencias y otras preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas (excepto aceites esenciales); bebidas isotónicas; bebidas energéticas. 2 2.3. 2.4, 00000107 Proceso 31-1P-2017 gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y 117234-C 32 zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Agua minerales y 98285-C 32 gaseosas y otras bebidas no alcohólicas.: E Cervezas, aguas minerales y gaseosas y ! otras bebidas no vital vital 130287-C 32 alcohólicas, bebidas y An h zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Cervezas, aguas minerales y gaseosas y F AREA otras bebidas no y vital all, 147364-C 32 alcohólicas, bebidas y EM zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Cervezas, aguas minerales y gaseosas y 5 vital otras bebidas no 140537-C 32 alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no *VITAL” 131209-C 32 — | alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

El 20 de abril de 2015, mediante Resolución Administrativa 154/2015, el Senapi declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado. El 21 de mayo de 2015 Nestlé interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 154/2015. 3 00000108 Proceso 31-1P-2017 2.5. El 19 de junio de 2015, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV- N* 111/2015, el Senapi rechazó el recurso planteado y confirmó la Resolución Administrativa 154/2015. 2.6.

El 14 de julio de 2015 Nestlé interpuso el recurso jerárquico en contra de la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N? 111/2015. 2.7. El 10 de noviembre de 2015, mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-N* 256/2015, el Senapi rechazó el recurso planteado por Nestlé y confirmó la Resolución Administrativa DPVOP/REV-N* 111/2015. 2.8. El 2 de junio de 2016, Nestlé interpuso demanda contencioso administrativa a fin de anular la Resolución Administrativa DGE/OPO/J- 256/2015, emitida por el Senapi. 2.9.

El 9 de junio de 2016, se admitió la demanda antes referida. 2.10.El 8 de agosto de 2016, el Senapi presentó escrito de contestación a la demanda. 2.11.El 11 de agosto de 2016, The Coca-Cola presentó escrito de contestación a la demanda. 2.12.El 15 de septiembre de 2016, Nestlé presentó escrito de réplica. 2.13. El 10 de octubre de 2016, el Senapi presentó escrito de dúplica. 2.14.El 28 de octubre de 2016, mediante Auto Supremo N* 367, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3.

Argumentos de la demanda de Nestlé 3.1. El Senapi ha inobservado los precedentes administrativos dictados en los expedientes 170864 y 170865 de las marcas PIL PURA VIDA. 3.2. Nestlé tenía registrada la marca PUREZA VITAL desde el 19 de febrero de 1999, la misma que estuvo vigente hasta que The Coca-Cola interpuso una acción de cancelación. 3.3.

The Coca-Cola tiene registrada la marca VITAL desde el 2 de junio de 1993; por lo que, teniendo en cuenta la fecha de registro de la marca PUREZA VITAL, se puede concluir que ambos signos coexistieron en el mercado por más de 10 años, sin configurarse aigún tipo de confusión. Y 6 3.4. 3.5. 3.6. PON 4.2. 4.3. 4.4, 4.5. 5.1. 5.2. 00000109 Proceso 31-IP-2017 El derecho preferente derivado de una acción de cancelación debe ser ejercido dentro de un plazo determinado, caso contrario el mismo se extingue.

The Coca-Cola no ejerció el derecho preferente proveniente de la acción de cancelación interpuesta; en ese sentido, dicha marca quedó a disponibilidad de cualquiera, incluida Nestlé, para solicitar su registro. La marca NESTLÉ PUREZA VITAL es una marca notoria y pertenece a una familia de marcas a favor de su empresa. Argumentos de contestación presentada por el Senapi.

Mediante escrito del 8 de agosto de 2016, el Senapi contestó la demanda interpuesta por Nestlé alegando que los procesos referidos por la demandante fueron objeto de un análisis autónomo e independiente. Si bien la demandante refirió que las marcas convivieron pacificamente por más de 10 años sin configurar riesgo de confusión, teniendo en cuenta la jurisprudencia andina y lo establecido en el Artículo 150, su oficina debe realizar el examen y análisis de registrabilidad del signo solicitado PUREZA VITAL, según los alcances de los Artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486.

La demandante alegó la notoriedad de su marca NESTLÉ PUREZA VITAL; sin perjuicio de ello, no ha cumplido con presentar medios probatorios destinados a acreditar tal alegación. Nestlé indicó ser titular de una familia de marcas que tiene como elemento común las palabras PUREZA/PURA/PURE; al respecto, en atención a la jurisprudencia andina se debe tomar en cuenta que el parámetro para considerar una familia de marcas es que las mismas posean un rasgo distintivo común, para que de esta manera el consumidor medio pueda asociarlas con un origen común. Su institución, al emitir las resoluciones cuestionadas, actuó dentro de su competencia y sin vulnerar ta normativa establecida en el la Decisión 486.

Argumentos de contestación presentada por The Coca-Cola Se debe considerar que la solicitud de registro de la marca PUREZA VITAL (mixta) para distinguir productos de la Clase 32 fue presentada por Nestlé; por lo que, la no inclusión del término Nestlé en el signo solicitado no es responsabilidad de la autoridad. El procedimiento de registro y de oposición fue llevado de acuerdo a lo establecido en la norma vigente, respetándose el debido proceso.

Par 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.1. 00000110 Proceso 31-1P-2017 La inclusión o no del término Nestié no hubiera cambiado el fondo de la decisión tomada por el Senapi. El riesgo de confusión y asociación se basa en el término VITAL, riesgo que no desaparecería con la inclusión del término NESTLE. Su empresa cuenta con derechos adquiridos sobre la denominación VITAL; por lo que, resulta inadmisible que la demandante pretenda adquirir derechos sobre dicho término con la intención de incluir ta palabra NESTLE.

El examen de registrabilidad realizado por el Senapi ha aplicado de manera correcta las reglas del cotejo marcario establecidas por la jurisprudencia del Tribunal Andino. El signo solicitado por la demandante no forma parte de ninguna familia de marcas ya que las marcas PURE LIFE, PURA VIDA y PUREZA VITAL, carecen de un elemento o rasgo común que permita a los consumidores asociarlas.

Réplica presentada por Nestlé Resulta notorio que el elemento predominante en la solicitud de registro presentada y publicada es la palabra NESTLÉ, ubicada en la parte superior del signo solicitado; por tanto, la diferencia entre la denominación consignada en el formulario y la etiqueta presentada era evidente y debió ser observada por el Senapi.

De haberse realizado una revisión exhaustiva de la solicitud, como función de la oficina de registro, se hubiera permitido el registro del signo NESTLÉ PUREZA VITAL, que claramente fue el signo cuyo registro solicitó su empresa, de acuerdo con la etiqueta que adjuntó y que obraba en poder del Senapi desde un inicio. Existen casos en los que se ha presentado la situación antes descrita y que, en vista de ello, se ordenó anular todos los actuados con la finalidad de que se presenten nuevos formularios aclarándose los elementos no reivindicados.

El Senapi no ha tenido en cuenta que su empresa ha sido titular de la marca PUREZA VITAL y que la misma fue cancelada por The Coca-Cola, quien no ejerció su derecho preferente derivado de dicha acción. Dúplica presentada por el Senapi De la revisión exhaustiva de la solicitud de registro del signo PUREZA VITAL se evidenció que, en el formulario de solicitud de registro de signo distintivo, Nestlé, de manera clara, precisa y concreta en la parte 6 2. 7.2. 7.3. 7.4, 7.5. 00090111 Proceso 31-1P-2017 correspondiente a la descripción del signo refirió lo siguiente: “El diseño consistente en un fondo de color celeste sobre el cual se ubica en la parte superior de un óvalo de fondo azul, borde blanco y en la parte inferior olas blancas y celestes.

Al medio de dicho óvalo se ubica el nombre de titular NESTLE_ escrita _en letra de imprenta blanca, la cual_no reivindicamos. Por debajo sobre un resplandor que simula ser una luz blanca se ubica un banderín celeste sobre el cual está escrita la marca PUREZA VITAL en letra de imprenta, estilizada y de color blanco. Por debajo se ubica el diseño estilizado de color fucsia y brillo blanco de un hombre, niño y mujer con los brazos extendidos y cuyas cabezas se encuentran despegadas del cuerpo”.

El análisis efectuado en procesos similares fue autónomo e independiente, tomando en cuenta la jurisprudencia andina así como la norma comunitaria que considere adecuada para el caso sin tener que ajustar necesariamente su conducta a procesos semejantes. La autoridad competente cuenta con la facultad y el deber de realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado PUREZA VITAL (mixta), analizando si cumple con lo dispuesto en los Artículo 134,135 y 136 de la Decisión 486.

Los términos PUREZA/PURA/PURE no pueden ser tomados como un rasgo distintivo común de una familia de marcas dado que son términos disímiles entre sí. Nestlé no presentó prueba alguna que demuestre que el signo solicitado es una marca notoriamente conocida. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134; de los Literales a), b) y j) del Artículo 135; de los Literales a) y d) del Artículo 136; el Artículo 138, 139, 148, 150, 168, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, eliquelas, emblemas y escudos; €) tos sonidos y los olores; d) las letras y tos números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 00000112 Proceso 31-1P-2017 f la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (..) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

(-.-) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

(.-J” “Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: a) el petitorio; b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; c) los poderes que fuesen necesarios; d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y f) de ser el caso, el certificado de registro en el pals de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.” Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de registro de marca; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) ta nacionalidad o domicilio del solicitante.

Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color; fla indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y, h) la firma del solicitante o de su representante legal.” “Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” 8 00090113 Proceso 31-1P-2017 No procede ta interpretación de las siguientes normas: Del Artículo 134 por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca.

De los Literales a), b) y j) del Artículo 135 de la Decisión 486, por no ser materia de controversia la irregistrabilidad de un signo que no cumpla con los requisitos establecidos en el primer párrafo del Artículo 134 de la norma antes citada, la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado o la irregistrabilidad de un signo que constituya una denominación de origen.

De! Literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486, debido a que la calidad o relación del solicitante del signo en cuestión con el titular del registro marcario base de la oposición, al que se refiere la norma, no es materia de la controversia discutida ante la Sala consultante, “Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228..

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) 0) e) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional corno en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, fa existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.” Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: e) b) o) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero.” 9 ZO» =O nan o 1.1. 00000114 Proceso 31-1P-2017 - De los Artículos 138 y 139 de la Decisión 486, debido a que los requisitos de la solicitud de registro de marca y del petitorio de la misma al que se refieren las normas citadas, no son materia de la controversia discutida ante la Sala consultante. - Del Artículo 148 de la Decisión 486, debido a que la materia de la controversia no gira en torno al plazo que tiene el solicitante del signo para absolver el traslado de la oposición. Por lo tanto, procede la interpretación de las siguientes normas: - Del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con marcas registradas. - De los Artículos 150, 168, 224, 228 y 229 de la Decisión 486, dado que regulan los temas necesarios para absolver las preguntas efectuadas por la Sala Consultante.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas. Signo solicitado derivado de una marca notoria.

Coexistencia de hecho de marcas. Familia de marcas. La marca derivada. Derecho preferente derivado de la acción de cancelación. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. Preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado NESTLE PUREZA VITAL (mixta) es confundible o no con las marcas registradas VITAL (mixtas), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 10 en CA 1.2. 1.3, 00090115 Proceso 31-1P-2017 concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directa, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecta, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. Ibidem. 11 1.4. 00000116 Proceso 31-1P-2017 cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:5 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en 5 Ibidem. 12 a 1.5. RN 1.7. 2.1. 1.6. 00090117 Proceso 31-A1P-2017 relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.S Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en los párrafos precedentes, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En conclusión, en el caso en análisis deberá verificarse si existe confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas, de acuerdo con lo antes desarrollado. Comparación entre marcas mixtas Dado que un extremo de la controversia radicaría en la confusión entre el signo solicitado NESTLE PUREZA VITAL (mixta) y las marcas registradas mn Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 13 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 00000118 Proceso 31-1P-2017 VITAL (mixtas), es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

Al respecto, cabe precisar que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.? Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.8 En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.*? Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:10 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos.

Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016. Ibidem. 14 00090119 Proceso 31-1P-2017 (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*?, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.12 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente, e REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfíemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráís. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 15 00000120 Proceso 31-1P-2017 (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Ahora bien, dado que el elemento denominativo en el signo solicitado es compuesto?3, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto del signo, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: ( (1) Ubicación de fas palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. (ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. (ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

(iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios s que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, ( la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. (v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

(vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 3 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 16 o ÓN 2.7. b) 00090121 Proceso 31-1P-2017 Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (1) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.

Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.1* Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.15 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder 14 15 De modo referencial, ver Proceso 161-iP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016. 17 Pon 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 00000122 Proceso 31-1P-2017 al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado NESTLE PUREZA VITAL (mixta) y las marcas registradas VITAL (mixta).

Signo solicitado derivado de una marca notoria En el presente caso, la demandante alegó que el signo solicitado NESTLÉ PUREZA VITAL es una marca notoria. El Senapi contestó la demanda indicando que Nestié no ha cumplido con presentar los medios probatorios destinados a acreditar la notoriedad de la marca. Asimismo, las preguntas efectuadas por la Sala consultante están relacionadas con este tema.

Al respecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados.

Por su parte, el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado: “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 18 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 00090123 Proceso 31-1P-2017 d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

Y) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, )) fa existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable la máxima notoria non egent probatione.

Y es que, a diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manera generalizada por todos (v.g. las capitales de los paises), la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que esta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.16 Así, la calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.1? Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.18 De conformidad con el Artículo 225 de la Decisión 486, la protección de un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y registro no autorizado.

De modo referencial, ver Proceso 109-1P-2013 del 5 de junio de 2013. De modo referencial, ver Proceso 44-1P-1999 del 2 de febrero de 2000. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. 19 na q * Proceso 31-IP-2017 3.10.La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se 3.11. extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella??.

En relación con ta protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar, estos son: el riesgo de confusión, de asociación, y el de dilución y el de uso parasitario:20 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.21 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.?2 Ibidem.

Ibidem. MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. De mado referencial, ver Proceso 66-1P-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19. 20 00000125 Proceso 31-1P-2017 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.23 3.12.En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.24 3.13.

Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

Bastará que se presente alguno de los cuatro riesgos señalados para conceder a la marca notoria la protección especial que merece por haber alcanzado dicha calidad en el mercado. Coexistencia de hecho de marcas Nestlé señaló que tenía registrada, desde el 19 de febrero de 1999, la marca PUREZA VITAL y que dicha marca coexistió con la marca VITAL de titularidad de The Coca-Cola por más de diez años sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado, hasta que The Coca-Cola la canceló. Asimismo, la Sala consultante efectuó preguntas sobre este 23 24 Ibidem.

De modo referencial, ver Proceso 151-1P-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 21 my 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 00000126 Proceso 31-1P-2017 tema. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos". El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica.

No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio 22 Po pa 5.2. 5.3. 00800127 Proceso 31-1P-2017 geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Familia de marcas Nestlé ha manifestado que el signo solicitado NESTLÉ PUREZA VITAL pertenece a una familia de marcas a favor de su empresa. Asimismo, la Sala consultante efectuó preguntas sobre este tema. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de familia de marcas. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.25 En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los 25 De modo referencial, ver Proceso 23-1P-2013 del 15 de mayo de 2013, p. 16. Asimismo, en los Procesos 91-1P-2002 y 42-1P-2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

En los Procesos 84-IP-200, 91-IP-2002, 94-1P-2006 y 42-1P-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acompañan.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-IP-2014 este Tribunal afirmó que la figura de la marca derivada forma parte de la familia de marcas. 23 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 00000128 Proceso 31-1P-2017 productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.?6 El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.?7 En tal sentido, para que un signo pueda formar parte de una familia de marcas, se deberá establecer el elemento común distintivo que comparten los signos cotejados y susceptible de ser percibido por el público consumidor como proveniente de un mismo origen empresarial.

La marca derivada En sede administrativa, Nestlé alegó que el signo solicitado a registro sería derivado de la marca PURA VIDA; asimismo, el Senapi se pronunció sobre ello en la resolución objeto de la demanda. En este contexto, resulta pertinente abordar el tema de las marcas derivadas. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo.?8 En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, en los Procesos 59-1P-2012, 90-IP-2012, 12-1P-2014, 198-IP-2013, 156-IP-2015, 431-1P-2015, 439-1P-2015, este Tribunal ha establecido lo siguiente: 26 27 28 De modo referencial, ver Proceso 433-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, p. 18 y 19.

Ibidem. De modo referencial, ver Procesos 439-1P-2015, p.22, y 140-IP-2007. 24 Py 6.4. 6.5. 6.6. 7.4. 7.2. 00000129 Proceso 31-1P-2017 “Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.” Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.22 Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.30 Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si el signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.

Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.

Derecho preferente derivado de la acción de cancelación Nestlé sostiene que The Coca-Cola no ejerció su derecho preferente proveniente de la acción de cancelación que interpuso contra la marca PUREZA VITAL, por lo cual dicha marca quedó a disponibilidad. Si bien el derecho preferente derivado de la acción de cancelación contra un registro anterior de la marca PUREZA VITAL no es un tema controvertido, dado que The Coca-Cola no fundamenta su oposición en el derecho preferente para registrar de marca que canceló en su oportunidad, la Sala consultante efectuó preguntas sobre este tema, motivo por el cual, lo desarrollaremos en los siguientes puntos.

De modo referencial, ver Proceso 439-1P-2015. Ibidem. 25 00000130 Proceso 31-IP-2017 7.3. En atención a ello, es pertinente analizar lo establecido en el Artículo 168 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. de la Decisión 486. Textualmente dicha disposición señala lo siguiente: “Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable [respecto de la cancelación del registro de marca] tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”. A la luz de lo mencionado en el Artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y en la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando disponible para quien primero solicite su registro%!.

La prelación vinculada al derecho preferente implica que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación; de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.32 Conforme señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro, durante el lapso que dura el derecho preferente, esta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo.33 Respecto de los presupuestos necesarios para la configuración del derecho preferente derivado de la cancelación de una marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina3% ha señalado lo siguiente: “Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser El] a 3 Pu, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 18-1P-2014 del 21 de mayo de 2014, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 27-IP-2012 de 01 de junio de 2012.

Ibidern. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 286-1P-2015 del 2 de marzo de 2016. 26 a 7.8. 8.2. 8.3. 8.4. 00000131 Proceso 31-1P-2017 ejercido. Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque podría identificar menos productos o servicios comprendidos en la misma Clase o categoría especificada.” (Subrayado agregado) En atención a ello, para obtener la prioridad que otorga la obtención de la cancelación de una marca, resulta necesario que la solicitud de registro del nuevo signo sea idéntica y distinga los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada; es decir, el signo tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló, El cumplimiento de estos presupuestos deberá ser evaluado a efectos de reconocer la aplicación del derecho preferente precitado.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos La Sala consultante solicitó la interpretación del Artículo 150 de la Decisión 486, por lo cual resulta pertinente desarrollar el presente tema. El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones.

La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.36 El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido 35 36 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-1P-2014 del 20 de febrero de 2015, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2013 del 20 de febrero de 2014. 27 8.5. 8.6. 8.7. 9.1. 9.2.

VUUVUIIS Proceso 31-1P-2017 con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.

Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.*” En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. Autonomía de la oficina macional competente para emitir sus resoluciones Nestlé S.A. manifestó que el Senapi habria inobservado los precedentes administrativos dictados en otros expedientes.

Asimismo, la Sala consultante efectuó preguntas relacionadas con este tema. Por lo expuesto este Tribunal considera que resulta pertinente abordar el tema. El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.

Dicha actividad, que, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo Il de la Decisión 37 Ibidem. 28 1 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 00000133 Proceso 31-IP-2017 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.38 Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.32 En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas.“ En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes.

En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros.1! De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad del mismo país que denegó el registro.*2 Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.*3 Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de 39 40 4 42 43 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 640-IP-2015 del 26 de agosto de 2016. ibidem.

Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. 29 d 9.9. 00000134 Proceso 31-1P-2017 realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas oposiciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro.

En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, asi como de la concesión o de la denegación del registro solicitado.* Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares. 15 9.10.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites 9.11. a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.46 En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que este cuente con registro de marca en otros países miembros o no de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 9.12.Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. e Ibidem.

Ibidem. Ibidem, 10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 00000135 Proceso 31-1P-2017 Preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo? La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en item 8.5 del tema 8 del Apartado D, en el cual se explica la manera en que se debe realizar el examen de registrabilidad. ¿Cómo debe entenderse a la autonomía e independencia de las oficinas competentes de registro marcario en cada País Miembro? La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en el tema 9 del Apartado D, en el cual se explica sobre la autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones.

¿Qué se entiende por riesgo de confusión y asociación en materia de registro de marcas? La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en ítem 1.2. del tema 1 del Apartado D, en el cual se desarrollan los conceptos de riesgo de confusión y asociación. ¿Cuáles son los elementos que deben considerarse para evitar riesgo de confusión y asociación en el registro de marcas? Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y asociación entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre estos. En atención a lo expuesto, se concluye que para evitar el riesgo de confusión entre las marcas, estas no deben presentar ni identidad ni semejanza, así como tampoco deben estar dirigidas a distinguir productos idénticos o similares.%7 47 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 664-1P-2015 del 13 de octubre de 2016. 31 10.5. 00000136 Proceso 31-1P-2017 ¿En caso de existir confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? Para dar respuesta a la pregunta formulada, primero debemos recordar que la marca es una herramienta que contribuye a que el público consumidor pueda diferenciar los productos y/o servicios ofrecidos por diversos competidores en el mercado, generando de esta manera vínculo entre el producto y/o servicio, su calidad, así como su origen empresarial.

En ese contexto, es preciso considerar que en el supuesto que se genere un riesgo de confusión entre dos signos distintivos, no solo debe prevalecer el interés o derecho del titular de la marca registrada sino, también el derecho del público consumidor a fin de que este no se vea inducido a error con la presencia de dos marcas similares en el mercado y destinadas a amparar productos de la misma clase o clases conexas.

Así, a fin de salvaguardar el interés general del público consumidor, la normativa comunitaria andina ha consagrado en el Literal a) dei Artículo 136 que no podrán acceder a registro como marca, los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo sea susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación. Tal premisa normativa faculta a la Autoridad competente a evaluar cada caso en concreto, teniendo como finalidad primordial cautelar el interés general de los consumidores. 10.6.¿Cuándo en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el riesgo de confusión en el público consumidor? Conforme a lo desarrollado en el ítem 10.4. del tema 10 del Apartado D, a fin de evitar el riesgo de confusión entre las marcas, estas no deben presentar ni identidad ni semejanza, así como tampoco deben estar dirigidas a distinguir productos idénticos o similares.

Por lo tanto, en el caso que nos plantean en la pregunta, si los signos que se pretenden registrar con el fin de ser utilizados en el mercado son idénticos o similares y los productos o servicios a distinguir idénticos de la misma naturaleza o finalidad, sí se generaría riesgo de confusión en el público consumidor, por lo cual habría que determinar quien goza de un mejor derecho sobre el signo. 32 VUVVVII/ Proceso 31-IP-2017 10.7.

¿Al examinar una marca mixta se debe dar prevalencia a la etiqueta y su contenido (parte figurativa de la marca) o a la frase (parte denominativa)? ¿En caso de diferencia entre ambas cual deberá prevalecer? La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en los ítems 2.5 y 2.6. del tema 2 del Apartado D, en el cual se explican los factores a tomarse en cuenta cuando se comparan signos mixtos. 10.8.¿La coexistencia de hecho genera derechos en relación con el Sa registro de una marca? La coexistencia de hecho de marcas ha sido desarrollada en el tema 4 del Apartado D. La respuesta a la pregunta es no, dado que la coexistencia de hecho de marcas no genera derechos.

Este es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. 10.9. ¿El derecho preferente a solicitar registro de la marca que se canceló pertenece a la persona que ejerció la acción de cancelación? La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en el item 7.4. del tema 7 del Apartado D, en el cual se explica sobre el derecho preferente derivado de la acción de cancelación. 10.10.

¿Si el titular de este derecho preferente no lo ejerce en tiempo y forma establecida en la Decisión 486, el signo cancelado queda disponible para quien primero solicite su registro? La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en el item 7.4. del tema 7 del Apartado D, en el cual se desarrollan los alcances sobre el derecho preferente derivado de la acción de cancelación. 10.11.

¿Qué se entiende por marca notoria? La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en el item 3.2. del tema 3 del Apartado D, en el cual se define a la marca notoria. 10.12. ¿Cuáles son los factores que deberán tomar en cuenta para | | 2 5 determinar la notoriedad del signo? La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en los ítems 3.4. al 3.6. del tema 3 del Apartado D, en el cual se explican los factores que deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad del signo. 33 00000138 Proceso 31A1P-2017 10.13.

¿Cómo se acredita una marca notoria? La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en los ítems 3.4. al 3.6. del tema 3 del Apartado D, en el cual se explican los factores que deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad del signo. Asimismo, agregamos que el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala una lista no taxativa de aquellas cuestiones que pueden ser tomadas en consideración a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo.

No obstante, la autoridad competente podrá analizar otro tipo de pruebas que acrediten de manera fehaciente que la marca ha alcanzado reconocimiento por parte del sector pertinente y atribuirle tal calidad. A 10.14. ¿La notoriedad de una marca se presume? La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en el ítem 3.7. del tema 3 del Apartado D, en el cual se explican los factores que deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad del signo. 10.15.

¿Cuál es la protección que se le otorga a la marca notoriamente conocida la Decisión 486? La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en los items 3.10. al 3.12. del tema 3 del Apartado D, en el cual se explican los factores que deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad del signo. 10.16. ¿Qué se entiende por familia de marcas? La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en el ítem 5.2. del tema 5 del Apartado D, en el cual se define a la familia de marcas. 10.17.

¿Cuáles son las características que deben concurrir para considerar el fenómeno de la familia de marcas? La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en los items 5.3. al 5.5. del tema 5 del Apartado D, en los cuales se mencionan las características que deben concurrir en la familia de marcas. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 120/2016-CA, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. o 00090139 Proceso 31-IP-2017 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Ml Cecilia Lulsá Ayllón Quinteros C MAGISTRADA is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la a presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / / Cecilia Luisa Ayllér-Guinteros Gustavd García PRESIDENTA SECRETARI Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 35