TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 32-1P-2017 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador 17811-2013-10305 Marcas involucradas B 8 V CLENCH GENE (mixta) y BVD AND OVAL DESIGN (mixta), B.V.D. (mixta) y B.V.D. (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 0282-2017-TDCA-DMQ-PP de fecha 30 de enero de 2017, recibido físicamente el 31 de enero de 2017, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 82, 83, 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, asimismo, del Artículo 134; los Literales a), b) y h) del Artículo (136; y de los Artículos 146, 150, 224, 225, 228, 230 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-10305.
El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 4, A.
ANTECEDENTES 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 32-1P-2017 Partes en el Proceso Interno: Demandante Demandados: The B.V.D. Licensing Corporation: Director Nacional de Propiedad Industrial la Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual Procurador General del Estado Bernardo Ramiro Villafuerte Hechos relevantes El 4 de octubre Bernardo Villafi Propiedad Intelec; el registro del sic productos de la C;
Publicado el extra el 21 de diciembr adelante, THE B. la base de las mé B.V.D. (denomina de la Clasificación 108, respectivam El 9 de abril de abril de 2002, el y, en consecuenc GENE (mixta) al semejanzas y po del 2000, Bernardo Ramiro Villafuerte (en adelante, serte) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de la ual (en adelante, el IEPI)! de la República del Ecuador, no B 8 V CLENCH GENE (mixta), para distinguir los ase 25 de la Clasificación Internacional de Niza?. cto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Intelectual, e del 2000 THE B.V.D. LICENSING CORPORATION (en V.D.) formuló observación contra la citada solicitud sobre rcas BVD AND OVAL DESIGN (mixta), B.V.D. (mixta) y tiva) previamente registradas a su favor en la Clase 25 Internacional de Niza, mediante Certificados 3415, 22 y ente?, 2002, mediante Resolución 980067, notificada el 23 de EPI rechazó la observación formulada por THE B.V.D.; ia, otorgó el registro del signo solicitado B 8.
V CLENCH considerar que entre las marcas en conflicto no existían lo tanto no existía posibilidad de riesgo de confusión. El 7 de mayo de 2002, THE B.V.D. formuló recurso de apelación contra la Resolución 980057 del 9 de abril de 2002 ante el Comité de Propiedad l Intelectual, Indus rial y Obtenciones Vegetales. De la documentación Expediente gu he 108056/2000. ni tampoco cuáles son Bernardo Villafuerte. de la oposición ni ta brante en el expediente, no se advierte la reproducción del signo solicitado los productos de la Clase 25 que pretende distinguir el signo solicitado por 'oco cuáles son los productos de la Clase 25 que distinguen las marcas De la documentación nero en el expediente no se advierte la reproducción de las marcas base inscritas a favor de Th B.V.D. 2 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.El 23 de marzo 2.11.
Proceso 32-1P-2017 de 2003, mediante Resolución Trámite 02-380 RA, notificada el 21 de octubre de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtentiones Vegetales negó el recurso de apelación y ratificó la Resolución 980067. El 4 de marzo de 2004, The B.V.D. presentó demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N? 1 de Quito, a fih de anular la Resolución 980067.
El 19 de marzg de 2004, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N*[4 de Quito admitió la demanda y ordenó notificar al Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, al Director Nacional de Propiedad Industrial, al Procurador General del Estado y a Bernardo Villafuerte. El 19 de abril dé 2004, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelecílal (en adelante, Presidente del IEPI) presentó escrito de contestación a la demanda.
El 19 de abril de 2004, el Director Nacional de Patrocinio, Delegado del Procurador Genefal del Estado presentó escrito de contestación a la demanda. 2010, The B.V.D. solicitó se remita el expediente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la Interpretación Prejudicial de los Artículos 82, 83, 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, asimismo, del Artículo 134, los Literales a) b) y h) del Artículd 136, y de los Artículos 146, 150, 224, 225, 228, 230 y 259 de la Decisión] 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El 3 de julio de 20/12, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N? 1 de Quito de lá República del Ecuador decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.12.El 30 de septiembre de 2013, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Eg Administrativo N* [1 de Quito de la República del Ecuador, en razón del resorteo de las causas dispuesto mediante Resolución N* 054 de 11 de junio de 2013 y Resolución N* 061 de 28 de junio de 2013, emitidas por el Pleno del Consejd de la Judicatura, otorgó nueva numeración al Proceso Interno, siendo añora el 17811-2013-10305.
Asimismo, se dispuso dar cumplimiento al Aúto dictado el 3 de julio de 2012. Argumentos de lá demanda de THE B.V.D.. Es titular de los registros de las marcas BVD AND OVAL DESIGN (mixta), B.V.D. (mixta) y B.V.D. (denominativa) que distinguen productos de la 3 3.2. 3.3. 3.4. 4.2. 4.3. 4.4. 1.1. Proceso 32-1P-2017 Clase 25, lo cual Jo convertiría en titular de derechos prioritarios sobre la denominación B.V.D. Su marca B.V.D. fue registrada en Ecuador en 1932 y en Estados Unidos en 1906, además |ha sido usada y difundida a lo largo del tiempo, por lo cual estaríamos frente a una marca notoria.
El signo solicitado B 8 V CLENCH GENE (mixta) sería extremadamente similar a sus mafcas B.V.D. y BVD., por lo cual mediante su registro, Bernardino Villafugrte buscaría aprovecharse de la fama y reconocimiento del que gozan sus| marcas, lo cual le causaría un grave perjuicio. Los signos en conflicto presentan semejanzas ortográficas o visuales y fonéticas.
Si bien Bernardino Villafuerte señaló en su escrito de contestación de (posición que las letras B 8 V corresponden a las iniciales de su prirner nombre y apellido, ello no le daría derecho sobre la denominación ya que sería confundible con una marca notoriamente conocida. Argumentos de lá contestación presentada por el Presidente del IEPI.
Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. El acto administrativo impugnado goza de legitimidad dado que fue emitido por la auforidad competente y observando las formalidades de Ley. La demanda es improcedente por carecer de fundamento legal. impugna desde ahora la prueba que pudiera presentar la demandate por ilegal e improcedente.
Argumentos de ¡la contestación presentada por la Procuraduría General del Estado Señaló que según lo estipulado en el Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Genéral del Estado, corresponde al representante legal del Instituto Ecuatoriaño de la Propiedad Intelectual comparecer directamente a juicio. CUESTIÓN PREVÍA La norma comunitaria en el tiempo Teniendo en cufnta los antecedentes expuestos en la presente Interpretación cia este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de la figura de la norma comunitaria en el tiempo. 4 1.2. 1.3, 1.4, 1.5. 1.6.
Proceso 32-1P-2017 Acerca del trán pertinente señala regulará los hec ito legislativo y la definición de la ley aplicable es que, por lo general, una nueva norma al ser expedida Os que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige [para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Hero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.* El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos He tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalantio de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustanc consolidados en epoca anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tienje efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de losiderechos adquiridos.5 El Tribunal ha m “Un derecho He propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y eh) razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.8 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los heghos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que, quiere decir que [la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situgciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque lbs efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.
Contrariamente, [las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por [tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. Ver de modo referencial|las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 100-1P-2013 del 25 de junio de 2013 y en el Proceso 82-1P-2014 del 10 de septiembre de 2014.
Ibidem. Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 114-IP-2003. de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1028 de 14 de enero del 2004. 5 1.7. 1.8. 1.9. En efecto, el cal conocido como “ comunitaria en e por el Tribunal, e y actualizacione Propiedad Indus Proceso 32-1P-2017 njunto de criterios que se exponen respecto del tema ránsito legislativo” o también como "aplicación de la ley tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis specialmente por razón de las frecuentes modificaciones Ss legislativas que han operado en el campo de la rial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entr donde se precisó “( ) toda c comunitaria, haber sido p, disciplinados. aplicación re aplicada inmi nacida bajo comunitaria industrial va anterior, ( ) ( ) la norm presentarse aplicable par, caso de imp otras, la dictada dentro del Proceso 39-1P-2003, en rcunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma será regulada por la que se encuentre vigente al momento de anteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye troactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser ediatamente para regular los efectos futuros de una situación el imperio de una norma anterior.
En ese caso, la norma osterior viene a reconocer todo derecho de propiedad idamente otorgado de conformidad con una normativa a sustancial que se encontrare vigente al momento de a solicitud de registro de un signo como marca, será la a resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en (gnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución ipterna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre su | comunitario solicitado el Tribunal ha momento del observar, ( fueron introd sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar galidad, la misma norma sustancial del ordenamiento ¡que se encontraba vigente al momento de haber sido registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá la normativa comunitaria vigente para el momento en que cidas las respectivas solicitudes de concesión del registro.” A manera de contlusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud del regis en el curso del aplicable para de que se exigen pa tro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra procedimiento correspondiente, aquella norma será la terminar si se encuentran cumplidos o no los requisitos ta el otorgamiento de un registro de marca.
Por otro lado, las entrada en vigen etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de cia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de hal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite admin strativo pendientes de realizar.
Ver a modo referencial “CANALTI", publicado er) y Proceso 39-IP-2003. Oficial del Acuerdo de las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Proceso 28-1P-95, caso Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 332, del 30 de marzo de 1998 Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta artagena N* 965, de 8 de agosto de 2003. 6 1.10.
El Tribunal ha re “El régimen irretroactivid Decisión 85 Proceso 32-1P-2017 erado esta posición de la siguiente manera: común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la bd de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Guarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, váidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsisi Primera de derechos vá en la fecha ir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los idamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables Je su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación, de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a o previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata derecho na de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del do bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovacione 5 y prórrogas del derecho válidamente concedido.
A la vez, sijel jus superveniens se halla constituido por una norma de carácter progesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimien procedimien os por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el o, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal peridiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud ( ), ha sido derogada y reemplazada por otra en aquella nori encuentran el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, pa será la aplicable a los efectos de determinar si se cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamientq del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.2 1.11.
En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso concreto, tanto procedimentales. en los aspectos sustantivos como en los aspectos C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultánte solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 82, 83, 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, asimismo, del Arfículo 134, los Literales a), b) y h) del Artículo 136, y de Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 46-1P-2005 de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 1210, de 24 de junio de 2005. 7 Proceso 32-1P-2017 los Artículos 146) 150, 224, 225, 228, 230 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 82.- No podráfi registrarse como marcas los signos que: a) b) e) a) e) 9) ) D k) 0) m) No puedan constitulr marca conforme al artículo anterior; Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naluraleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; Consistan exclusivahmente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar O para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u olfos datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
Consistan exclusivdmente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, ¡sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; Consistan en un calor aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica; Sean contrarios a la! ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
Puedan engañar alllos medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el moda|de fabricación, las características o cualidades o la aplitud para el empleo de fos productos O s: jos de que se trate; Reproduzcan o ímilen una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;
Reproduzcan o imifen el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; síglas; o, denominaciones o|abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internpcional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Esfíido o de la organización internacional o que se trate.
En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituya un elemento accesorio del distintivo principal; Los signos de confbrmidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional tompetente en normas y calidades en los países miembros; Reproduzcan monetías o billetes de curso legal en el territorio el país, o de cualquier país, titulos-valores y otras documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y, Consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una esencialmente derivada de la misma.” “Artículo 83.- Asimismg, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a b) c) a) Sean idénticos o asemnejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solickada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para práductos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;
Sean idénticos o salasemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones ínternas de los Palses Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error: Sean idénticos o lse asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notófiamente conocido en el pals en el que solicita el registro a en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha ibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en fos que el uso del 3, se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente ida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. 8 Proceso 32-1P-2017 e) 9) “Artículo 84.- Para defe, otros, los siguientes critt a) Decisión 486 de la Co Esta disposición y Sean similares hi independientemen Esta disposición p será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conokida; anta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. p será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conotida;
Consistan en el no] natural distinta del persona distinta di abre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona ¡peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una éste, salvo que se acredite el consentimiento de esta persona o de sus herederos, de c correspondiente; y hformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional Los títulos de obre; sean objeto de y consentimiento." La extensión de productos o servici La intensidad y el La antigiedad de l: El análisis de prod literarias, artísticas o cientificas y los personajes ficticios o simbólicos que h derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su rminer si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre ÍOS: conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los para los que fue acordada; bito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; ción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” paz y su uso constante; isión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efeclos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o||servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro, Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, emblemas y escudks; los sonidos y los es; las letras y los números; un color delimitado|por una forma, o una combinación de colores; la forma de los progluctos, sus envases o envolturas; cualquier combinadión de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” eliquetas, “Artículo_136.- No potirán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamentelun derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se ksemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los[mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marga pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(-.-) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (..-) h) constituyan una refiroducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo dis! iintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o séfvicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injustq del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
“Artículo 146.- Dentro d legítimo interés, podrá A el registro de la marca. el plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga fesentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar Proceso 32-1P-2017 A solicitud de parte, la treinta dias para presel Las oposiciones lemergrias No procederán oposicn vencimiento del plazo pficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de tar las pruebas que sustenten la oposición. podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. en contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al le gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren cpexistido con la solicitada.” “Artículo 150.- Vencid oposiciones, la oficina caso se hubiesen pre. el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado acional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En ientado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoría del registro de la marca mediante resolución.” “Artículo _224.- Se enllende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier medio por el cual se hn ís Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el Eos hecho conocido.” “Artículo 225.- Un sigho distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conformk a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables Miembro.” de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Artículo 228.- Para delprmainar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguien es factores: a) el grado de su contcimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitld y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, omita y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de tos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de venda y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protecalón; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable dal signo como activo empresarial; hi) el volumen de pediros de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado te: ftorio; o, 1) la existencia de aqtividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en ql País Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del cofnercio internacional: o, K) la existencia y anligiledad de cualquier registro o solicitud de regístro del signo distintivo en el País Miembro o en “Artículo 230.- Se co notoriedad de un signo a) b) c) las personas que productos o servici los círculos empres productos o servició Para efectos de recon Bl extranjero.” siderarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la listintivo, entre otros, los siguientes: articipan en los canales de distribución o comercialización del tipo de a los que se aplique; o, los consumidores par O potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique priales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, Js a los que se aplique.” pcer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sector s referidos en los literales anteriores.” “Artículo _259.- Constity entre otros, los siguient a) cualquier acto cap establecimiento, los| lyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, z de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del productos o la actividad industrial o comercial de un competidor: 10 Lo P > ona 1.1.
Proceso 32-1P-2017 No procede la interpretación de las siguientes normas: - Del Artículo|82 y Literales b), c), f) y g) del Artículo 83 de la Decisión 344, y del Literal b) del Artículo 136 y el Artículo 259 de la Decisión 486, debido a que la materia controvertida gira en torno a la posibilidad He que el signo solicitado resulte confundible con las marcas registradas a favor de un tercero. - Del Articuld 134 de la Decisión 486, debido a que la materia controvertida no gira en torno al concepto de marca. - De los Artígulos 146 y 150 de la Decisión 486, debido a que la materia controvertida no gira en torno al derecho de un tercero a presentar oposición contra una solicitud de registro.
Procede la interpretación de los Literales a), d) y e) del Artículo 83 y el Artículo 84 de la Decisión 344, y de los Literales a) y h) del Artículo 136 y los Artículos 224,225, 228 y 230 de la Decisión 486. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Criterios generales para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación erftre marcas mixtas, una de ellas con elemento denominativo conjpuesto. Comparación entre una marca mixta con elemento denominativo compuesto y una marca denominativa. La marca notoriamente conocida. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada B 8 V CLENCH GENE (mixta) es confundible o no con las marcas registradas BVD AND OVAL DESIGN (mixta), B.V.D. (mixta) y B.V.D. (denominativa), y que, además lá Corte consultante ha solicitado la interpretación del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, resulta pertinente analizarlos. b) las aseveraciones | falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los'productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, C) las indicaciones o aspveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobral la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidadÍde los productos.” 11 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 32-1P-2017 Referencia al Artículo 83 de la Decisión 344 El tenor del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 es el siguiente: “Artículo _83)- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, En relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a erro, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda Inducir al público a error;
La norma citada [consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables tomo marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los; mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.
Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productds y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad sel debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sir) hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si enfe ellos existe identidad o similitud y correspondencia entre los productds o servicios que ambos pretenden distinguir.
Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. 12 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.
Proceso 32-1P-2017 Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así cmo el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar error en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud puede ser:10 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces d| terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en] cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes dé los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor gradg a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o| valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Conforme a las [reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado] tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría incurrir en error en el público consumidor. Referencia al Artículo 136 de la Decisión 486 Por otro lado, el ténor del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 e el siguiente: 10 Ver Interpretaciones Préjudiciales recaídas en los Procesos 265-1P-2014 del 26 de febrero de 2015 y 31-1P-2004 del 9 de juhio de 2004. 13 Proceso 32-1P-2017 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para regis o O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, f para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca 'eda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.10.Como se despreride de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, párque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no sán distintivos extrinsecamente cuando puedan generar 1.11. 1.12.Un signo es idén 1.13.Se deberá verific riesgo de confusi público consumid ón (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el pá a) El riesgo al confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de copifusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor ¿al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cua determinado ndo el consumidor atribuye a dicho producto o servicio en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, empresarial dicho produd relación o vin Se deberá exami semejanza, para |l confusión (directo adiciones, todos la existencia de ider capaz de generar aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen del producto, al adquirirlo piense que el productor de o O quien presta el servicio y otra empresa tienen una iculación económica. ar si entre los signos confrontados existe identidad o lego determinar si esto es capaz de generar riesgo de O indirecto) o de asociación en el público consumidor. tico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni s elementos que lo constituyen. jar si entre los signos confrontados se observa la tidad o semejanza, para luego determinar si ello es iesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos| signos puede ser fonética.
Ortográfica y conceptual o ideológica, los cu tema. ales fueron desarrollado en el item 1.7. del presente Ver Interpretaciones Pre: 648-IP-2015 y 668-1P-20 údiciales recaídas en los Procesos 691-1P-2015 del 21 de julio de 2016 y 5 del 25 de julio de 2016. 14 1.14. Conforme a las 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, concreto se debe haya practicada Proceso 32-1P-2017 reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso rá verificar que el examen de los signos en conflicto se tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Criterios genera En vista de que V CLENCH GE BVD AND OVAL es para realizar el cotejo de signos distintivos n el proceso interno se discute si la marca solicitada B € E (mixta) es confundible o no con las marcas registradas DESIGN (mixta), B.V.D. (mixta) y B.V.D. (denominativa), es pertinente observar los criterios de cotejo.
Uniformemente arduos dentro d para llegar a d enfrentar al cons La complejidad e ha admitido que uno de los puntos más difíciles y Derecho Marcario es la confrontación entre dos signos erminar si entre ellos existe una similitud que pueda imidor al riesgo de confusión??. obre la determinación del riesgo de confusión ha sido destacada por es e Tribunal, así por ejemplo, en el Proceso 1-1P-87 del 3 t de Diciembre de 1987, señaló que: “Advierte la gil que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca C n otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarka compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al respecto.
La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionaria competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y cientificas, que deberían serltomadas en cuenta”. Por la importancia que reviste en el Derecho Marcario la comprobación de la existencia o nó del riesgo de confusión entre dos marcas, se toma en cuenta las reglas que sobre el tema reconoce la doctrina y la jurisprudencia: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las mard Regla 3.- Quien a, presunto y tener er s deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. orecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador cuenta la naturaleza del producto. Ver de modo referenc marzo de 1995. al la Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 09-IP-94 del 24 de 15 2.5. 2.6. 2378 2.8. 2.9.
Proceso 32-1P-2017 Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las márcas”??, La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medid tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
En las marcas és necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetfa en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, además de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de ua marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque este no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cótejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultángo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 2.10.Respecto a ta cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que “/a 2.11 similitud general gntre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. «Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que séa un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan.
No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo 14 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y|ss. Ver de modo referencihl la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 09-1P-94 del 24 de marzo de 1995. 16 3.1. 3.2. 3.3. 3,4, 3.5. que el criterio de marcas a compar, y pormenorizado base para formu Proceso 32-1P-2017 [quien califique, aceptando o no la semejanza entre las arse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico de todos los elementos y reglas que pueden servirle de lar su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación no plede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su que la doctrina y estas se realice € las circunstancias Comparación e denominativo ca criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas jurisprudencia han establecido.
La aplicación que de n el examen comparativo, dependerá en cada caso de y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. tre marcas mixtas, una de ellas con elemento ITA Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado B £ V marcas registrada necesario que sel conformados por Los signos mixto varias palabras) combinación de produce en el € diferenciarlo de la De acuerdo con | marca mixta ha característica de;
CLENCH GENE (mixta) es confundible o no con las s BVD AND OVAL DESIGN (mixta) y B.V.D. (mixta), es verifique la comparación teniendo en cuenta que están un elemento denominativo y uno gráfico. s se componen de un elemento denominativo (una o y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La estos elementos al ser apreciados en su conjunto onsumidor una idea sobre el signo que le permite s demás existentes en el mercado. a jurisprudencia de este Tribunal, “en el análisis de una y que esforzarse por encontrar la dimensión más la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad pene determina la imp, consumidores”. 15 tra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, lesión general que la marca mixta va a suscitar en los Si bien el elemen mixtos, dado que puede suceder qu ya sea que, por s causar un mayc to denominativo suele ser el preponderante en los signos las palabras impactan más en la mente del consumidor, e el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, u tamaño, color, diseño u otras características, puedan r impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.16 En el análisis de denominativo o y consumidor.
Asi, concreto si el característico, o si signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea ráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del la autoridad competente deberá determinar en el caso clemento denominativo del signo mixto es el más lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, 15 Ver Interpretación Prejidicial recaída en el Proceso 46-IP-2008 del 14 de mayo de 2008.
Marca: "PAN AMERICAN ASS Ver Interpretación Preju STANCE” (mixta). diicial recaída en el Proceso 56-1P-2013 del 25 de abril de 2013. 17 3.6. Proceso 32-1P-2017 la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos 6 si se trata de elementos abstractos.1? Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?8: a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el fotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de sigrjos denominativos:19 (1) Se debk analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener eh cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen lina función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto aylidaría a entender cómo el signo es percibido en el mercadó. (ii) Se debk establecer si los signos en conflicto comparten un mismo llexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas Los primeros son la base y el elemento que no tambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.?1 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe terjer en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 30-/P-2012 del 10 de mayo de 2012. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-1P-2013 del 25 de abril de 2013. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínirna con significado (xico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol: o que poseyéndolos prescinde He ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráís. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de "morfema”: Unidad mínima aislable en análigis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 18 1.
PG. Si Proceso 32-1P-2017 r lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas im te cd rimen de significado a la palabra. Es muy importante ler en cuenta que el criterio ideológico debe estar plementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a compar, ar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuen decisivé (v) Se deb más fu cómo e b) Si resultare d gráfico, se d puramente y ran en el mismo orden asumirán una importancia para fijar la sonoridad de la denominación. e determinar el elemento que impacta de una manera erte en la mente del consumidor, pues esto mostraría s captada la marca en el mercado. ue el elemento característico de los signos mixtos es el eben utilizar las reglas de comparación para los signos áficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar una comparación gráfica, conceptual y cromáti no sola sa, ya que la posibilidad de confusión puede generarse mente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos; la distribución y combinación de colores, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado, los colo prevale en los r. es y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele cer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias asgos y combinación de colores, en su conjunto pueden suscitar] una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusign. c) Si el elemen o gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión?2, salvo que pueda suscitar una 3.7.
Como en el caso nisma idea o concepto. del signo solicitado se trata de un signo compuesto se debe tener en cilenta en los signos compuestos generalmente están E Ver Interpretación Prejud|cial expedida en el Proceso 129-1P-2015 del 20 de julio de 2015. 19 3.8. integrado por dos Proceso 32-1P-2017 D más palabras2, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su inc cuya dirección son bencia en la distintividad del conjunto de la marca, en aplicables los siguientes parámetros:21 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Ubicación de llas palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palatira genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la[mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra|| Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la [mente del consumidor. Impacto en lla mente del consumidor de conformidad con la sonoridad della palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, estg podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la| palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad dél signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil fo tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la [palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca n€ toriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que cómpone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor[relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgué mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia én el conjunto.
Sobre la base dé los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los s expuestas, con el que pudiera existi marcas registradas gnos en conflicto de conformidad con las reglas ya in de establecer el riesgo de confusión y/o asociación entre el signo B 8 V CLENCH GENE (mixta) y las BVD AND OVAL DESIGN (mixta) y B.V.D. (mixta). 23 24 Dentro de los signos den que se componen de dos;
Ver Interpretación Prejudi minativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos o más palabras. ial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 20 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 32-1P-2017 Comparación entre una marca mixta con elemento denominativo compuesto y una marca denominativa Como la controversia radica en la posible confusión entre el signo solicitado B 8.
V CLENCH GENE (mixta) con la marca registrada B.V.D. (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. Los signos dendminativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o húmeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que ¡tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o fuíiciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que ng manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidádes y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.?5 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los e y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo|o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente:26 la comparación se determina que en la marca mixta predomina elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamenté en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea 6 concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marta mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el fotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos expuestas precedentemente en el numeral 3.6. del temal3.
Como el elementg denominativo en el signo solicitado es compuesto?”, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la 25 26 27 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-1P-2013 del 25 de abril de 2013. Ibidem. Dentro de los signos derfpminativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos|o más palabras. 21 4.5. 5.1. 5.2.
Proceso 32-1P-2017 distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los parámetros expue En congruencia « deberá verificar reglas ya expuest asociación que p GENE (mixta) y stos precedentemente en el numeral 3.7. del tema 3. on el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se Ue se ha realizado el cotejo de conformidad con las s, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o diera existir entre el signo solicitado B 8.
V CLENCH a marca registrada B.V.D. (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en signo es percibido la palabra que consumidor. La marca notoria De los argumento alegó que la marc; que resulta perting Referencia a la De el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el ¡en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es genera más poder de recordación en el público mente conocida s expresados por las partes se verifica que The B.V.D. a registrada B.V.D. sería notoriamente conocida, por lo te que dicho tema sea abordado. isión 344 Sobre el particular de la Comisión del “Artículo 83.. signos que, el, los siguientes (..) d) Constituya, transcripció conocido e: subregiona interesados aplicable, ci el uso del amparados los que el uf Esta dispo, legítimo titu; los Literales d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344 Acuerdo de Cartagena señalan lo siguiente: Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos relación con derechos de terceros, presenten algunos de impedimentos: una reproducción, la imitación, la traducción o la h, total oO parcial, de un signo distintivo notoriamente 2 el país en el que se solicita el registro o en el comercio O internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será on independencia de la clase, tanto en los casos en los que signo se destine a los mismos productos o servicios [por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en o se destine a productos o servicios distintos. sición no será aplicable cuando el peticionario sea el ar de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriameni productos a e conocida, independientemente de la clase de los servicios para los cuales se solicita el registro. 5.3.
De las disposicionés precitadas puede advertirse lo siguiente: 22 5.4. 5.5, 5.6. 5.7. Proceso 32-1P-2017 - No es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba total o parcialmente un signo notoriamente conocido. - La notoriedad puede ser alegada en el país en el que solicita el registro o é€n el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y debe pertenecer a un tercero. - No es registíable un signo que sea similar hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida. - La irregistrabilidad de un signo por las causales establecidas en los Literales d) y e) se genera de manera independiente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro.28 Cabe indicar que, ¡para que operen los mecanismos de protección al signo notorio, no es necesario que este se encuentre registrado en el país miembro del que $e trate; sino que basta que cumpla con el presupuesto normativo de ser un signo "distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad".?9 Cabe precisar qué no es posible afirmar que una marca es notoria desde su aparición en él mercado, toda vez que tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos| que distingue, su permanencia en el mercado, su aceptación y el grado de conocimiento entre los consumidores.
La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e inversión de su titúlar, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el|prestigio ajeno. En ese sentido, el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la autoridad administrativa, según sea el caso.
Así, conforme al Artículo 84 de la Decisión 344, para determinar si una marca es notoriamente fonocida se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 28 29 De modo referencial, verla Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2000 del 27 de marzo de 2001. Ibidem, 23 5.8. 5.9. Proceso 32-1P-2017 a) La extensión |de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antiguedad de la marca y su uso constante; d) El análisis delproducción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
Conforme a lo expllesto, se deberá tomar en cuenta la especial protección que la Decisión 344 brinda a la marca notoria, por la cual se la busca proteger de aquéllos signos que: (i) constituyan una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial; o, (ii) sean similares hasta el punto de producir confusión. Referencia a la Decisión 486 En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la| Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.4 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuantlo: ( ) 1) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripdión, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido| cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con esé tercero oO con sus productos oO servicios; un aprovechgmiento injusto del prestigio del signo; a la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” 5.10.
Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que 5.11 reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial..Al respecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 24 Proceso 32-1P-2017 5.12.
En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados. 5.13.Por su parte, el [Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estbs factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria. 5.14.
El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En ese sentido, para determinar s] una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citadd: “Artículo 228,- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) a) D) k) el grado|de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera ¡de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicips, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor] de toda inversión efectuada para promoverlo, oO para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifraf de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta| al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existehcia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspettos del comercio internacional; o, la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signa distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 5.15.La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable la máxima notoria non egent probatione.
Y es que, a diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manéra generalizada por todos (v.g. las capitales de los 25 paises), la notori de ser ampliam suficiente de su 8 de la prueba, entr 5.16. Así, la calificación afirmación ni de declarada por res Proceso 32-1P-2017 dad de la marca no se halla implícita en la circunstancia pto conocida, sino que es necesaria la demostración istencia al momento de que esta es alegada, a través e otros, de aquellos indicadores.30 de marca notoria no puede ser atribuida por la simple titular ni de los consumidores, sino que debe ser olución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador c notoria.31 5.17.
Resulta esencial momento a parti calidad, ya sea q marca notoria con) los derechos que 5.18. De conformidad q un signo distintivo no autorizado. 5.19. La protección esp extiende, en caso pendiente de re indebido de la r perjuicio que el distintiva o a la re 5.20.La notoriedad de alega esa condici notoriamente conc en forma no taxati 5.21.En relación con | autoridad compete los cuatro riesgos de confusión, de a pt confiere la norma cuando se ha registrado una marca.32 3 eputación de la marca notoria, así como impedir el Ñ n pleno convencimiento pueda calificar a una marca de que la autoridad nacional competente determine el Fr del cual la marca notoriamente conocida tiene tal ue se trate de una impugnación sobre la base de la ra un registro o bien para hacer valer preferentemente on el Artículo 225 de la Decisión 486, la protección de notoriamente conocido procede contra su uso y registro ecial que se otorga a la marca notoriamente conocida se de haber riesgo de confusión por similitud con un signo istro, pues se busca prevenir el aprovechamiento egistro del signo similar pudiera causar a la fuerza utación de aquella33, una marca no se presume, debe ser probada por quien 5n, En ese sentido, para determinar si una marca es cida se deben tener en cuenta los criterios establecidos a en el artículo previamente citado. a protección de los signos notoriamente conocidos, la nte al resolver la controversia deberá tomar en cuenta os los que se les debe resguardar, estos son: el riesgo sociación, y el de dilución y el de uso parasitario:35 De modo referencial, vel Ver Interpretación Preju Ibidem. ibidem. 35 Ibidern.
De modo referencial, ver] Proceso 109-1P-2013 del 5 de junio de 2013. Proceso 44-|P-1999 del 2 de febrero de 2000. dicial recaida en el Proceso 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 26 Proceso 32-1P-2017 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o ¡que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial tel producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de¡dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o slmitares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, auhque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efeúto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo | titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.36 Es importanté tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.37 d) El riesgo de|uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario sé aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.?8 36 MONTEAGUDO, Montiarjo. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 3 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 66-1P-2015, p. 19. 089% % Ibidem. 27 Y Proceso 32-1P-2017 5.22.
En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la Exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mang de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público cohsumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetds de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.32 5.23.
Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desehvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario, Bastará que se presente alguno de los cuatro riesgos señalados para conceder a la marta notoria la protección especial que merece por haber alcanzado dicha cálidad en el mercado.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver| el proceso interno 17811-2013-3099, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisá AyldrrGbteros | | Ja is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 39 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015. 28 Proceso 32-1P-2017 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ” Cecilia Luisa Ayllón Quihteros Gustavd/García Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarja General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 29