TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de abril de 2017 Proceso: 435-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente internó del Consultante: 2002-00379 Referencia: Patente: COMPOSICIONES QUE CONTIENEN TETRAHIDROLIPSTATINA Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2797, de 2B de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el 27 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16, 18 y 75 de la Decisión 486 de la Comisióf de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2002-00379; y, El Auto de 19 de fébrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandantej| LABORATORIOS LAFRANCOL S.A., Y TECNOQUÍMICAS S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA. DE INDUSTRIA Y COMERCIO, REPÚBLICA DE COLOMBIA. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 435-1P-2015 Tercero interesado: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG. Hechos relevantes. El 28 de febrero de 2002, ta Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, (a SIC) mediante Resolución 07381, otorgó! la patente de invención dénominada “COMPOSICIONES QUE CONTIENEN TETRAHIDROLIPSTATINA"? a favor de F. HOFFMANN-LA ROCHE AG., con vigerjcia desde el 4 de febrero de 1998 hasta el 04 de febrero de 2018.
LABORATORJOS LAFRANCOL S.A. y TECNOQUÍMICAS S.A., presentan? uná Acción de Nulidad en contra de la Resolución 07381, que otorgó la patente de invención denominada "COMPOSICIONES QUE CONTIENEN TETRAHIDROLIPSTATINA" a favor de F. HOFFMANN-LA ROCHE AG. El 18 de diciembre de 2002, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admite la Acción de Nulidad presentada por las sociedades LABORATORJOS LAFRANCOL S.A. y TECNOQUÍMICAS S.A, en contra de la Resolución 07381 de 28 de febrero de 2002, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declare nulo el Certifidado N* 27251.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), presentó contestación? la Acción de Nulidad. El 4 de septiembre de 2003, F. HOFFMANN-LA ROCHE, presentó contestación 4 la demanda de Acción de Nulidad interpuesta por las sociedades LABORATORIOS LAFRANCOL S.A. y TECNOQUÍMICAS S.A. contra la Resolución 07381 de 28 de febrero de 2002, como tercero interesado.
Mediante auta| de 28 de junio de 2014, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia dedidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Expediente Administritivo 98-5480. Certificado N* 27251.| De la revisión del exgpdiente no se ha encontrado la fecha de presentación de la Acción de Nulidad.
De la revisión del expkdiente no se ha encontrado la fecha precisa de la contestación de la Acción de Nulidad planteada. q 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Argumentos LABORATOR escrito de dem “( ) se debe 07381 ( ) e superiores: (.. la Comunida: Proceso 435-1P-2015 contenidos en la Acción de Nulidad OS LAFRANCOL S.A. y TECNOQUÍMICAS S.A., en su ¡anda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos: declarar nula y sin ningún efecto la Resolución número n concepto de ser violatoria a las siguientes normas ) artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de 'Andina, en cuanto tal Resolución otorgo, en contra de los indicados artículos, patente de invención a la creación COMPUESTOS QUE CONTIENEN TETRAHIDROLIPSTATINA, dado que el producto correspandior e, ni en cuanto a su ingrediente principal ni a las demás especificacio inventivo.
( y presen; del compuesti en el control q los Estados U de 1994 (ante obstante, se s relacionadas en las reivindicaciones tenía nivel La patente 4,598.089 publicada el primero de julio de ada el 18 de julio de 1984 revela una anterioridad evidente tetrahidrolipstatina, THL, como inhíbidor de la lipasa y útil prevención de la obesidad. No se analiza otra patente de nidos, la número 5,643,874 presentada desde 22 de julio s de la prioridad demandada y concedida)”. intentado pasar por encima de las autoridades, con el fin “( ) la e y ineniadopo no ha sido patentada en Colombia, no de otorgar a pues su renta para el sobren “( ) Por inte, Decisión 486, a sola entidad el privilegio de comercializar el producto, pricad es considerable por su formulación terapéutica y so”. pretación indebida de los artículos 16 y 18 de la misma en cuanto que se consideró que el ingrediente principal, los excipientes y la forma misma de presentación del producto patentado no estaban e público antes las prioridade. era de conoc cualquier pers supuesta inve, “Este THL coní ser patentado estado de la te fecha de pres las prioridade. es por todos || por lo tanto, inventiva. n el estado de la técnica, ni habían sido divulgados al de la fecha de presentación de la solicitud de patente y de alegadas, cuando todo indicaba lo contrario, o sea que miento general y no podían tener inventivo ya que para pna normalmente versada en el oficio correspondiente, la ación se derivaba evidentemente del estado de la técnica”. o venimos haciéndolo, según se ha demostrado, no podía en Colombia, ya que su estructura química estaba en el cnica desde mucho antes (por lo menos desde 1986) a la ntación de la solicitud materia de la patente acusada y de de ésta reivindica.
La molécula cuya patente se solicita »s aspectos, la misma de la anterioridad descrita y no es, novedosa ni mucho menos producto de una actividad Y 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4,5. 5.1. Proceso 435-1P-2015 “( ) Por falsa motivación, ya que no se tuvieron en cuenta anterioridades evidentes en el caso y se concedió la patente ignorando tales anterioridades, como sí no existieran”.
Argumentos (de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC, en sú escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: *( ) mediantejel privilegio otorgado en la resolución acusada, no protege de ninguna mánera el principio activo Tetrahidrolipstatina, como intenta sugerirlo erróneamente el demandante, sino que tal derecho está dirigido a proteger ln objeto diferente el cual se encuentra descrito concretamenté en el capítulo reivindicatorio de la solicitud”.
“( ) De esta forma el objeto de la invención protegida bajo el privilegio de patente, Se encuentra limitado estrictamente a composiciones farmacéuticas] con las características específicas y necesarias para la integralidad dé la invención”. “( ) la invención de la solicitud se considera novedosa, pues no se encontró referencia alguna en el estado de la técnica que describiera las composiciones de tetrahidrolipstatina como las que especifica la solicitud con todos sús componentes en las mismas proporciones y las características especificas de tamaño de partícula”.
“( ) la molécula Tetrahidrolipstatina no ha sido patentada en Colombia, las afirmaciones del demandante son apreciaciones subjetivas que debe demostrar”. “( ) Adicionalmente, debe realizarse que el hecho de que una herramienta donocida en el estado de la técnica sea utilizada como mecanismo general para llegar a un resultado, no necesariamente convierte su utilización y los resultados obtenidos para casos específicos en evidente para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.” Argumentos le la contestación por parte del tercero interesado F. HOFFMANN-LA ROCHE AG., en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) la solicitud de patente cumplió con los requisitos exigidos, de conformidad don lo establecido en la doctrina nacional, la internacional, y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de los artículos 14, 1 6 18 y 19 de la Decisión 486”. 5.2. 5.3.
Proceso 435-1P-2015 “( ) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de las interpretaciones prejudiciales correspondientes a los procesos 26-[P-99, 21-1P-2000, (81-IP-2000, 25-1P-2002, 28-IP-2002 y 43-I1P-2002, manifiesta qué “la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno dé los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser cohocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados éntre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido ánteriormente”.
“( ) tanto la novedad como el nivel inventivo son requisitos de patentabilidad que deben ser juzgados como un todo, no siendo posible desmembrar lina invención en sus partes constitutivas y realizar los exámenes respecto de cada una de ellas”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16, 18 y 75 dé la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretan por ser procedentes, excepto el Artículo 75 el cual se interpreta únicamente el literal b) por ser parte de la controversia la inobservantia de los requisitos de patentabilidad.
Se interpreta le oficio los Artículos 1, 2, 4 y 52 Literal a)? de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Decisión Andina 48B: Artículo 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en hi los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
Artículo 16.- Una ii se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnlea comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su casp, de la prioridad reconocida Sólo para el efecto dp la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese egeminando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publlue o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.
Artículo 18.- Se siderará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versalja en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado dé manera evidente del estado de la técnica. Artículo 75.- La auforidad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momentojlla nulidad absoluta de una patente, cuando. b) la invención no cómpliese con los requisitos de palentabilidad previstos en el articulo 14;
Decisión Andina 344: =p >» >» Proceso 435-1P-2015 De oficio se inierpreta la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 4868 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por ser aplicable a la controversia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Requisitos de fpatentabilidad, novedad y nivel inventivo.
El análisis dell nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio En la materia. La nulidad de la patente cuando no se cumplen los requisitos de patentabilidad ANÁLISIS DEJLOS TEMAS OBJETOS DE INTERPRETACIÓN Aplicación de|la norma comunitaria en el tiempo Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los héchos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad! Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el he£ho de que una norma posterior se utilice para regular los Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en toflos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de splicación industrial.
Artículo 2.- Una invelición es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá lodo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier ptro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad recondrida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trárnite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se esíliviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.
Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, sí para una persona del oficio normalmente versada|en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Articulo 52.- La autolidad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa e de las partes interesadas, siempre que: a) Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión Decisión 486: DISPÚSICIONES TRANSITORIAS Primera.
Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la fegistación comunitaria anterior 4 la presente Decisión, se regirá por tas disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo el lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentds se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al usd] goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de tos en trámite, fa presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha dh su entrada en vigencia. 6 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Proceso 435-1P-2015 efectos futurog de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.? El Tribunal e jurídica, y en aspectos de contenidos en comunitaria d afectará derec Así pues, la n por excepción hÑ sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad los casos de tránsito legistativo ha diferenciado los arácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal as normas, señalando de manera reiterada que la norma 2 carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no nos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. »rma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.* El Tribunal ha “Un der derecho posterior manifestado al respecto: cho de propiedad industrial válidamente concedido es un dquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma ho debe modificar una situación jurídica anterior”." Por ello, en ol ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición T actividad de regulando los quiere decir q para regular si imperio, aunq con el uso, re por la nueva le ansitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra a ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que le la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro tuaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su e los efectos de tales situaciones como las relacionadas ovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan y. Contrariamen caracterizan e, las normas de carácter adjetivo o procesal se or tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
En efecto, el conocido com comunitaria e por el Tribi modificacione conjunto de criterios que se exponen respecto del tema O “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis nal, especialmente por razón de las frecuentes y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Fropiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas se 2003, en dond ntencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP- e se precisó: Procesos 100-1P-201, Ibidem. de 25 de junio de 2013 y en el Proceso 82-1P-2014 del 10 de setiembre de 2014. Proceso 114-4P-2003 de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 1028 de 14 de enéro del 2004, 7 Proceso 435-1P-2015 *( ) toda| circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber|sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituyg aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser áplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación hacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ).
( ) la nárma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo, y, en caso de iinpugnación —tanto en sede administrativa como judicial — de la resoludión interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competefjte sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su| legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado| el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento|de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, |( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron intfoducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. *? 1.7. Porotro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter, A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 1.8.
El Tribunal ha|reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroabtividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión B5 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitorigp Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 nt Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa] anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respelb de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciahes aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a [ítulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexisterjtes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. E Proceso 28-1P-95, cajo “CANALF', publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 332, del 30 de marzo de 1998; y, eso 39-1P-2003.
Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acherdo de Cartagena N* 965, de 8 de agosto de 2003. 8 1.9. 2.1. 2.2. Proceso 435-1P-2015 Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho rjacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.
A la vez, sí el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter frocesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Por tanto, en jutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente pra la fecha de la solicitud ( ), ha sido derogada y reemplazada por otra £n el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentrán cumplidos o no fos requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido". 3 En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos procedimentales.
Requisitos dé patentabilidad, novedad y nivel inventivo. La pretensión Li dentro de la acción de nulidad presentada por las empresas LABORATORIOS LAFRANCOL S.A. y TECNOQUÍMICAS S.A. está soportada bajo el argumento de que la patente COMPOSICIQNES QUE CONTIENEN TETRAHIDROLIPSTATINA otorgada a favpr de F. HOFFMANN- LA ROCHE AG., no cumplía con los requisitos de hovedad y nivel inventivo puesto que deriva de manera evidente dell estado de la técnica sobre el principio activo tetrahidrolipstatina, THL, citando los siguientes antecedentes: a) Patente 4,598.089 publicada el primero de julio de 1986 y presentada el 18 de julio de 1984;!y, b) Patente 5,643,874 presentada desde 22 de julio de 1994, las cuales revelan el compuesto tetrahidrolipstatina, THL, como inhibidor de lajlipasa y útil en el control o prevención de la obesidad.
Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención $e encuentran establecidos en el Artículo 1 de la Decisión 344, y desarrállados por los Artículos 2, 4 y 5 de la misma normativa, siendo las misinas disposiciones contenidas en el Artículo 14, 16 y de la Decisión 486. Según lo dispuesto en el Artículo 1 de la Decisión 344 y Artículo 14 de la Decisión 486, son tres los requisitos para que un invento sea Proceso 46-IP-2005, de 28 de abni de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 1210, de 24 de junio fa 2005, 9 2.3. considerado p susceptible de De la noveda: Artículo 16 d considerará ni técnica”.
La novedad e: que está deter estado de la té al público po comercializaci solicitud o prio En el ordenar predica de a relación con el Una vez delir algunas reglas Proceso 435-1P-2015 atentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser aplicación industrial. J de la invención: El Artículo 2 de la Decisión 344 y el le la Decisión 486, establecen: “Una invención se eva cuando no está comprendida en el estado de la un atributo que toda invención debe poseer, la misma ninada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el nica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible r una descripción oral o escrita, por su utilización, n o cualquier otro medio antes de la presentación de una idad reconocida. niento jurídico comunitario andino, la novedad que se inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en estado de la técnica a nivel mundial. itado el concepto de novedad, es pertinente destacar con el objetivo de determinar la novedad del invento: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar [lla fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconociga. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioriades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.** En el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, se deti “Una inv nueva si debe mo; un invent erminaron ciertos criterios que conviene transcribir: nción tal como se encuentra reivindicada se considera no forma parte del estado de la técnica.
El examinador trar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando br deposita una solicitud de patente para una invención y 1 Proceso 12-1P-1998. Acuerdo de Cartageni nterpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del N* 428, de 16 de abril de 1999. 10 o 1? Proceso 435-1P-2015 no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva.
Para el docume, docume análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes tos del estado de la técnica. Sin embargo, si un to se refiere explícitamente a otro documento para proporcil onar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia docume, 2.4.
Del nivel inv 344 y 18 de | a puede derivar directamente y sin ambigiiedad del to”.15 fntivo: De conformidad con los Artículos 4 de la Decisión Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al e conocimientog$ técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podid aminador la posibilidad de determinar si con los lo legar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido ¿bvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, paraluna persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.
Con respecta|a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examin, lor técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).
En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad] y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en |uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las “anteriorídades* existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el écnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, Manual para el Exa, los Países 'n de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de de ta Comunidad Andina, 2004.
Disponible en hilo ¿Avww.comunidafandina.ora/public/patentes. pal. 11 ¿ 3.1. 3.2. Proceso 435-1P-2015 determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido a no producirse tal invención”.*6 Ahora bien, pára los efectos del Artículo 4 de la Decisión 344 y 18 de la Decisión 486 fesulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventiva| Lo obvio es aquello que es muy claro o que no tiene dificultad.
Mientras que lo evidenté es la certeza absoluta y manifiesta de la que no se puede dudar??. Comq se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este order) de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivd| cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en (a elaboración de la regla técnica.
El análisis de) nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medió en la materia Dentro del trámite administrativo, la Oficina Nacional Competente decidió otorgar la patente COMPOSICIONES QUE CONTIENEN TETRAHIDROLIPSTATINA a favor de F. HOFFMANN- LA ROCHE AG., por considerar que cumplía con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; sin embargo, las empresas LABORATORIOS LAFRANCOL S.A. y TECNOQUÍMICAS S.A. afirman que no se observaron log siguientes antecedentes: a) Patente 4,598.089 publicada el primero de julio de 1986 y presentada el 18 de julio de 1984;
Patente 5,643,874 presentada desde 22 de julio de 1994, las cuales revelan el compuesto tetrahidrolipstatina, THL, como inhibidor de la lipasa y útil en el control o prevención de la obesidad. En particular, lps Artículos 4 de la Decisión 344 y 18 de la Decisión 486, determinan que toda invención deberá poseer nivel inventivo, lo cual significa que lá misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica; debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos Proceso 12-1P-1998, publicada en fa G.O.A.C. 428 de 16 de abril de 1999, Patente: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA.
Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. “definiciones de evidente, evidencia y pbvio”. Págs. 686 y 1089. 12 Proceso 435-1P-2015 convencionalés o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampdco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales] de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. 3.3.
Para negar o conceder una patente definida por las reivindicaciones, se procederá a verificar si realmente existen diferencias entre éstas y el estado de la técnica más cercano (documentos patentes y no patentes). La existencial o falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto parallreconocer o no un nivel inventivo, sin que puedan existir respuestas intermedias, ya que el nivel inventivo existe o no. 3.4.
Asimismo, el Manual citado en el punto anterior establece al “análisis problema- solución como un método para la evaluación del nivel inventivo, el [cual indica que para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica ge recurre, siempre que sea posible, al método problema- solución, debiéndose cumplir las siguientes etapas:?8 “- identificación del estado de la técnica más cercano; - lidentificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - fiefinición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercap0? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre (la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se déibe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.
El prúblema técnico no siempre será el indicado en la solicitlid ya veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercaf)o puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. y ibídem. 13 Evalugr, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
La pregunta a contestar es sí teniendo en cuenta el estado de la [técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve la la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano 9 para resolver ei proplema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en sulcontexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. [Es decir, que la característica técnica que se está analidando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos|modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efactúa a posteriori, tomando como punto de partida la mismáé invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esflierzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenidd| que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La inyención reivindicada tiene que considerarse en su to.
Si consiste en una combinación de elementos no álido argumentar que cada uno por separado es obvio, omposición novedosa de AB donde A y B son dos de manera independiente, será inventiva si existe cto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de ctos de A y B, no habrá nivel inventivo. 3umen, el examinador debe plantearse las siguientes tas: - - ¿estaba un técnico con conocimientos medios natería en condiciones de plantearse el problema?; solverlo en la forma en que se reivindica; y rever el resultado? - ¿de - ¿de Sila ri Proceso 435-1P-2015 14 Sa «Y 3.5. 3.6. 3.7.
Proceso 435-1P-2015 El papel del técnico medio en la materia EL técnico medio en la materia es aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 3.5.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.
Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista 'obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 3.5.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio én la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.
Esto e$ de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la ¡eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuatja, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotragrse fácilmente a dicho momento.
Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis|retrotraido del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se fealice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serígn otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.
En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la Oficina Nacional competente debe demostrar que, para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del experto medio en la materia téfnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada-—y se hizo un análisis conjunto y retrotraido a la fecha de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad.
Se deberá analizar si las anterioridades descritas determinaban la falta de nivel invenfivo de las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente denpminada: “COMPOSICIONES QUE CONTIENEN TETRAHIDROLIPSTATINA” a la luz de los criterios descritos en la presente Interpretación Prejudicial. 15 e 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Proceso 435-1P-2015 La nulidad de la patente cuando no se cumplen los requisitos de patentabilidad En virtud de que en el proceso interno se discute sobre la supuesta nulidad en el otorgamiento de la patente "COMPOSICIONES QUE CONTIENEN | TETRAHIDROLIPSTATINA”, por tanto, es pertinente analizar lo dispuesto en los Artículos 52 Literal a) de la Decisión 344 y 75 Literal b) de la Decisión 486.
Recordemos que la nulidad de las patentes “es una especie dentro del género de la hulidad de los actos jurídicos. La nulidad de una patente implica que el 'acto jurídico mediante el que se ha otorgado la patente es inválido, quedando por lo tanto privado de efectos jurídicos”. 1? Asi las cosas, es pertinente apreciar el siguiente cuadro comparativo de las normas qué tratan el tema de la nulidad de una patente: Decisión 344 Decisión 486 Artículo 52- La autoridad Artículo 75.- La autoridad nacional nacional cfmpetente podrá competente decretará de oficio o a decretar, de oficio o a petición de solicitud de cualquier persona y en parte, la nulidad de la patente, cualquier momento, la nulidad previa audiencia de las partes absoluta de una patente, cuando: interesadas, sjempre que: b) la invención no cumpliese con los a) Haya sítio concedida en requisitos de patentabilidad contraverkción de cualquiera | previstos en el artículo 14;
( ) de las disposiciones de la presente Decisión; ( ) Si bien el Literal a) de la Decisión 344, deja abierta la posibilidad de que una patente pueda ser anulada por no cumplir con alguna de las disposiciones de esta norma; en cambio, la Decisión 486 establece un orden y determinación de cada literal como es el caso del literal b) por el cual se establéce que una patente puede ser anulada sino cumpliere con los requisitos Hel Artículo 14 de la misma normativa.
Es decir, con los tres requisitos esenciales: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. El régimen de hulidades permite establecer un contro! de legalidad sobre el acto de otorgamiento de la patente, con posterioridad al mismo. Este control es de fundamental importancia pues, generalmente, los CABANELLAS, Guillermo. “Derecho de las Patentes de invención”.
Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aíres 2001. Pág. 522. 16 Ñ 7 E 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. Proceso 435-1P-2015 perjudicados por una patente ilícitamente concedida no advertirán la extensión de los perjuicios infundados que asi sufren hasta una vez puestos de manifiesto los efectos de esa patente. El sistema del patentes está sustentado en una especie de “contrato social” entre el inventor y el Estado, por el cual el inventor es beneficiario de un derecho de exclusiva o monopólico por un tiempo determinado (veinte años), ¡a cambio de que la invención esté descrita de forma tal que, al momento de perder su vigencia, terceros puedan usar y mejorar la tecnología,| generando de esta forma un proceso de permanente innovación. En el mismo ¡sentido, se hace necesario precisar que, frente a "las causales de hulidad de patentes” existen según la doctrina “varias técnicas legisfativas que son posibles en esta materia”.20 Realizadas Estas observaciones preliminares, cabe referimos concretamenté a la causal de nulidad por inobservancia de las disposiciones que hacen referencia al cumplimiento obligatorio de los requisitos de | patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Naciorjal Competente?!, Las nulidades|de patentes pueden ser totales o parciales “( ) cuando las causales |indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las relvindicaciongs o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente cof, respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda”.
Asi las cosas, habiendo constatado que cuando estamos en presencia de los requisitos de patentabilidad nos encontramos frente a una causal de nulidad absoluta, el órgano consultante deberá determinar si las reivindicaciones de la patente en cuestión, se Encuentran insertas en su totalidad en esta causal o solamente algínas de ellas, a efectos de declarar la nulidad. 4.10.
Igualmente, a efectos de analizar la verificación o no de los requisitos de patentabilidad) la doctrina ha establecido: “ a) Falta de novedad de la invención. ( ) debe ser probada por quien redlama tal nulidad. Ello no implica la imposible prueba de un hechg negativo, sino la prueba de un elemento destructivo de la novedad de la invención patentada, o sea la existencia de una llamada anterioridad.
La prueba de la anterioridad resultará de las E Ibidem Págs. 536 a $53. Proceso 104-1P-2013, 17 4.11.La novedad, 4.12. Con los criteri reglas de la declar b) Falta de la pri patente, la técnic; la supue la técnic técnica « La prueb lograrse admisibl anteriorí. constituy la falta d prueba « técnica í fin de d normalrr de apred c) Falta casos da prueba Proceso 435-1P-2015 procedimiento aplicables en el litigio en el que se busque ación de nulidad de la patente.
Je actividad inventiva. ( ) También en este caso la carga eba pesa sobre quien reclama u opone la nulidad de la La prueba no es un hecho negativo, pues tiene lugar en el momento relevante ( ) y la demostración de que ta invención patentada podía ser deducida del estado de 2 en forma evidente por una persona versada en la materia orrespondiente. een dos elementos positivos: la demostración del estado de a del estado de la técnica en el momento relevante puede mediante cualquier elemento de prueba procesalmente 2.
( ) Sin embargo, como no se trata de probar solamente Hades aisladas, sino el conjunto de los elementos que en el estado de la técnica, este aspecto de la prueba de e actividad inventiva ya es de por sí más amplio que la e la falla de novedad. La relación entre el estado de la elevante y la invención cuya patentabilidad se impugna, a >terminar la existencia de actividad inventiva, requerirá ente de pruebas periciales, sin perjuicio de las facultades jación que necesariamente corresponden al juez.
Je aplicabilidad industrial. ( ) Como en el común de los nulidad, la carga de la prueba de la falta de aplicabilidad se dirige a hechos negativos, pues quien alega falta de prueba 00 sobre quien alega la nulidad. Sin embargo, esta aplicabil; invenció! invenció) el sentid element efectos—, peritos, é al partic Derecho requisitos ab: observancia producto o de Prejudicial se esenciales pa ad industrial demostrará el carácter abstracto de la patentada, o bien que la relación existente entre esa 2 y sus efectos no constituye una aplicación industrial en p del Derecho de Patentes.
En esta prueba existirá un fáctico —la relación entre la tecnología patentada y sus que deberá ser probado normalmente con el auxilio de sí como una evaluación jurídica de tal elemento, en base far sentido del concepto de aplicabilidad industrial en el de patentes, que estará a cargo del juez de la causa"2. | nivel inventivo y la aplicación industrial constituyen olutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria ra el otorgamiento de una patente de invención, sea de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. ps que se han desarrollado en la presente Interpretación deberá determinar el cumplimiento de los requisitos a el otorgamiento de una patente, y si los mismos fueron 22 ibídem. 18 Proceso 435-1P-2015 debidamente gbservados por el examinador quien debía analizar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la presentación de la solicitud, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el ¡asunto técnico correspondiente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 2002-00379, la que deberá ser adoptada al emilir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,¡en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / Cecilia Luisa Ayllón¡Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro G pac MAGISTRADO 19 Proceso 435-1P-2015 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustayó Garcid Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación|en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 20