Proceso: 478-IP-2016 — Comunidad Andina

qe TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 478-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-224134 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial signos involucrados: “DESDE 41975 EL RANCHERITO” (mixto) “EL RANCHERITO” (mixto) vs “EL RANCHERITO DE LA PINTADA” Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1003-309 del 19 de agosto de 2016, recibido el 1 de septiembre de 2016 vía courrier, mediante el cual, el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2015-224134; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante:| Demandado: 2. Hechos relevantes Proceso 478-1P-2016 ALZATE NOREÑA S.A. INVERSIONES DAGUSTO S.A.S. 2.1. El 7 de octubre de 2015, ALZATE NOREÑA S.A. presentó, ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, “la SIC”), demanda! por infracción de derechos de propiedad indústrial en contra de INVERSIONES DAGUSTO S.A.S. por uso del signo|EL RANCHERITO DE LA PINTADA el cual se confunde con las siguientes marcas: Marca Clase | Productos/servicios Certificado Desde 43 Servicios de bar, | 321447 1975 El restaurante, incluyendo Rancherito comidas rápidas.

El 43 Servicios de bar, | 274879 Rancherito restaurante, incluyendo comidas rápidas. El 31 Tabaco y cerillas 164084 Rancherito El 43 Servicios de restaurante, | 471134 Rancherito bar, incluyendo comidas rápidas, banquetes, catering. 2.2. Adicionalmente, afirma ser titular del nombre comercial EL RANCHERITO utilizado desde el año 1975. 2.3.

El 9 de junio de 2016, INVERSIONES DAGUSTO S.A.S. presentó escrito de contestación a la demanda de infracción planteada en su contra. o Radicación 15-2241$4-00002-0000, 2.4, 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 41. 4.2. Proceso 478-1P-2016 Por Auto 70075 de 9 de agosto de 2016, la SIC solicitó la Interpretación Prejudicial delos artículos 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda presentada por parte de ALZATE NOREÑA S.Al La denominación EL RANCHERITO ha sido utilizada como nombre comercial destle el año 1975. Es titular de las marcas detalladas en el numeral 2.1. de los hechos. INVERSIONES DAGUSTO S.A.S. se encuentra utilizando en el mercado la denominación EL RANCHERITO DE LA PINTADA para identificar servicios de restaurante de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pocos mesesjatrás ALZATE NOREÑA S.A. recibió varios comentarios negativos respecto de los servicios y atención a los clientes que acudieron al establecimiento de comercio EL RANCHERITO DE LA PINTADA porllo que se evidencia que el consumidor asocia este local con el de propiedad del verdadero titular de las marcas. El uso del signo EL RANCHERITO DE LA PINTADA además de crear confusión, realiza actos de imitación, explotación de la reputación ajena, desviación de|clientela y engaño. La demandada realiza actos desleales e infracción de derechos de propiedad industrial.

EL RANCHERITO es una expresión arbitraria para identificar servicios de restaurante encasillados en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandada no posee registro alguno de marcas que incorpore la denominación|RANCHERITO. La demandada ha venido utilizando la denominación EL RANCHERITO DE LA PINTADA como enseña comercial para identificar el establecimiento de comercio.

Argumentos ¡de la Contestación presentada por parte de INVERSIONES DAGUSTO S.A.S. En el año 1990 se fundó el establecimiento de comercio denominado RANCHERITO LA PINTADA por el señor Luis Horacio Quiceno Gutiérrez. Dicho signo perteneció a varias personas de acuerdo con la siguiente información: 4.3. 4.4. Proceso 478-1P-2016 a) Luis Horacio Quiceno Gutiérrez por tres años. b) José Ferr 1993. c) Claudia H inscribién como RE PINTADA ando Grajales Figueroa, a partir del primero de marzo de atricia Carmona Grajales, desde el 14 de febrero de 1996, dolo en el Registro Mercantil bajo el Número 21-272402-2 ¿"STAURANTE Y ESTADERO RANCHERITO DE LA d) Carmen lia Arroyave de Orozco, quien lo adquirió por compra a la señora Claudia Patricia Carmona Grajales el 24 de enero de 2008. e) Ruth Mafía Orozco Arroyave, quien lo aportó a la sociedad RANCHE f) Finalmen Durante die ITO DE LA PINTADA S.A.S. b lo adquirió INVERSIONES DAGUSTO S.A.S. ciséis años aproximadamente, el establecimiento ha funcionado cóntinuamente con el nombre RANCHERITO LA PINTADA, sin que nadie En territorio « comercio y RANCHERIT] haya reclamado su uso. colombiano operan más de cien (100) establecimientos de sociedades comerciales que utilizan el nombre D. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad artículos 191 Andina?.

Proc De oficio3 se de un tema d 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad ede la interpretación solicitada. ETA solicita la Interpretación Prejudicial de los interpretarán los artículos 154, 155 literal a), por tratarse 2 Uso no autorizado de signos distintivos en el mercado y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 191.- El en el comercio y derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso mina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimi: “Artículo 192.- El ato que lo usa”. titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un ES distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación co! la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notor comercial injusto, empresa del titula] Será aplicable al corresponda.” Decisión 486 de “Artículo 154.- El ante la respectiva “Artículo 155.- El tercero realizar, sil tamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la lombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto ¡a Comisión de la Comunidad Andina lerecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma Dficina nacional competente”. registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier su consentimiento, los siguientes actos: 4 1.1. 1.2. 1.3.

Proceso 478-1P-2016 el Artículo 200 relacionado a la enseña comercial, al ser una de las normas invocadas por la parte actora en su demanda de nulidad. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos qué confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al Uso exclusiva de la marca. La acción de infracción de derechos. El uso previo de un nombre comercial y/o enseña comercial como defensa en [una acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Comparación entre signos denominativos y mixtos. Preguntas fofímuladas por la Autoridad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al Uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos En el caso en][análisis, se enuncia que el uso del signo EL RANCHERITO DE LA PINTADA infringe los derechos de propiedad industrial del titular de las margas “DESDE 1975 EL RANCHERITO” (mixta) y “EL RANCHERIT[O” (mixta), por lo que se analizará esta figura legal.

Se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artíc L 154.. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de|marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de fmarcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

En efecto, una vez registrada la marca su titular tienje la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marcaltiene dos tipos de facultades:* a) aplicar o co ta marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado;¡|o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(-..) “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro". De modo referengjal, ver Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 478-1P-2016 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla., b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado.

(1) Enjel ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registten una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) Enjel mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidiad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio uf signo idéntico o similar en relación con cualquier producto O servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación enjel público consumidor.

La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitár que el doble uso de un signo idéntico o similar introduzca confusión en| el mercado', lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada lde una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos signos idénticos o similares en él mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferéntes del producto están interesados en que se establezca la identidad dé este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las caracteristicas especiales que posee.

La presencia Efectiva de por lo menos dos signos que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. Donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampógco habrá posibilidad de confusión. Por lo antes expuesto, la norma permite que el titular de una marca inicie las acciones | respectivas para proteger su derecho debidamente concedido, evitando que terceros sin su autorización la usen, siendo la autoridad la llámada a acoger el pedido, siempre y cuando se configure el uso no apegado a derecho.

Acción por ihfracción de derechos En el caso en análisis la actora ALZATE NOREÑA S.A. afirma ser titular del Nombre Cpmercial EL RANCHERITO desde el año 1975, por lo que 6 Proceso 478-1P-2016 DAGUSTO há infringido sus derechos al usar en el mercado el signo EL RANCHERITO DE LA PINTADA, razón por la cual, se analizará el Artículo 192 de la Decisión 486, el cual dispone que: “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular O con[sus productos o servicios.

En el caso de nombres comertiales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de lal empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. 1.8. La norma antes citada faculta al titular de un nombre comercial a impedir que un tercerb use en el comercio un signo idéntico o similar que pudiera crear riesgo de confusión o de asociación, pudiendo iniciar las acciones legales pertinentes para impedir el uso no autorizado. 1.9.

Determina además que serán aplicables al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 de la Decisión 486, en lo que sea pertinente. 1.10. En el presenfe caso el Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. 1.11. Para el caso particular y, de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial ifiterés el comportamiento determinado en el literal a) del mencionado artículo. 1.12.El literal a) establece la prohibición de colocar una marca similar o idéntica sobra productos o servicios idénticos o similares para los cuales ya existe un registro previo, o sobre productos o servicios vinculados, o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, ya que se evidencia que el producto que no es originario del titular de la marca, está realizando un acto evidente de confusión. 1.13, Elementos para calificar la conducta contenida en el literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486: El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: mn 1.14. 1.15.

Proceso 478-1P-2016 Sujeto: L Resumen del activo Sujeto pasivo supuesto l Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca | directamente para productos a que sobre los aplicada sobre distingue mismos productos. Il productos. productos. [ Es titular de | Usa la marca | Marca protegida una marca | sobre para servicios que productos aplicada sobre Supuesto distingue vinculados a productos.

El Tribunal advierte que el literal estudiado no prevé que se demuestre el riesgo de|confusión o asociación en el mercado. De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la oausal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. Conforme las disposiciones legales antes detalladas, la legislación comunitaria|otorga al titular del registro de la marca la facultad para “impedir” deferminados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, ¡cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. Asimismo, éste Tribunal señala que “de acuerdo con la Decisión 486 también se ¡deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”, aspecto que se deberá verificar al resolver el proceso interno. 8 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Proceso 478-1P-2016 El uso previo de un nombre comercial y/o enseña comercial como defensa en una acción por infracción de derechos de propiedad industrial La compañía demandada INVERSIONES DAGUSTO S.A.S. enuncia que el establecimiento de comercio denominado EL RANCHERITO DE LA PINTADA ha sido utilizado en el mercado desde el año 1990 por varias personas, mientras que la actora ALZATE NOREÑA S.A. en los argumentos| de su demanda afirma que la demandada utiliza como nombre comercial el signo antes descrito desde 1975, en razón de lo cual se analizará este tema.

Teniendo eh cuenta que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere coh su primer uso en el mercado (sistema declarativo), se debe establécer el momento en que el nombre supuestamente infractor fue usado pór primera vez. Este dato proporcionaria el primer paso para evaluar una|posible infracción, ya que si se usó antes de la solicitud de registro de lla marca no habría ningún tipo de infracción, pero si se usó posteriormente podría presentarse una infracción si existe riesgo de confusión y/o asociación en el marco de lo planteado en la presente providencia, es decir, bajo la aplicación de las reglas expuestas en el acápite precedente.

En considerfción a que a las enseñas comerciales le son aplicables las disposiciones relativas al nombre comercial, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 200 de la Decisión 486 y, a su vez, a éste les son aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones concernientes a las marcas, el Tribunal estima adecuado referirse a la identidad y la semejanza de un signo con una marca y con un nombre comercial y con una enseña comercial$, Momento a| partir del cual se genera la protección del nombre comercial y/o enseña comercial En consideración a que tanto el actor como el demandado afirman ser titulares de (n nombre comercial, se analizará el tema de a partir qué momento se genera la protección del mismo.

Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial y en ese caso aplicable también para enseña comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, Uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuándo cesa el uso real, sustancial y constante del nombre comercial.

Ppr su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que Proceso 5-1P-2013. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 478-P-2016 el registro o[el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente|tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso real, sustancial y constante dél nombre comercial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial y/o enseñal comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación ¿e acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en|la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.5 Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre conjercial y/o enseña comercial, deberá probar por los medios procesales dl alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro £ de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporciona por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.? La personal que alegue tener un nombre comercial y/o enseña comercial, deberá probar su uso real, sustancial y constante en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro.

Sin embargo, erjtre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real, sustancial y constante en el mercado del nombre comercial son las facturas |[comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría qle demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre conjercial y/o enseña comercial, deberá probar su uso real, sustancial y tonstante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado,|es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinada] en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado Ver de modo referéncial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 45-1P-98, publicado en la Gaceta ol N? 581, del 12 de julio de 2000.

Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 3-1P-98. 10 2.10. 2.11. 2.12. 3.2. 3.3. Proceso 478-1P-2016 mantenga lbs elementos esencialest, y constante que su uso sea permanente? Asimismo, gonstituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar 6 transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publididad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciónes escritas u orales, independientemente del medio de comunicaci Án empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Como ya se ha detallado en líneas anteriores, el nombre comercial y/o enseña comercial, nace con su primer uso y no requiere de registro alguno. Adicionalmente basta con que no sea similar o idéntico a otro signo previd en el mercado para que pueda ser objeto de protección. En este señtido, se deberá verificar si en efecto el uso del nombre comercial y/o enseña comercial “EL RANCHERITO DE LA PINTADA” es anterior a las marcas “DESDE 1975 EL RANCHERITO” (mixta) y “EL RANCHERITO (mixta)” de propiedad de la actora para poder justificar su tonducta en el mercado.

Comparación entre signos denominativos y mixtos Como la conitroversia es respecto a la presunta confusión entre el signo "EL RANCHERITO DE LA PINTADA” (denominativo) y las marcas “DESDE 1975 EL RANCHERITO” y “EL RANCHERITO” (mixtas), se abordará este tema en este acápite. Aunque el [elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor/ [también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sirjo el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otrás caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor; de acuerdo con las particularidades de cada caso. de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Un nombre comertial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generaría ninguna clase de Herecho.

Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario nó cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendria relación con el público consumidor. Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida er]|el marco del Proceso 45-1P-98. 11 Proceso 478-1P-2016 3.3.1.

Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener[en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender cómo|el signo es percibido en el mercado. 3.3.2. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evideñte. 3.3.3.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.4. Se AN determinar, el elemento que impacta de una manera más flierte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo|es captada la marca en el mercado. 3.4. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para ellcotejo* entre los mismos: 3.4.1.

Si el Elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.4.2. Si el ento denominativo es preponderante. El cotejo debera realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotéjo de signos denominativos: 3.4.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.4.2.2,Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacar] las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida En el marco del Proceso 26-1P-2014. 12 Ss 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Proceso 478-1P-2016 se encuentra en el diccionario.!! Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport- ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.12 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumípor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo genefal en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a ta palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusióh en los signos en conflicto, 3.7.1.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.7.2. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indicá la sonoridad de la denominación. 3.7.3. Se débe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo|es captada la marca en el mercado.

En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflictojes compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de|las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia a RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación; p.ej., ferr, en e nterráis.

RAE: 1. m. Gram. Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Porjpposición a lexema, morfema gramatical; p, ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persopha, primera y número, plural 13 Proceso 478-1P-2016 en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros*3: 3.8.1. 3.8.2. 3.8.3. 3.8.4. 3.8.5. 3.8.6.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder |de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impatto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servidios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este daso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deber) excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o prepohderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, tenierido en cuenta lo siguiente: 3.8.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.8.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.8.6.8.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julto de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el márco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida er) el marco del Proceso 250-1P-2015, 14 3.9.

Proceso 478-1P-2016 En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá procéder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, don el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante La autoridad|solicita el pronunciamiento de lo siguiente: b) En casó de presentarse una disputa entre un nombre | y una marca registrada que resulten ser idénticas o o registrada anterior, ni a un nombre comercial que haya estado en el mercado con anterioridad.

En este||sentido, para que el nombre comercial no infrinja un derecho,|éste debe haberse usado sin invadir un derecho de un tercero ylademás dicho uso debe ser continuo, es decir, de manera incesante en el tiempo para que pueda afianzarse su derecho. El derecho a un nombre comercial nace con su uso y deja de existir por su falta de utilización o su cese, por lo que quien alegue ser titular del este tipo de signos, debe probar que lo ha utilizado de manera [recurrente y continua en el mercado para alegar su derecho.

En caso de que el nombre comercial haya sido utilizado existiendo previaménte una marca similar o idéntica, o sea, posterior al registro de la marca, existirá infracción. En los términos del Artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, ¿qué el lmentos de juicio se pueden tener en cuenta para determinar el “primer uso” sobre un nombre comercial? Al nacer [el nombre comercial con el primer uso se entiende que es con su primer acto de comercio, su primera venta, su primer cliente, su primera factura, por lo tanto quien alegue el uso desde una determinada fecha, deberá adjuntar como pruebas facturas de ventas a| partir de las cuales nació su derecho, certificados de clientes [ps cuales enuncien desde cuando son clientes del local, 15 Proceso 478-1P-2016 los cuales se pueden corroborar con las facturas de venta, el contrato|de arrendamiento del local donde inició las actividades, el registro de contribuyente com el nombre del local, entre otros elementós que permita la legislación interna de cada uno de los Países Miembros.

Cc) A parte de las herramientas de interpretación para determinar el alcance de la protección de un nombre comercial, consagijadas en el inciso segundo del artículo 192 de la Decisión 486 de 2000. ¿qué otras se pueden tener en cuenta para deferminar su grado de protección? En efecto, el segundo párrafo del Artículo 192 de la Decisión 486 enuncia|que serán aplicables a nombres comerciales los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda, disposiciones legales que prefisamente autorizan al titular de un nombre comercial a iniciar acciones por infracción de sus derechos de propiedad industrial las mismas que son bastante amplias para su protección, Son también aplicables para la protección de un nombre comercial las dispósiciones contenidas en los artículos 190, 191 y 193 en lo relaciongdo a su concepto, forma en la que nace su derecho exclusivo y la facultad de su depósito ante la autoridad nacional competente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno 2015-224134, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andiha, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | Cecilia LUTO (yilóf Quinteros is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 16 Proceso 478-1P-2016 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. | ) LAL les SEA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros CTS “Garcia/Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la ¡Autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejlidicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17