as y TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso: 522-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2012-00262-00 Referencia: Marcas ULTRAGAS (mixta) y GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), nombre comercial y enseña comercial GAS (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 4591, de 11 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el 13 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 literales a) e i) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00262-00.
El Auto de 30 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el progeso interno Demandante: GAS EVOLUTION JEANS LTDA. 2.1. 2.2. 2.3. Demandado: Tercero interesado: Proceso 522-1P-2016 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. ULTRAGAS S.A. E.S.P. Hechos relevantes El 30 de julio de 2008, ULTRAGAS S.A. E.S.P. (en lo sucesivo, ULTRAGAS) solicitó el registro como marca del signo ULTRAGAS (mixto), para distinguir productos de la Clase 35* de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas”, instituida por el Arreglo de Niza (eh adelante, Clasificación Internacional de Niza)?.
El 31 de octubre la Gaceta de Pro) Dentro del plazo | e) ULTRAGAS de 2008, se publicó el extracto de la referida solicitud en piedad Industrial 597. egal, GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (en adelante, GAS JEANS), presentó l oposición con fundamento en la confundibilidad del signo solicitado con los iguientes signos distintivos de su titularidad: EVOLUTION JEANS (denominativa), registrada mediante certificado 326700, para distinguir “vestidos, calzado y sombrereria”, a) Marca GAS de la Clase b) Enseña co 12713, para actividades principalme: 18, 23, 24, relacionado: Niza"; y, 25 de la Clasificación Internacional de Niza; nercial GAS (mixta), registrada mediante certificado identificar “establecimientos comerciales dedicados a o negocios relacionados con su objeto social y te con todos los productos comprendidos en las clases 25 y servicios de distribución al por mayor y al detal, con la Clase 42 de la Clasificación internacional de Clase 35: Servicios de y distribución de prod: de alumbrado; bujías importación, exportación, comercialización, compra y venta, representación ctos tales como aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para mechas para el alumbrado; metales comunes y sus aleaciones; materiales absorber, regar y las [neo el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de construcción metáli férreas; cables e hilos de caudales; producto: -os; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías hetálicos no eléctricos; cerrajería y ferreteria metálica; tubos metálicos; cajas metálicos no comprendidos en otras clases; minerales; vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; vestidos, calzados, sombrerería, especialmente uniformes.
Expediente administra! L 08 79268. e? o» 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. El 5 de febrero de! c) Nombre cor] 12677, para Proceso 522-1P-2016 ercial GAS (mixto), registrado mediante certificado amparar “actividades o negocios relacionados con su objeto social principalmente con todos los que tengan que ver con productos d mayor y al « Internacional El 20 de enero de Distintivos de la S! SIC) declaró infur signo ULTRAGAS El 2 marzo de 20 subsidio, de Apelé El 8 de abril de 2 las clases 18, 23, 24, 25 y servicios de venta al por etal, relacionados con la Clase 42 de la Clasificación de Niza”. 2010, mediante Resolución 04976, la División de Signos uperintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la dada la oposición planteada y concedió el registro del (mixto). 0, GAS JEANS presentó Recurso de Reposición y, en ción contra la Resolución 04976. 010, mediante Resolución 18229, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el Recurso de Reposición, confirmó la Resolución 04976| El 13 de marzo de Delegado para la Apelación, confirr El 19 de julio de 2 2012, mediante Resolución 013632, el Superintendente Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el Recurso de ó la Resolución 04976. 012, GAS JEANS interpuso, ante la Sección Primera de la Sala de lo Concioso Administrativo del Consejo de Estado, acción de | nulidad y restabl 04976, 18229 y O El 5 de diciembre: de nulidad y resta y restablecimientc ecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 3632. de 2013, ULTRAGAS, presentó contestación a la acción blecimiento del derecho. 2014, la SIC presentó contestación a la acción de nulidad del derecho.
OS: Proceso 522-1P-2016 2.11.El 24 de agosto de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. Administrativo dell Consejo del Estado de la República de Colombia suspendió el profeso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 literales a) e i) y 1136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho planteada por GAS JEANS El nombre y enseña comercial GAS (mixtos), de titularidad de Gas Jeans se encontraban y encuentran debidamente protegidos de conformidad con la legislación colombiana, con anterioridad a la época en que se concedió el registro de la marca ULTRAGAS (mixta) y aun con anterioridad a la época en que se solicitó el registro, no solo porque dentro de la entidad reposan los depósitos correspondientes, sino porque además se relacionan pruebas tendientes a demdstrar el mencionado uso, tal y como quedó establecido en la Resolución cuya nulidad se pretende.
La expresión ULTRAGAS se confunde con la marca, nombre y enseña comercial GAS; eh esa medida la División de Signos Distintivos de la SIC violó el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 al conceder el registro de una marca confundible con un nombre y enseña comercial de cuya existencia tenía pleno conocimiento. Entre el nombre y enseña comercial GAS y la marca ULTRAGAS existe identidad visual provocada por las semejanzas ortográficas.
El signo solicitadd puede inducir a error al público consumidor, ya que los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Intemacional de Niza, tales como importación, exportación, comercialización, compra, venta representación y distribución de productos tales como vestidos, calzado, sombrerería, en gspecial uniformes, se encuentra en el mismo ramo de negocios para los cuales GAS JEANS tiene registrado su nombre comercial y enseña comercial.
Existió una clara Violación al Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 al omitir la SIC su aplicación, al existir un nombre y enseña comercial cuya existencia tenía pleno conocimiento el solicitante de ULTRAGAS (mixta). Argumentos dé la contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la SIC El signo solicitado ULTRAGAS (mixto), en su conjunto es una expresión distintiva y caprichosa, respecto de los servicios que intenta proteger, esto es, aquellos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
No existe riesgo de confusión entre el signo ULTRAGAS (mixto) y los signos GAS, GAS JEAN5 o GAS EVOLUTION JEANS. 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. Proceso 522-1P-2016 Contrario a lo que alega el accionante, la marca ULTRAGAS (mixta) además de reunir os requisitos necesarios para constituirse como marca, por cuanto se trata de una marca apta para distinguir servicios en el mercado, no se Pl comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en la De la simple apre elementos denon Decisión 486. ciación de las marcas en conflicto se resalta que los inativos de las marcas registradas GAS y la marca demandada ULTRIAGAS no son susceptibles de causar confusión o riesgo de asociación. Los elementos figurativos que componen la marca ULTRAGAS son distintivos y parti el nombre comer Argumentos de | ULTRAGAS es ur) dos palabras ind elementos gráfica Entre los signo: (denominativo), 1 Ulares, los cuales no obran en la marca registrada ni en al o enseña comercial prioritarios. contestación por parte de ULTRAGAS a palabra creada para ser registrada como marca, no son ependientes, sino una sola que está acompañada de = ULTRAGAS (mixto) y GAS EVOLUTION JEANS o se presenta ningún tipo de similitud.
En efecto, el primero se compane únicamente de una palabra, mientras que el segundo de tres. El signo ULTRAGAS resalta en su parte gráfica al ser una combinación de colores, letras, e de gas natural del la mente del cons tipo de confusión La partícula GAS NORMAS A SER La Corte consult: 134, 135 literales de la Comunidad; critas de tal manera que es particular.
Posee una llama color púrpura que es lo que está destinado a grabarse en umidor promedio, por lo que se debe descartar cualquier ho es apropiable por persona alguna. INTERPRETADAS nte solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos a) e i) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión 'Andina. No procede la inlerpretación del Artículo 134 ni del literal a) del Artículo 135 de la citada Decisión, por cuanto la controversia discutida ante el Tribunal consult; intrínseca del sig la interpretación que el demand engañoso. nte no versa precisamente sobre la aptitud distintiva no solicitado, sino respecto de la extrínseca.
No procede del Artículo 135 literal i) de la misma Decisión, toda vez nte no alega que el signo solicitado sea un signo Proceso 522-1P-2016 En consecuencia, procede únicamente la interpretación del Artículo 136 literal b) de la Detisión 4863 al argumentarse que el signo solicitado se confunde con un nombre comercial previo. De oficio, se interpretarán el literal a) del Artículo 136, por cuanto uno de los signos opositojes es una marca previamente registrada, y los artículos Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrén registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente lin derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) sean idénticos o se agemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o selasemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los|fnismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marta pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
CJ" “Artículo 190.- Se entahderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establegimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrit en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. “Artículo 191.- El derelrho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina dando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo sa.
Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el ci rcio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial' injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de ta empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. “Artículo 192.- El tit de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distíhtivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales noloriamahte conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o impilicara un aprovechamiento injusto del prestiglo del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda". "Artículo 193.- Confotme a la legislación interna de cada Pais Miembro, el litular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarálivo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los lérminos previstos en el articulo|1191". 6 aun o 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 522-1P-2016 190, 191,192, 193 y 200 para tratar el tema del nombre comercia! y la enseña comercial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad dé signos por identidad o similitud.
Similitud figurativa o gráfica, ortográfica, fonética y conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. El nombre comerdlal, su protección y su prueba. Ámbito de protección de la enseña comercial. Comparación entre signos mixtos. Conexión competitiva entre las Clases 35 y 18, 23, 24, 25,
42. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad ¡de signos por identidad o similitud. Similitud figurativa o gráfica, fonética y conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo|de signos Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo ULTRAGAS (mixto), solicitado ¡por ULTRAGAS, y la marca GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), enseña comercial y nombre comercial GAS (mixto), registrados a favof| de GAS JEANS, sobre la base de la cual se presentó la oposición, que fuelfinalmente declarada infundada.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión dé la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso eh el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean iflénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitatla para registro o registrada por un tercero, para los mismog$ productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
()”. Como se desprenfle de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar á otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.
“Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro". 1.4. b) Proceso 522-1P-2016 El riesgo de tonfusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuahdo el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente pokee. El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, launque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial Hel producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho produáto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la cpntroversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de geñerar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud enfre dos signos puede ser: a) b) d) Fonética: Sé refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Lal determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados$. Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomándo en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado|a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?.
Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el cóncepto que evocant, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante*. Véase, por ejemplo, las (nterpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-1P-2013 y el Proceso 519-1P-2015. tbidem.
En ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015. Ibidem. Proceso 522-1P-2016 1.5. Igualmente, al profeder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglás para el cotejo de marcas: 10 1.6. a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se débe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un Análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis domparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pjues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor ¡medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumido; medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor, medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación coi la categoria de bienes o productos, lo que debe ser analizado y|ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante | para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien| productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto dél cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.1! 1 “ Véase, por ejemplo, la If terpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015.
Ver Interpretación erojlicia 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. 1.7. 1.8. Proceso 522-1P-2016 b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos yfo servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos [únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los difigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta pof la autoridad nacional competente al realizar el respectivo Análisis de confundibilidad. 12 En relación con ésta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medid, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfetta que conserva en la memoria!?, Asimismo, se entiende que este percibe lla marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles**.
Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se cónsidera que se trata de un consumidor normalmente informado y razorjablemente atento y perspicaz!5, Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproducé, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen lá marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en ski conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor?S, 12 Ver Interpretación Prejuflicial 473+-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
Véase, por ra “dls prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12; Proceso 14-1P-:, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal e Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00., Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, lá cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunta] C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Terfnókgyárió és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO/), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23lde marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; titada en ta Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (Blue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999/Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Seftencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ RepúblicaFederal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tritado CEE y al concepto de "medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015. 10 1.9. Proceso 522-1P-2016 Al respecto, el Trigunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar ta confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguiri?.
De tratarse de una simple similitud, el examen requiere [de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos cards para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clasés distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables?8, 1.10.
De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al 2.2. 2.3. 2.4. analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde lo$ distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manéra establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. El nombre AS su protección y su prueba En el presente daso, GAS JEANS alega la confundibilidad del signo solicitado ULTRAGAS (mixto) con el nombre comercial GAS (mixto), registrado a su fayor.
En tal virtud, el Tribunal estima necesario referirse al presente tema. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “..cualquier sign que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” El nombre comerftial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica)len el mercado.
No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento cómercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto] la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.
Caracteristicas del nombre comercial Las principales características del nombre comercial son las siguientes!*: “ 18 19 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. Asi, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-JP-2015, ya citado. Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 96-1P-2009, publicado en la G.0,A.C. N* 1796|Hel 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta). 11 S Y 2.5. 2.6. 2.7. 2.8..
El objetivo empresarial Proceso 522-1P-2016 del nombre comercial es diferenciar la actividad (de un comerciante determinado.. Un comerciapte puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar s s diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.. El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con Protección del n Los Artículos 191 protección del no exclusivo del no uso que deberá concluye cuando comercial., Un comerciante puede tener una razón social y un rcial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o res comerciales diferentes de ella. mercial puede ser múltiple, mientras que la razón o social es única; es decir, un comerciante puede tener res comerciales, pero solo una razón social. mbre comercial 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de bre comercial.
El Artículo 191 otorga el derecho al uso bre comercial a partir de su primer uso en el comercio, Ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo cesa el uso real, sustancial y constante del nombre De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use rpaterialmente en el mercado; es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado.
Sustancial, que su uso en el mercad » mantenga los elementos esenciales. Y, constante, que su uso sea permahente e ininterrumpido.?0 Por su parte, el Al depósito del nom tículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el re comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso real, sustancial y constante del nombre comercial.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguiéntes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comércial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.?1 20 21 Sobre el uso real y co tante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el márco del Proceso 45-1P-98.
Ver de modo referenci la Gaceta Oficial N? 581 la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 45-1P-98, publicado en del 12 de julio de 2000. 12 2.9. 2.10. Conforme a las ir 2.11. 2.12. Asimismo, consti Este Tribunal tam “(..) la pro supeditada a ala so cons que se cons precisar adi. encuentre re su vigencia. comercial dé dicho nombr pretende el 1 nombre com de dicho non pretende el 7 nombre comercial justicia nacional, jurisdiccional “que La simple alegaci para hacer preval provenir de un sis la protección, pro, usuario”.23 La persona que a y real, sustancial cada pais miemb para demostrar nombre comercia certificaciones de Proceso 522-1P-2016 ién ha manifestado que: ección otorgada al nombre comercial se encuentra su uso real y efectivo con relación al establecimiento o económica que distinga, ya que es el uso lo que permite lide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe lonalmente que el hecho de que un nombre comercial se Jistrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre ben servir para acreditar la identificación efectiva de e con las actividades económicas para las cuales se egistro ( ). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del ercial deben servir para acreditar la identificación efectiva mbre con las actividades económicas para las cuales se egistro”.22 dicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del deberá probar por los medios procesales al alcance de la la sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).
Ón del uso no habilita al poseedor del nombre comercial er sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede ema de registro o de depósito que sin ser esenciales para lorcionan por lo menos un principio de prueba en favor del legue tener un nombre comercial deberá probar su uso constante en el mercado de acuerdo a la legislación de 0.
Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta Í uso real, sustancial y constante en el mercado del son las facturas comerciales, documentos contables o auditoría que demuestren la regularidad, y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. siguientes actos: lirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar prod publicaciones, di orales, independi perjuicio de las nd: Ámbito de protec La demandante (mixta) la cual se uctos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, cumentos comerciales o comunicaciones escritas u entemente del medio de comunicación empleado y sin rmas sobre publicidad que fuesen aplicables. ción de la enseña comercial irgumentó que es titular de la enseña comercial GAS confunde con el signo solicitado ULTRAGAS (mixto), en 23 Ibidem.
Ver de modo referencia) la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 3-1P-98. 13 3.2. 3.3. 3.4. consecuencia, es Proceso 522-1P-2016 necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el márco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal jurisprudencia.?2* ecto, el Tribunal reitera los criterios establecidos en su Si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto s encuentra íntimamente vinculado al del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal coma se ha explicado anteriormente.
Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero qu es perceptible a la vista por los consumidores.
Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos qomo pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. consumidores apri El nombre comercial, en cambio, es lo que los cian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos.
El nombre comercial es el vehiculo que permite a los consumidores] identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el casos los cons identificación (ind en otros lo que Artículo 190 de |. signo que identi establecimiento. Por otra parte, el se debe dar a la e protección se regi que significa que:. Para que u registro, sind comercio, al similar.
Esta mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos midores privilegiarán en su proceso cognitivo de idualización del empresario) la actividad económica, y ivilegiarán será al establecimiento. Es por ello que el Decisión 486 establece que el nombre comercial es el ca a un empresario, una actividad económica o un rtículo 200 de la Decisión 48625 regula la protección que seña comercial y de esta manera se entiende que dicha á por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo lá enseña comercial sea protegida, no es necesario su la prueba de su uso real, sustancial y constante en el tes de la solicitud de registro de un signo idéntico o ¡circunstancia debe ser probada por quien la alega..
Quien alegué y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o 24 25 Interpretación Prejudiciál del 24 de noviembre de 2016, proceso 159-1P-2016; e Interpretación Prejudicial del 19 de fetirero de 2016, proceso 353-1P-2015. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 200.- La protección y depósité) de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a lgs normas nacionales de cada Pals Miembro.” 14 4.2. 4.3. de asociaci consumidor.
Comparación en Como la controv: ULTRAGAS (mix (mixta), se aborda Aunque el eler preponderante, d, consumidor, tamb Proceso 522-1P-2016 n con su enseña comercial protegida en el público re signos mixtos rsia es respecto a la presunta confusión entre el signo ) y el nombre comercial y enseña comercial GAS JEAN rá en este acápite este tema. ento denominativo del signo mixto suele ser el ado que las palabras impactan más en la mente del én puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristic de acuerdo con la En consecuencia predominante de siguientes reglas? as puedan causar un mayor impacto en el consumidor, 5 particularidades de cada caso. una vez se haya determinado cuál es el elemento los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las para el cotejo entre los mismos: 4.3.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, e principio no habria riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 4.3.2. conflicto, Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en e debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figufativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres eleme tos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente c) Los cal como análisis combir] este el signo s En el « e quien la observa. ores: si el signo solicitado reivindica colores específicos arte del componente gráfico, al efectuar el respectivo de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la ación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que emento podría generar capacidad de diferenciación del Dlicitado a registro?”, cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que 26 27 Estas reglas han sido ¿ providencias, entre las Proceso 84-IP-2007 y * Sobre esto se puede 2015. idoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples uales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el pe Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014. consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 15 Proceso 522-1P-2016 evocan| o en los colores que contienen, así como en la dispositión de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Este último caso puede presentarse ya que a pesar de quel puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 4.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el totejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables 4l cotejo de signos denominativos a saber: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descorhponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener eh cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un misma, lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que na| cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica He las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.?8 Como ejemplo tenemgs el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición??, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe téner en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la ménte del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii.
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. il Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría genérarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener 28 RAE: unidad mínima cor significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescindé de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.
En enterráis. > RAE: t m. Gram. Unidad mi(fima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — 2. m. Gram. Por cres a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero, 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 16 4.4. 5.1. 5.2.
Proceso 522-1P-2016 en [tuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidenté. d) Se debé observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica lá sonoridad de la denominación e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuérte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe unelemento común preponterante o relevante en ambos signos. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los Isignos mixtos en conflicto, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
Conexión competitiva entre las Clases 35 y 18, 23, 24, 25, 42 En la controversia planteada se advierte que se alega que el signo solicitado ULTRAGAS (mixto) para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Intefnacional de Niza, es confundible con la marca GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), para la Clase 25, la enseña comercial y nombre comercifl GAS (mixto), para actividades de las clases 18, 23, 24, 25 y 42, por lo qué es preciso analizar este tema.
Se debe tomar en| cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no les determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los| productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamehte en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486,30 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clagificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establedida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasifi Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) 17 5.3. 5.4. Es por ello que Proceso 522-1P-2016 se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servic forma se pueda e: es decir, se debe por las marcas, y clase no demues en clases distinta Para apreciar la corresponde toma a) El grado de o servicios.
Existe cone cuestión res que este poc OS que amparan los signos en conflicto, para que de esta ¿tablecer la posibilidad de error en el público consumidor; nalizar la naturaleza o uso de los productos identificados que la sola pertenencia de varios productos a una misma a su semejanza, así como la ubicación de los productos tampoco prueba que sean diferentes. 3! conexión competitiva entre productos o servicios r en consideración, entre otros, los siguientes criterios: sustitución (intercambiabilidad) entre los productos ión competitiva cuando los productos (o servicios) en altan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, ría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser cuerdo ur ler entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un li origina una r entre produ dichos biene de aprovisio La sustituibil la perspectiv de otro prod optar por un: A modo de e filtrantes, el ero incremento en el precio de un producto (o servicio) nayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad tos o servicios se tiene en consideración el precio de s O servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales namiento o de distribución o de comercialización, etc. idad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde E del consumidor, un producto (o servicio) es competidor cto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede p u otro con relativa facilidad. emplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos erjlre sí. b) La complen Existe cone genera la ne del primero. complement servicios.
Así, por ejer nentariedad de los productos o servicios xión competitiva cuando el consumo de un producto cesidad de consumir otro, pues este es complementario Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta ariedad se puede presentar también entre productos y plo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental.
Un ejemplo de complementariedad entre un sen material de € icio y un producto puede ser el servicio educativo con el nseñanza. 34 Ver Interpretaciones Préjudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-4P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 18 Proceso 522-1P-2016 c) La pertenentia a una misma clase de complementariedad de los productos q servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinanté para efectos de establecer la conexión competitiva entre los producto$ o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de quel los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución «o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología émpleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.
Estos criterids considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productofes del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrafio, sí habrá conexión competitiva.
Dos produftos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.
Asimismo, sl los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, pana establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o Servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar|que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2012-00262-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratadd de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordanaoja con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adofición de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuta del Tribunal. 19 Proceso 522-1P-2016 ) U au o Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA. Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hernán ro Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac ¡AGIST) Ol MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación|Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros > PRESIDENTA Notifiquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del| Acuerdo de Cartagena.