LA % Os TRIBUNAL/|DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso: 548-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-4745 Referencia: Signos denominativos involucrados: DERMOAL y DEROSAL Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 7367-2016-[DCA-DQ de 11 de octubre de 2016, recibido físicamente en este Tribunal el 26 de octubre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador, solicitó Interpretación, Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal b), 235, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-4745; y, El Auto de 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: BAYER CROPSCIENCE AG. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Demandado: Hechos relevar, El 6 de julio de Instituto Ecuato! República del E Arreglo de Niza Proceso 548-IP-2016. INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EPI. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — IJEPI, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO E INGENIERO RENATO CARLO PAREDES tes 2007, RENATO CARLO PAREDES presentó ante el ano de la Propiedad Intelectual (en adelante IEPI) de la cuador, la solicitud de registro como marca del signo Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y DERMOAL Neal a para proteger productos de la Clase 5? del Servicios para Internacional de El extracto de | Registro de las Marcas (en adelante, “la Clasificación Niza”). a solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad Intelectual No. 510, del mes de julio de 2007.
El 11 de octub Bayer) presentó fonética con su productos com de Niza. El 31 de ma e de 2007 BAYER CROPSCIENCE AG (en adelante, oposición al registro del signo DERMOAL por la similitud narca previamente registrada DEROSAL? para distinguir endidos en la Clase 5* de la Clasificación Internacional de 2008, mediante Resolución 92872 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, negó la oposición presentada y concedió el registro de DERMOAL a favor de RENATO CARLOS PAREDES.
El 23 de abril d E 2008, Bayer presentó Recurso de Apelación contra la Resolución N* 92872. El 21 de marzo Propiedad Intelectual, Recurso de Ap de 2011, mediante Resolución sin número, el Comité de Industrial y Obtenciones Vegetales negó el lación y ratificó la Resolución N” 92872. Expediente No. 1861 Clase 5.- Productos para uso farmacéutic. 59. mprendidos en la Clase 5, en especial aceltes para uso médico, ácidos, aguas minerales para uso médico, alimentos diabéticos para uso médico, Certificado No. 1282 Clase 5.- Productos veterinario, aliment: emplastos, material farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; ra apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; higiénico y E uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o productos para elimi. lar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 2 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4,1 Proceso 548-1P-2016, El 3 de maya de 2011, Bayer presentó demanda contencioso administrativa eh contra de la Resolución emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI del 21 de marzo de 2011.
Mediante providencia de 9 de agosto 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Adfhinistrativo N* 1 de Quito, suspendió el proceso y solicitó al Tribunal del Justicia de la Comunidad Andina que emita la Interpretación Plejudicial correspondiente. Argumentos de la demanda presentada por parte de Bayer La resolución $/n emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obfenciones Vegetales viola las disposiciones andinas contenidas en las artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.
Es errado afirmar que Bayer pretende monopolizar la partícula DERMA, lo que pretende £s impedir su registro del signo solicitado DERMOAL por el riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor con la existencia previa de la marca DEROSAL. Las marcas denpminativas en conflicto no fueron analizadas a partir de un cotejo marcário adecuado; la oposición no se fundamenta en una partícula del signo solicitado, por el contrario, se enfoca en todo su conjunto y la similitud de la misma con la marca previamente registrada.
Las marcas en conflicto protegen productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificadión Internacional de Niza, por lo que comparten los mismos canales de distribución y medios de publicidad, por ende, la similitud de los signos puede causar confusión y/o asociación. Dado que las reglas de cotejo se enfocan en las semejanzas y no en las diferencias, el Comité no realiza un adecuado estudio comparativo entre los signos ya fue no poseen caracteristicas que permitan que el consumidor diferencie DEROSAL de DERMOAL.
La similitud entre las marcas en conflicto es notable tanto en el campo ortográfico-visuál como en el fonético-auditivo; puesto que el signo solicitante reproduce seis de las siete letras de la marca registrada y mantiene inslufada la secuencia de las vocales provocando una diferencia decisiva en la fijación de la sonoridad de la marca. Argumentos de la contestación de demanda dei Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual La Resolución s/n de 21 de marzo de 2011, del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, fue emitida con observancia de la normativa andina aplicable y vigente. 3 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
Proceso 548-IP-2016, El signo solicitado DERMOAL y la marca previamente registrada DEROSAL si b Internacional 5, solicitado se en farmacéutico; la ¡en protegen productos dentro de la misma Clase bs mismos son de distinta naturaleza, mientras el signo foca en los productos para la salud humana y uso segunda protege productos para la destrucción de animales y plantas.
La partícula DE apropiación exc RMA, es de uso común y no puede ser objeto de ¡siva por parte de ninguna persona, por lo que no debe constituir un obs en cuenta al mo) Los signos en público consum contiene la partí que protege, pub táculo para posteriores registros y no debe ser tomada mento de realizar el cotejo marcario. conflicto no son capaces de producir confusión en el idor, debido a que el signo solicitado DERMOAL, cula DERM, que es evocativa respecto de los productos s para nadie es desconocido que cuando se habla de derma, se refieré a piel.
La demanda pr fundamentos leg ppuesta por Bayer es improcedente pues carece de ales. Argumentos dé la contestación a la demanda presentada por la Procuraduría G A través del; Procurador Gen: eneral del Estado bogado Marcos Arteaga Valenzuela, delegado del eral del Estado, se limitó a señalar casillero judicial para posteriores notif NORMAS A SE El Tribunal Col artículos 134, 1 caciones.
R INTERPRETADAS asultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los 56 literal b); 235, 258 y 259 de la Decisión 4865 de la Decisión 486 de la ( “Artículo 134.- ( ) F a) b) las imágenes, fi emblemas y escu tos sonidos y los las letras y los núl f la forma de los pre “Artículo 136.- No pi afectara indebidamer] (.-) 'omisión de la Comunidad Andina. 'odrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: las palabras o unas. de palabras; uras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, os; lores; eros; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; ductos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” odrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio 'e un derecho de tercero, en particular cuando: A] DVD Spa op 1.1.
Proceso 548-1P-2016. Comisión de la ¡Comunidad Andina. No procede la interpretación del Artículo 134, toda vez que en el presente caso no es pertinente interpretar lo referente al concepto de marca ni el derecho al uso exclusivo al usQ de la marca registrada. Tampoco es procedente la interpretación del Artículo 235, por cuanto el presente caso no trata sobre cancelación por similitud con una marca notoria, ni de los artículos 258 y 259 referentes; a competencia desleal, materia no controvertida en el caso que nos ocupa.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad fe marcas por identidad o similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta distintivos. Comparación en) Análisis de regis Partículas de us! Conexión comp: ANÁLISIS DE L Irregistrabilida ortográfica, fig de confusión d el cotejo de si Como en el pro (denominativo) ly de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos tre signos denominativos. trabilidad de marcas farmacéuticas. o común en la conformación de una marca. titiva en una misma Clase Internacional.
OS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN de marcas por identidad o similitud fonética, rativa o gráfica y conceptual o ideológica. Riesgo recta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar nos eso interno se discute si el signo solicitado DERMOAL es confundible con la marca previamente registrada b) sean idénticos o o enseña, siempre q o de asociación, ( ) “Artículo 235.- Sin asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo B, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los competente cancela el registro de una marca, a petición del titular legitimo, cuando ésta sea artículos 165 y 169, Ae caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional idéntica o similar a u vigente, al momento “Artículo 258.- Se ámbito empresarial q| “Artículo 259.- Con: entre otros, tos sigui a) cualquier acto cal establecimiento, los b) las aseveracion establecimiento, los c) las indicaciones o al público a error sob) empleo o la cantidad a que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación le solicitarse el registro.” isidera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el le sea contrario a los usos y prácticas honestos.” ituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, tes: az de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del ductos o la actividad industrial o comercial de un competidor; falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el roductos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, severaciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir e la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el de los productos.” 5 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 548-IP-2016. DEROSAL (denominativa) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual, concretamente én la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), establece que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo| uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de fercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los migmos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar|un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones|Prejudiciales$.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un prodgcto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor frea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que fealmente posee”. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra gmpresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta yaloración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 6/-1P-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-21 Proceso 397-1P-2018, Ibidem, 1.6. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4.
Proceso 548-1P-2016. lO o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posi particul ole riesgo de confusión se debe tener en cuenta las ridades de cada caso concreto. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos esto es, conflicto Ín conflicto desde el punto de vista de su configuración, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en Figurat a o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficoside los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan luna idea y/o valor idéntico y/o semejante?. Igualmente, al observar las distintivos*0: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. La comp: que conf roceder a cotejar los signos en conflicto, se deben iguientes reglas para el cotejo entre signos ración debe efectuarse sin descomponer los elementos prman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada unojdebe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta sul unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
En la c sucesivo: mparación se debe emplear el método del cotejo esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El anális s comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión] o de asociación. Al efectljar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, y su grado de percepcic de que sé n, de conformidad con el tipo de productos o servicios trate: a) critdrto del consumidor medio: si estamos en frente de prod uctos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del Ibídem.
Estas reglas han siddladoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre | octubre de 2005, ex 28 de mayo de 2009, is cuales se destacan las siguientes: interpretación Prejudicial de 19 de dida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 7 ==, cons Proceso 548-1P-2016. lmidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la expe norm de p lencia, al consumidor medio se le presume almente informado y razonablemente atento, cuyo nivel ercepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por lá autoridad nacional competente. El gr: ado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que difere el en tipo « no se cosm) caso prod nivel enfre limpi b) Crit frent decir de | esta prof esp conf ncien productos o servicios de consumo masivo, bajo endido que el mismo puede variar o graduarse según el el producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo presta el mismo nivel de atención al adquirir productos éticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el particular, ya que se trata de signos que amparan ctos de la Clase 5, es importante que se establezca el o grado de atención del consumidor medio al htarse a la escogencia de artículos cosméticos, de za, etc. 11 io del consumidor especializado: si estamos en e de productos y/o servicios de consumo selectivo, es de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento población bajo ciertas características técnicas, de Us, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos ionales especializados, el criterio del consumidor cializado debe ser el soporte del análisis de ndibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser t al re 1.7. En cuanto alas r que al analizar € en conflicto de presentarse, pa incurrir en riesgí 1.8. Sin embargo, únicamente en formas, pues el pmado en cuenta por la autoridad nacional competente alizar el respectivo análisis de confundibilidad. 12 eglas y pautas expuestas en precedencia, es importante | caso concreto determine las similitudes de los signos sde los distintos tipos de semejanza que pueden a de esta manera establecer si el consumidor podría de confusión y/o de asociación. o sería suficiente basar la posible confundibilidad las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incllidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 1 Ver Interpretación np 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016.
Ver interpretación P: judicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016, 2.1. 2.2. 2.3. Comparación e Proceso 548-1P-2016. ntre signos denominativos Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad (denominativo) (denominativa) en cuenta qu denominativos, le confusión entre el signo solicitado DERMOAL y la marca previamente registada DEROSAL es necesario que se proceda a compararlos, teniendo E están conformados únicamente por elementos los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto*3, Los signos denqminativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran con formadas por u conjuntamente € que puede o nc subdividen en:?% a) Sugestiv ciertas cu signo; o, ormados por secuencias lingúisticas o gramaticales, ma o varias letras, palabras y/o números, individual o istructurados, que integran un conjunto o un todo legible, tener significado o concepto.
Este tipo de signos se, que tienen una connotación conceptual que evoca lidades o funciones del producto identificado por el b) oniicadol: que no manifiestan conexión alguna entre su significado; va a identi En consideració entre dos signo: y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que car. n a que la controversia informa de la presunta confusión denominativos debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas15: 2.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomp 'oner su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una func ayudaría 2.3.2. Se debe compara ón diferenciadora en el conjunto, debido a que esto a entender cómo el signo es percibido en el mercado. tener en cuenta la silaba tónica de los signos a Fr, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy Véase, por ejemplo, lía interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016.
Ibidem. Estas reglas han sid: adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan ls siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 15 Proceso 200-1P-2013, -1P-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del 9 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Proceso 548-1P-2016, difícil de (distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.3.3. Se debe [observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe ktjeterminar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es taptada la marca en el mercado.
Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas Los signos en|| conflicto amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación In E macional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. El examen de los signos que amparan productos destinados a la salud humana y animal, merecen mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.
Por lo tanto, en estos casos, es mecesario que el examinador aplique un criterio más rigurosot6, Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, [quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia dell despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero |que difiera de su composición y finalidad??.
Hay que tomar] en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura “curativa personal', según la cual un gran número de] pacientes se auto recetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos?8.
Este Tribunal $e inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas él examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un prodiicto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más 18 yv Proceso 8-1P-2013, Ibidem.
Ibidem. 10 3.6. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. aun tomando er medicamentos d el solo consejo d Respecto de los determinar la n corresponden a daños irreparat recomendable e marcas control; eventuales conf Proceso 548-1P-2016. consideración que en muchos establecimientos, aun e delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el farmacéutico de turno*. productos farmacéuticos, resulta de gran importancia aturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos productos de delicada aplicación, que pueden causar les a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo n estos casos es aplicar, al momento del análisis de las tadas, un criterio riguroso, que busque prevenir siones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos cdh ellas identificadas?, Este razonamie en estos casos consumen estos en temas químia de confusión al examinador a p caso en cues farmacéuticos y de su hogar sin De conformidad signo DERMO to se soporta en el criterio del consumidor medio, que es de vital importancia, ya que las personas que productos farmacéuticos no suelen ser especializadas Ds ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al bnerse en el lugar de un consumidor medio, que en el ión es la población consumidora de productos ue, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito asistencia técnica permanente?!. ¡con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad del L (denominativo) examinando cuidadosamente la posibilidad de rié farmacéuticos, sgo de confusión en el público consumidor de productos tomando en cuenta que podrían verse involucrados temas tan sensibles como la salud y la vida.
Partículas de uso común en la conformación de una marca Es meritorio arjalizar el tema de las palabras de uso común en la conformación dé una marca, toda vez que la partícula “DERM” podría ser catalogado fomo un término genérico y de uso común respecto de productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, ¡es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la coriformación de marcas.
El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: 20 21 Proceso 30-1P-2000. Proceso N* 68-1P-20D1. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Aclierdo de Cartagena N” 765 de 27 de febrero de 2002, Proceso 183-1P-2011 141 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. Proceso 548-1P-2016, “Artículo 135,- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistah exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente [por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de usf común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En|este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las Expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarids.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?22 Una marca que fontenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en Marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de fonfundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común, El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.
Esta réalidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique én el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son hecesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengán deben ser efectuados con criterio benevolente.23- En tal virtud, sé deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los Elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Conexión competitiva en una misma Clase Internacional En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado DERMOAL (dehominativo) para proteger productos de la Clase 5 (medicamentos)¡de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible 2 Ver interpretación np recaída en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016.
Proceso 31-1P-2003, fublicado en la G.O.A.C. 965 de 8 de agosto de 2003, marca: 4 MIXTA. 12 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 548-IP-2016, con la marca DEROSAL para la Clase 5 (Productos para la destrucción de animales y plantas) de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clasé no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre las productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.24 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma sk pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, esi decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, aslÍ como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.25 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado| de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que| este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (+ servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la| sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus 24 25 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar tos productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitbd de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregada) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en tos Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, 13 b) d) Proceso 548-1P-2016, característitas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución; o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor] de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos gustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenéncia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el ko de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión gompetitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterjos.
Los canáles de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden téner la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los 14 Proceso 548-1P-2016. conexión cómpetitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión Eoneón de uno no son los productores del otro, no habrá competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión cómpetitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, $i los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (d servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia ¡de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador a! resolver el proceso interno 17811-2013-4745, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adppción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 15 Proceso 548-1P-2016. Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, / Cecilia Luisa Ayllón Quinteros < 7 O PRESIDENTA SECRET | Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejuditial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16