TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de junio de 2017 Proceso: 559-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente internp del Consuitante: 2010-00135 Referencia: Signo involucrado: CHALLENGER (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 4855, de 1 de noviembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 2 de noviembre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Admipistrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los articulos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 20 0-00135; y, El Auto de 5 de abr]! de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: CHALLENGER S.A, 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Demandado: Hechos relev El 8 de novie: ante la Supe Colombia (en contra el certi marca CHALL! adelante D'M, de la Clasific Proceso 559-IP-2016, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) REPUBLICA DE COLOMBIA. antes mbre de 2006, la sociedad CHALLENGER S.A., presentó ntendencia de Industria y Comercio de la República de adelante, la SIC), acción de cancelación por falta de uso, cado de registro 264787, correspondiente al registro de la ENGER (mixta), registrada por D'MARIO WATCH S.A. (en RIO WATCH), para proteger productos de la Clase 141 ción Internacional de Niza.
Challenger El 30 de Dial 2007, mediante Resolución 23250, la Jefe de División de Signos Di mixta CHALLÍ Dentro del té recurso de ri Resolución 24 intivos resolvió cancelar por no uso el registro de la marca É¿NGER registrada a nombre de D'MARIO WATCH. ímino legal correspondiente, D'MARIO WATCH interpuso posición y en subsidio de apelación? en contra de la 250.
Mediante Res Distintivos res de apelación Mediante Re Superintende la decisión co consecuencia del título de ré El 5 de febri Nulidad y Re 48466 que re polución 20684 de 23 de junio de 2008, la División de Signos 'olvió confirmar la Resolución 23250 y dar paso al recurso correspondiente. solución 48466 de 28 de septiembre de 2009, el hte Delegado para la Propiedad Industrial resolvió revocar htenida en la Resolución 23250 de 30 de julio de 2007 y en negar la acción de cancelación por falta de uso en contra gistro de la marca CHALLENGER (mixta). ro de 2010, CHALLENGER S.A., presentó Acción de stablecimiento del Derecho, en contra de la Resolución ocó la Resolución 23250.
Clase 14.- Metal relojeria e instrumí De la revisión del preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado; ntos cronometricos. xpediente, no se ha podido verificar la fecha de presentación del recurso. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. Proceso 559-1P-2016. El 30 de septiembre de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender la tramitación y el plazo para la resolución del proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos! de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por CHALLENGER S.A. Titularidad de la marca CHALLENGER en Colombia, en distintas Clases Internacionales incluida la Clase 14 de la Clasificación Internacional que ampara el próducto relojes. Uso reiterado, ostensible y público de la marca CHALLENGER en Colombia.
La sociedad] D'MARIO WATCH, no acreditó el uso de la marca CHALLENGER de conformidad con los parámetros que establece la Decisión 486/de la Comisión de la Comunidad Andina. La marca CHALLENGER de la sociedad D'MARIO WATCH está registrada en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir “metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o dé chapado, relojería e instrumentos cronométricos” y como se observa las escasas pruebas presentadas, se refieren única y exclusivamente a relojes.
En el presenle caso se violentaron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 488| de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que la evidencia presentada no puede en modo alguno probar o acreditar los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar eficaz el uso de la marca CHALLENGER por parte de D'MARIO WATCH.
Argumentos, de la contestación a la Demanda de Nulidad y Rostblecinfento del Derecho presentada por la SIC Con la expedición de la Resolución 48466 emitida por el Superintendente Delegado pa ja la Propiedad Industrial, que revocó la Resolución 23250, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El párrafo cuarto del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Al respecto, la similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. GUAL 4.3. 4,4. Que los prod misma natur, concepto en que se busca empresarial, Proceso 559-1P-2016. uctos o servicios sean similares significa que tienen la leza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo proteger es la transparencia en el mercado, la actividad al público consumidor como tal.
Si por un lado la norma impide el rdbistro de signos que amparen productos conexos O relacionados, con producto: El análisis de concluir que con la marca este tipo de p los productos; con grandes producto y el NORMAS A El Tribunal artículos 165 no es coherente permitir la cancelación parcial en relación conexos o relacionados. las pruebas aportadas, analizadas en conjunto, permite n el mercado andino se comercializan relojes identificados mixta CHALLENGER de manera real y efectiva, propia de roductos, si bien las ventas demostradas en relación con amparados con la marca CHALLENGER, no se relacionan sumas de dinero, sí se demuestra la disponibilidad del uso de la marca en el comercio.
SER INTERPRETADAS consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los ¡ 166 y 1673 de la Decisión 486 de la Comisión de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 165.- solicitud de per: utilizado en al mi otra persona auto! en que se inicie la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a na interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese los uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por izada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca també! podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con b: No obstante, lo pr antes de transcur, se en la marca no usada. evisto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación idos tres años contados a partir de la facha de notificación de la resolución que agote el proc: Cuando la falta dí servicios para los limitación de la lis] servicios compre; cuales la marca n dimiento de registro de la marca respectiva en la vía administraliva. uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o la de los productos o didos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos q servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito” “Artículo 166.- Si servicios que ella en el mercado ba) teniendo en cuen! cuales se efectúa su comercializacit entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o listingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las 4n en el mercado. 1.1. 1.2.
Proceso 559-1P-2016, Comunidad Andina. Procede la Interpretación de los artículos solicitados por ser pertinentes. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Legitimación 'y oportunidad para interponer una acción de cancelación por falta de uso. Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio.
ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Legitimación y oportunidad para interponer una acción de cancelación |por falta de uso. Cancelación por falta de uso en el marco de la|Decisión 486. Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio En el presente caso, es importante establecer en qué momento se puede presentar ung acción de cancelación por falta de uso, teniendo en cuenta lo siguiente: La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que||se inicie la acción de cancelación. * También se consiglerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados de cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una mhirca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalley o elementos que no alleren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca” “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al tilular del registro, El uso de la mprca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización Ye las mercancias identificadas con la marca, entre otros” Artículo 165 1er.
Inciso. Decisión 486 de la Comunidad Andina. LO] 1.3. 1.4. Proceso 559-1P-2016. Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 de 2000 Los Artículos [165 a 170, salvo el 1695 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de cancelación por no uso de la marca.
En ese marco, las características principales dé; dicha figura son las siguientes: Legitimaciór) para adelantar el trámite De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puedé adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir [que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Dicha legitimación se presenta cuando: 1.4.1. El solicitante pretende utilizar el signo cancelado o uno similaf sin cambios sustanciales en el mercado. En este evento| la entidad competente deberá analizar la documentación presentada, que podría ser una solicitud ya radicada del signo idéntica o similar, instrumentos relativos al giro ordinario de los negocios del solicitante, o documentos que demuestren la proyección económica del solicitante en este campo.
Es impbrtante aclarar que la falta de presentación de la solicitud no es sinónimo de falta de interés, ya que la norma otorga un tiempo bastante amplio para invocar el derecho preferente: a partir de la pjesentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resollición de cancelación (Artículo 168 de la Decisión 486).
En consecuencia, es muy importante que la entidad competente analice| integralmente los argumentos y documentos que demuestran la legitimación. 1.4.2, Cuando el solicitante pretende salvaguardar un derecho o un interés|propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de la cancelación. Esto también debe ser evaluado por la entidad] competente con los documentos e información que se presente.
Como ejemplo tenemos, entre otros, los siguientes: El Artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en ta pérdida de distintividad del signo que se ha tofnado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara, 6 1.5. 1.6. 1.7. 1.4.2.1. 1.4.2.2. 1.4.2.3. 1.4.2.4. Oportunidad p Proceso 559-1P-2016.
Defensa en el trámite de oposición. Duando el solicitante de la cancelación solicitó o tiene egistrada una marca que pudiera presentar riesgo de onfusión o asociación con la marca registrada y que no e usa. Duando el solicitante de la cancelación sea titular de ualquier signo distintivo que pudiera entrar en conflicto on la marca registrada y no usada.
Cuando el solicitante de la cancelación sea titular o tenga claro interés sobre cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: obras, patentes, modelos de plidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca egistrada y que no se usa. ara adelantar el trámite El segundo pá el trámite de la dicha acción só de la notificaci ato del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar acción de cancelación por no uso.
Al efecto dispone que lo puede iniciarse después de tres años contados a partir ón de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Falta de uso d Como se indicá e la marca anteriormente, para que opere la cancelación del registro de marca de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que licenciatario d la marca no haya sido utilizada por su titular, por el éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, en cualquier momento durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El Artículo 165 utilizar la marc soporte un con la base de otr licenciamiento habla de licenciatario u otra persona autorizada para.
El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como trato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre a forma de vinculación económica que no conlleva un de la misma, Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer di de la autonomía de | de la marca a ot explotación de la mi ta misma.
Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la ma. 7 1.8. 1.9. Proceso 559-1P-2016, El párrafo tertero del Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en clanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En tonsecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registtada y su poder diferenciador, aunque su uso se realice con algunas diferencias sin trascendenciá para alterar el signo, no se cumplirian los supuestos de hecho para $u cancelación por no uso. Por el contrario, si existen diferencias sustanciales, sí se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por falta de uso.
Como efecto, el titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real, sistancial y efectivo de la misma, El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado; es Sustancial cuando mantenga los elementos esenciales; y es efectivo cuantio corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización”.
Las licencias tienéín una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el cámpo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el fitular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la farca se encuentra regulada en capitulo IV del titulo VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, medifánte el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra defjominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciánte conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación def/mismo.
El Articulo 163 prohibe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las (formas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licenfias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitafión de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada pof la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato da licencia. El contrato de lífencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de aguerdo con el Artículo 162 de la Decisión 486.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Cosa distinta ocufre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debk anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vinculo económico con el titular de la marca.
No es una licencia ro el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autóriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre ld misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la] Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmejjte ha sido usada o no: 8 ES Proceso 559-1P-2016, El Régimen probatorio.
La carga de la prueba 1.10. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no Uso correspofide al titular del registro y no al solicitante, de conformidad 1.11.El mismo ar 1.12. Como es un li 1.13.En este mar 1.14. Debe tenerse con lo dispul sto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancel e dicha marca. fículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el (¡so de la marca: “El uso comerci auditoria de la marca podrá demostrarse mediante facturas les, documentos contables o certificaciones de que demuestren la regularidad y la cantidad de la comerciálización de las mercancías identificadas con la marca, entre otr probar con té nacional.
Por de conformidz DS. tado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá dos los medios de prueba permitidos en la legislación al motivo, se deberán evaluar todas las pruebas aportadas d con el régimen probatorio aplicable. o probatorio, para demostrar el uso real, sustancial y efectivo de uha marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o in consumidores identificados establecimien caso, las vent; de la Decisió. diligentemente directas que ofertó al mercado —que ofreció a los — los bienes o servicios (en adelante, productos) con su marca.
Así, por ejemplo, que tiene un o abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el as o transacciones que hubiera realizado. presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los La cantidad correspond: para deterr comercializ, sentido, la determinar del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental inar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este ficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá i las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente - La cantidad imbólicas y no demuestran el uso real de la marca. correspond: determinar comerciali; modalidad sectores catálogo, etf. el producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para | uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se in los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya le comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para ectalizados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo 9 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. Cr. Proceso 559-1P-2016, resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.
Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el fitular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en¡su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 186 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una mafca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue har] sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.
Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados ton su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.
En consecuéncia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos fontables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca eh cuanto acreditan la comercialización del producto identificado cón ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensal escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.
En ambos cásos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo ¡que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Plénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los paises de la Comunidad Ándina (navidad, año nuevo, semana santa, camavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay alisencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede habér pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. 10 Proceso 559-1P-2016, 1.21.Procesos infladionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fllerza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un u$o ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.
En efécto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la mafca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenarip que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sgbre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. 1.22.
El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda laj acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso 1.23.De conformidad con lo ya establecido sobre la naturaleza de los productos, su [forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, se deberá analizar la puesta del producto en el mercado, de conformidad cop lo siguiente: a) Bienes de ¡consumo masivo y uso permanente.
Si el titular de la marca es El fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores, deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.
Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que asi se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrian mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de luso masivo y estacional.
Si el titular de la marca es el fabricante, len este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consump. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, eS ñ $ Proceso 559-1P-2016. dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad.
Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. c) Bienes sintuarios y de alto valor económico. Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en [cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. 1.24.
Causales de [justificación para el no uso de la marca. El Artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca, y en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: - Fuerza mayor. - Caso fortuito. 1.25.Como la listá no es taxativa, pueden existir otras causales como las restricciones la las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados caso por caso por la Oficina Nacional o el Juez. 1.26.
En cuanto al paso fortuito y la fuerza mayor el Tribunal pasa a examinar los criterios [establecidos al respecto por la doctrina para identificar determinadas situaciones como de fuerza mayor o caso fortuito, así: 1.27.En el Derechp Público, el profesor VEDEL al tratar el tema de la fuerza mayor la califica como “un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible; es irresistible”.
Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor y, además, “por ser imprevisible e irresistible, no ( ) separable de la actividad considerada y ( ), en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración". [Ejemplifi icando respecto de lo anterior, comenta: “Si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o [a ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al gonductor de un automóvil, es un simple caso fortuito( )” no indemnizable|| concluye el Tribunal. 1.28.
La fuerza ma jor “se caracteriza por su imprevisibilidad. Un acontecimiento que podía se "razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor ( Y. "La fuerza mayor es, en fin, irresistible, lo que quiere decir que la producción d I daño no podía impedirse ( ) El efecto de la fuerza mayor es el de exonerar completamente al autor aparente del daño y es lógico, ya 12 Proceso 559-1P-2016, que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podría prever y a la que no podía resistir.”3 1.29.A manera del referencia, la ENCICLOPEDIA JURIDÍCA OMEBA, citando calificada dogfrina, expresa así mismo: * el téríinino caso fortuito, o simplemente 'caso', o mejor casus, es, por antonomasia, la voz más usada hoy.
Recordemos, al respecto, que la| expresión latina significa 'suceder y hasta 'ocurrir casualmente”. “La más flásica definición del caso fortuito se funda en la previsibilidad e inevitabilidad. Casus, es, por tanto, lo que no pudo ser previsto o que habjéndolo sido era imposible evitar.” (Tomo XII, Edit. DRISKILL S.A., Buenos Aires-Argentina, pág. 958). 1.30.
Es así que El caso fortuito se caracteriza por la imprevisibilidad del 1.31 acontecimienk: que se produce en relación causal con la actividad del hombre o corj su omisión. De lo anterior cabe destacar la relatividad de lo fortuito, que||se debe entender como lo que “sucede inopinada y casualmente. Por su parte |[FERRI, citado en la misma Enciclopedia Jurídica Omeba, distingue al daso fortuito de la fuerza mayor de la siguiente manera: “el caso fortuito| sería el fenómeno que surge de <causas ignoradas>, mientras que| la fuerza mayor, depende de energías naturales más o menos conofidas, pero superiores a toda influencia de la voluntad humana”, y aún lo aclara ANTOLISEI, también citado, al decir: * 'El caso fortuito, en el tampo jurídico, se toma sólo en consideración cuando existe un nexo de [causalidad entre la acción del hombre y el resultado ” mientras que|| por fuerza mayor “debe entenderse, en general, toda fuerza extema que, [por su poder superior, determina a la persona, de modo necesario e inevitable a un acto positivo o negativo ” ”. 1.32.
Es decir, para que resulte excusable el no uso de la marca por motivos de fuerza mayor o de caso fortuito, tendrían que encajar los argumentos esgrimidos pór la demandada, que resultaren probados en autos, dentro de los respectivos supuestos de hecho de la tantas veces referida norma comunitaria que recoge en su texto los conceptos ya expresados, aportados pof la doctrina.
Caso contrario no sería procedente la alegación de los mismog, como justificantes del no uso?. GEORGES VEDEL, Derecho Administrativo, Edit. Biblioteca Juridica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la á! edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, pág. 320. Proceso 450-1P-20115 de 5 de abril de 2017. Caso: CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE UNA MARCA FIRURATIVA 13 Proceso 559-1P-2016. 1.33.
Por lo antes Expuesto se deberá determinar si en el caso sometido al examen de la pficina nacional competente quedaron demostrados motivos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen el no uso de la marca, y atender fundaímentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los quales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada lajpresente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante ¡al resolver el proceso interno 2010-00135, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina) en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ú U A— Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Ráfael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO » Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 14 Proceso 559-1P-2016. De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / (7) 0 AN / y Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustayo' Garcia Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la [Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejublicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15