TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio de 2017 Proceso: 594-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00199-00 Referencia: Signos involucrados: INDIO (mixto) vs. LA INDIA (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 5110, del 21 de noviembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 24 de noviembre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00199-00; y, El Auto del 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Sociedad CCM, IP. S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Hechos relevar El 8 de marzo solicitó ante la S de Colombia ( INDIO (mixto)! f del Arreglo de N y Servicios para Internacional de El extracto de | Propiedad Indu oposiciones en El 30 de septier de la División de Proceso 594-1P-2016 ites e 2010, la Sociedad CCM, IP.

S.A. (en adelante, CCM) perintendencia de Industria y Comercio de la República adelante, la SIC) el registro como marca del signo ara distinguir productos comprendidos en la Clase 322 za Relativo a la Clasificación Internacional de Productos el Registro de las Marcas (en adelante, "la Clasificación Niza”). y 2 solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la strial 615, el 20 de abril de 2010, no se presentaron su contra por parte de terceros. fibre de 2010, mediante Resolución No. 53759, la Jefe Signos Distintivos de la SIC denegó el registro del signo INDIO (mixto) al considerarlo confundible con la marca LA INDIA3 (denominativa) fegistrada a favor de SOCIEDAD COLOMBINA S.A. (en adelante, COLOMBINA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 32* de la Clasificación de Niza Dentro del término legal? correspondiente, CCM presentó recurso de reposición y en|subsidio de apelación, en contra de la Resolución No. 53759.

El 30 de noviembre de 2010, mediante Resolución No. 67322 la Jefe de la División de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 53756. Expediente 10-27175. Clase 32: Cerveza. Certificado 349831. Clase 32: Cervezas; al Jas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

De la revisión del expe diente no se desprenden las fechas de los recursos. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 594-1P-2016 El 22 de diciembre de 2010, mediante Resolución 71576, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 53756.

El 26 de abril de 2011, CCM interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 53756, 67322 y 71576. La SIC contestóf a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho planteada por CUM. Mediante providencia de 18 de octubre de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Cpntencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la Interpretación Prejudicial correspondiente! Argumentos la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por CCM La SIC no aplidó de manera adecuada la normativa de la Comunidad Andina, especificamente el Artículo 134 de la Decisión 486 ya que el signo INDIO (mixto) reúne todos los requisitos establecidos en la ley vigente para elllregistro de signos distintivos, es decir perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad.

En cuanto a la distintividad intrínseca del signo solicitado, el mismo no se relaciona exclusivamente con los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, el signo solicitado tampoco es la forma usual de los empaques o envases del producto. El análisis efedtuado por la SiC es contrario a las reglas de cotejo marcario establecidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia ya que fragmenta llel signo solicitante en lugar de analizarlo de forma conjunta, se desestima el registro del signo INDIO (mixto) por la existencia de lalmarca LA INDIA (denominativa) los cuales comparten el elemento denorhinativo, dejando de lado el elemento gráfico que posee el signo solicitado.

La expresión INDI es uno de los componentes del signo, por lo que no se debe fragmehtar. Se considera splamente la partícula INDI como determinante para el cotejo marcariol realizado por la SIC en lugar de tomar en cuenta los 6 De la revisión del expediente no se desprende la fecha de la contestación. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 594-1P-2016 signos en su (conjunto, tal como lo establece la doctrina y la jurisprudencia. La marca LA INDIA (denominativa), produce un impacto distinto en la mente del consumidor que el signo INDIO (mixto), ya que se compone de un elemento gráfico además del denominativo que posee suficientes características distintivas.

El signo solicitado se compone de un cuadro naranja, con rayas horizontales acompañado de un personaje característico creado para el signo INDIO (mixto) además de otro recuadro negro donde se exhiben las palabras cerveza e indio en color blanco y en un tipo de letra particular; mientras que la marca LA INDIA (denominativa) simplemente se limita al término. Entre los signos en conflicto se encuentran más diferencias (el gráfico particular del solicitante y las expresiones CERVEZA INDIO y LA INDIA respectivamente) que semejanzas (la partícula INDI), por lo tanto, el cotejo marcario debería resolver su distintividad absoluta.

Los signos en [conflicto presentan diferencias radicales tanto en su composición ortográfica y fonética como en los elementos gráficos que las componen. [Estas caracteristicas distintivas no fueron tenidas en cuenta por la ¡SIC al momento de cotejar la marca LA INDIA (denominativa) y el signo INDIO (mixto). 3.10. En el plano conceptual, existen también diferencias que requieren de 3.11. 4.1. 4.2. atención: las marcas en conflicto transmiten conceptos e ideas diferentes al consumidor.

Por un lado, la marca LA INDIA (denominativa) puede referirse al país asiático mientras que el signo INDIO (mixto) se entiende como un indígena de América. Tomando en cuénta la linea comercial de los signos en conflicto, las dos protegen produttos establecidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional del Niza, sin embargo, no existe riesgo de confusión por las notorias diferencias entre las mismas.

Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte de la SIC No existe violación de la Decisión 486, por el contrario, la actuación de la SIC fue legal, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley. El signo solicitado INDIO (mixto) incorpora la mayoría de letras que distinguen a la marca registrada LA INDIA, ambos comparten las letras INDI, y que si bien gramaticalmente el cambio de la O por la A no representa variación sustancial. 4 SS 4.3. 4.4. 4.5.

Proceso 594-IP-2016 El consumidor podría confundir el origen empresarial de los productos que pretenden lamparar ambos signos, por lo que carece de fuerza distintiva. Los signos en Conflicto son similares desde una perspectiva fonética, pues comparten una misma raíz; así como también visual pues se componen ortográficamente de las mismas letras y acentos.

El signo INDIO (mixto) y la marca LA INDIA (denominativa) comparten el mismo canal de comercialización y consumidores, por lo tanto, presentan relación competitiva entre los productos que comercializan aumentando el riesgo de confusión o asociación. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135, 136 y 154 de la Decisión 486” de la Comisión de la Comunidad Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“Artículo 134.- A efártos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos|| o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos) Cc) los sonidos y los ofores; d) las letras y los números; 8) un color delimitadd por una forma, o una combinación de colores; $) la forma de los profluctos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinatión de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No ppdrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constitilir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impliestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usatise dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o sérvicios; 1) consistan exclusivámente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un dolor aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar al los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturafeza, el modo de fabricación, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; )) reproduzcan, imitef) o contengan una denominación de origen protegida para los mismos Proceso 594-1P-2016 productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; 1) consistan en una indicación geográfi ica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imifen, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vísta heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de E rapid organización internacional; n) reproduzcan o imifen signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por elllorganismo nacional competente en normas y calidades en los Paises Miembros; 0) reproduzcan, imitefi o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extfanjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a lá ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pals Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. “Artículo136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o salasemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada Por un tercero, para lgs mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de lá marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o sg asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

Cc) sean idénticos o sg asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o sg asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su usb pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personak naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el settor pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el cónsentimiento de esa persona o, sí hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados suB herederos; f) consistan en un sigho que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que mádie el consentimiento de éste; g) consistan en ell nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios 1 la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura O práctica, salvo que lalsolicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una Ki ¿producción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o Servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de Gonfusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. 1.1. 1.2.

Proceso 594-1P-2016 Andina. Procedella interpretación solicitada Unicamente del Artículo 136 literal a), al tratar¡el caso en concreto sobre la confusión entre dos signos. No se interpretará el resto de normas al no ser aplicables al caso. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica.

Riesgo de confusión directa! indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo INDIO (mixto) es confundible con la marca LA INDIA (denominativa) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual ¡concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en su literal a), manifiesta que: "Artículo 136|- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo luso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tércero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar bn riesgo de confusión o de asociación;

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porqlie en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no sah distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el “Artículo154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficirja nacional competente”. 1.3. 1.4, 1.5.

Proceso 594-1P-2016 público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales?, En cuanto al rlesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El prifnero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor trea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que [realmente posee?.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, auhque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica?0, Por lo tanto, pafa resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos én conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, ¡tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos; de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?!. Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-iP-2007; e interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. Proceso 397-1P-2018| Ibidem. Ibidem. Proceso 594-1P-2016 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las Siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos ??: 1.7. 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos 1.6.2. 1.6.3. que confórman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno [debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;|esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión|o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del con Lmidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos | y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumiddr medio debe ser el soporte del análisis de confundibi [dad De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablerhente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante] para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.13 EE] Estas reglas han sidojadoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, [expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. S 1.8. 1.9. Proceso 594-IP-2016 b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos ¡y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, |como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo| que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.!* En relación con| esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria?*.

Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles*f. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sih embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento””.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar él caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden 7 Ver Interpretación Préjudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12;

Proceso 14-1P+2009, p. 6; Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunál de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-JP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shakar, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyárió és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentidb, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, Al 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de jhilio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en ell cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno glemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por sy presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el djo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que sg trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”. 10 1.10.Sin embargo, 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Proceso 594-1P-2016 presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgó de confusión y/o de asociación. o sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en|las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incl | idos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo INDIO (mixto) yla marca LA INDIA (denominativa) se abordará en este acápite este tema. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras]lo números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un|conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los qué tienen una connotación conceptuai que evoca ciertas cualidades o finciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que ho manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cu Estos elementa idades y funciones del producto que va a identificar., al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una] idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el ercado.18 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras combinaciones producen en el diferenciarlo de y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las de estos elementos al ser apreciados en su conjunto consumidor una idea sobre el signo que le permite los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, consumidor, pu sino el gráfico características, dado que las palabras impactan más en la mente del ede suceder que el elemento predominante no sea este, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las| particularidades de cada caso.?? En consecuenc a, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos pre valece y tiene mayor influencia en la mente del Ver Interpretación np recaída en el Proceso 46-1P-2013 de fecha 25 de abril de 2013.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 consumidor, si siguiente: Proceso 594-IP-2016 el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo a) Sial realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina lugar a la el elemento gráfico frente al denominativo, no habria confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una mismafidea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusi n. b) Si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:20 () Sed 2be analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descamponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseén una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se débe establecer si los signos en conflicto comparten un lexe All lexema. Una palabra puede estar constituida por as y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?!. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, ¡deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.?2 Si los| signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 21 22 Ibidem.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a laxema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 12 Proceso 594-IP-2016 e Porlo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. + Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. e Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, ta semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cóma es captada la marca en el mercado. 2.6. En congruencia] con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante] al resolver el Proceso Interno 2011-00199-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por [* Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesfo en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / Le Cecilia LUSS AyllérrGuinteros afael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 13 Proceso 594-1P-2016 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretajjo. / UL Ulla,” UA a le ) Cecilia Luisa agión Quinteros El lle to PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese al Triblinal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14