TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio de 2017 Proceso: 354-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00282 Referencia: Signos HIPOGLOS SIEGFRIED / HIPOGLOS e HIPOGLOS PLUS Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 2293 de 116 de julio de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, medianle e! cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejugicial de los Artículos 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 dé la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 2013-00282.
El Auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 354-1P-2015 Tercero Interesado: LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. Hechos Relevantes. Según los datos de los documentos enviados por la Corte consultante, los titulares ¡de los signos en conflicto son los siguientes: LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. (en adelante SIEGFRIED), es titular de la marca denominativa HIPOGLOS (tiene medida cautelar inscrita) y de la marca denominativa HIPOGLOS SIEGFRIED (signo objeto de la acción de nulidad;
AMPARO ABADÍA TORNE es titular de la marca denominativa HIPOGLOS PLUS (anteriormente de SIEGFRIED). En el mes de diciembre de 2009, MANUEL EMILIO VIERA ABADÍA y LAURA VANESSA VIERA ABADÍA, en su calidad de propietarios del 25% de las dluotas que componen el capital social de la compañía denominada MANUEL VIERA MONTAÑO Y COMPAÑÍA S EN C., presentaron denuncia penal en contra de MANUEL GUILLERMO VIERA MONTAÑO, ANDREA VIERA VALENCIA, ANDRÉS GARCÍA GIRÓN y otros.
La denuncia gira en torno a supuestos actos ilícitos en contra de! patrimonio de la mencionada sociedad. Dentro del proceso penal, el Juez 29 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, dispuso la suspensión del poder dispositivo de varias marcas y registros sanitarios, dentro de los cuales se encontraban las marcas denominativas HIPOGLOS* e HIPOGLOS PLUS?.
La méncionada medida cautelar se inscribió en el registro de Propiedad Indistrial el 3 de septiembre de 2010. EL 3 de febrero de 2010, AMPARO ABADÍA TORNE, como acreedora de LABORATORIOS ANDROMACO S.A., presentó, ante la Superintendencia de Sociedades, demanda de revocatoria y simulación de enajenacián de activos y daciones en pago de LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. La acción se dirigió contta MANUEL GUILLERMO | VIERA MONTAÑO, ANDREA VIERA VALENCIA, ANDRÉS GARCÍA GIRÓN, LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. y SIEGFRIED. Dentro de los activos ilegalmente cedidos se encuentran las marcas HIPOGLOS e HIPOGLOS PLUS.
En el proceso abreviado tramitado ante la Superintendencia de Sociedades, fomo medida cautelar se ordenó la inscripción de la Certificado 112.300, Clase 5 de la Clasificación internacional de Niza “todos los productos farmacéuticos”. Titglar Laboratorios Siegfried S.A.S. Certificado 192.784, Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza “todos los productos farmacéulicos".
Tifular Laboratorios Siegíried S.A.S. 157 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 354-1P-2015 demanda aníe la Superintendencia de Industria y Comercio y el INVIMA. Fue inscrita el 14 de febrero de 2011. Dentro del proceso de revocatoria y simulación de enajenación de activos que [se surtió ante la Superintendencia de Sociedades, SIEGFRIED fúe despojada del derecho de propiedad sobre el registro de marca HIPOGLOS PLUS, para luego ser cedida a MARÍA VICTORIA PACHECO.
Esta última, posteriormente se la cedió a AMPARO ABADÍA TORNE. El 8 de abril de 2010, SIEGFRIED solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), el registro como marca dei signo denominativo HIPOGLOS SIEGFRIED, para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 3 la Clasificación Internacional de Niza.3 (Expediente administrativo[10 040119).
La solicitud número 616 e e publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 20 de mayo de 2010. No se formularon oposiciones. El 24 de septiembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, mediante] Resolución 50862 concedió el registro solicitado. 2.10.AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS, presentaron demanda de 2.11. 3.1. 3.2. nulidad contra¡el anterior acto administrativo.
El 16 de julio $e 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administratival del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Adina. Argumentos [de la demanda presentada por AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS Afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio debió tener en ' idas cautelares, ya que el signo solicitado para registro es confundible con las marcas denominativas HIPOGLOS e Indicó que la [palabra PLUS es genérica y se debe excluir del cotejo marcario; de Cual manera, señala que la palabra HIPOGLOS es de fantasía y que la palabra SIEGFRIED no le otorga distintividad al signo solicitado, Clase 3 de la Clasificación Intemacional de Niza “Cosméticos, jabones, perfumeria, aceites esenciales) lociones para cabello, dentífricos”. 3.3, 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
Proceso 354-1P-2015 Expresó que los productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva. Argumentó que la Superintendencia debió negar de oficio el registro solicitado. Argumentos de la contestación de la demanda presentados por la sic Indicó que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista visual; fonético y conceptual.
Manifestó que los signos en conflicto son signos de fantasía. Manifestó que| como los signos en conflicto no son confundibles, no es necesario realizar el examen de conexión competitiva. Argumentos de la contestación de la demanda presentados por SIEGFRIED Señaló que a la fecha de la solicitud de registro del signo denominativo HIPOGLOS SIEGFRIED, SIEGFRIED era la legítima propietaria de los signos HIPOGLOS e HIPOGLOS PLUS; actualmente dichos signos continúan estando bajo su propiedad, ya que la supuesta cesión que aduce la satriedad demandante, particularmente sobre el signo HIPOGLOS PLUS, se encuentra en estado de aclaración ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Expresó que jas medidas cautelares se conceden para garantizar que la sentencia $ea efectiva, pero esto no es óbice para el registro del signo solicitado. Indicó que en el trámite administrativo no se presentaron oposiciones. En este margo, la SIC realizó el examen de oficio y no encontró causales de ifregistrabilidad. En el expediente administrativo tampoco constan las medidas cautelares.
Adicionó que ¡el signo denominativo HIPOGLOS SIEGFRIED es una marca derivada de su marca HIPOGLOS. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b), 1136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad| Andina. o Noa- Proceso 354-1P-2015 Se interpretarán los Artículos 136 literal a) y 150 de la mencionada normativa, por|ser procedentes. * No procede interpretar el Artículo 135 literal b), puesto que no se está debatiendo un|causal absoluta de Irregistrabilidad, sino una relativa.
De oficio, se interpretará el Artículo 135 literal f) de la misma normativa, ya que en proceso interno se discute si la palabra PLUS es genérica.5 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riésgo de asociación. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica.
Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación Entre signos denominativos simples y compuestos. El análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras genéricas. Las marcas de fantasia y su poder de oposición. Análisis de registrabilidad de la marca derivada. La conexión competitiva. Análisis de los productos de las clases 3 y 5.
El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. Las ¡medidas cautelares que afecten los registros de marcas. ANÁLISIS DE/[LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica.
Reglas generales para el cotejd de los signos distintivos Decisión 486 de lá Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- Ng podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos] o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por[un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuates el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación:(||..)" “Artículo 150.- Vahcido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la ofitina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobré ta concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Decisión 486 de lá Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- Nd|podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicia|de que se trate;” 1.1. 1.2. 1.3.
Proceso 354-1P-2015 Como en el [proceso interno se discute si el signo denominativo HIPOGLOS SIEGFRIED es confundible con las marcas denominativas HIPOGLOS e HIPOGLOS PLUS, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, del siguiente tenor literal: “Artículo 13B.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso én el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en barticular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitáda para registro o registrada por un tercero, para los mismas productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo|de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiehto Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcariq, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela juríc asociación er idénticos o sir que puedan g la disposición ica a precaver eventuales riesgos de confusión o de el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos ilares para identificar los mismos productos o servicios nerar esta clase de riesgos, conforme se desprende de ue se analiza.
De ahi que lea norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o pete a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de ri asociación en signo solicita para poder aparejaría la y en esa me asociación en con la marca, istro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el, No solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia ceder a su registro como marca, sino que además ran posibilidad de inducir a error al público consumidor, da con capacidad de generar riesgo de confusión o de la selección de los productos o servicios identificados Sobre esta causal 8 de mayo de 2013 Los signos idénti elementos que co: Los signos semeja. esenciales.
Conti desapercibidas a lo: e pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. ¡OS son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los tituyen los signos en conflicto. tes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos men diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar ojos de un consumidor. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. indirecto.
El Proceso 354-1P-2015 En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e adquirir un pio cuando el c empresaria! d En cuanto consumidor, empresarial d producto y otr; rimero, frente a la posibilidad de que el consumidor al oducto crea que está adquiriendo otro, y el segundo nsumidor crea que dicho producto tiene un origen ferente al que realmente posee. al riesgo de asociación, éste acontece cuando el punque diferencie los signos en conflicto y el origen el producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho a empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, cón el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados ello es capaz de asociació xiste identidad o semejanza, para luego determinar si e generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o n en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración qué la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para deterrhinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuent: 1.6.2. Ort las particularidades de cada caso concreto. ráfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto és, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en co 1.6.3.
Figuri gráfic: trazog flicto. tiva o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos bs de los signos en conflicto, tomando en cuenta los del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan Sin embargd confundibilida; las similitudes capacidad o asociación en un análisis int: propias espe servicios que y comparand cotejo que, adoptadas es una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
NO es suficiente basar ni descartar la posible A únicamente en la apreciación de estos factores, pues o semejanzas en cualquiera de sus formas con potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de el público consumidor, debe corresponder al resultado de egral conforme lo requiera cada caso particular según sus cificidades, además de considerar los productos O e identifican con la marca o que se pretendan amparar, > los signos en conflicto con sujeción a las reglas de inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene e Tribunal.
Proceso 354-1P-2015 1.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
En la|comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criferio del consumidor medio: si estamos en frente de proguctos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivél de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y poriderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.10 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 én el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Procesp 24-1P-2009.
Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. 2.1. fre dec de esta cier; Proceso 354-1P-2015 e de productos y/o servicios de consumo selectivo, es r, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento a población bajo ciertas características técnicas, de tus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a b) Forte del consumidor especializado: si estamos en con os profesionales especializados, el criterio del umidor especializado debe ser el soporte del análisis de cgonfundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que del ser tomado en cuanta por la autoridad nacional conipetente al realizar el respectivo análisis de con Comparación En considera confusión entr] teniendo en cu 2.1.1. Sed desc import; undibilidad.*! entre signos denominativos simples y compuestos ción a que la controversia informa de la presunta a signos denominativos, se debe proceder a compararlos enta las siguientes reglas??: e analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin poner su unidad fonética.
Sin embargo, es ante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que el mer un mi lesto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en cado. ismo lexema. Una palabra puede estar constituida por 2.1.2. Se ns establecer si los signos en conflicto comparten ] lexem s y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica signifi tenem istas, de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo sado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo ps el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- deport-ólogo. Ver Interpretación rejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destaca 2005 del Proceso del Proceso 200-1F RAE: unidad mín O que poseyéndol enterráis. las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 1156-1P-2005; y ta Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro -2013, ma con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, los prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.
En 2.2. Proceso 354-1P-2015 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un sign Si los debe t: a) b) ificado y que unido a un lexema modifica su definición*1, ignos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se ner en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 2.1.3.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comp: de di eviderl 2.1.4. Se del sonori 2.1.5. Se d mane mostré 2.1.6. Se d prepo En el presente los signos er palabras), sin adecuado col rar. Si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil tinguir, la semejanza entre los signos podria ser e. e observar el orden de las vocales.
Esto indica la dad de la denominación. be determinar el elemento que impacta de una a más fuerte en la mente del consumidor. Esto ría cómo es captada la marca en el mercado. ebe determinar si existe un elemento común nderante o relevante en ambos signos. asunto, como el elemento denominativo de algunos de conflicto es compuesto (conformado por dos o más perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un ejo se debe analizar el grado de relevancia de las 14 RAE: 1. m. Gram. contiene dq 2. m. Gram. ero. 3. m Gram.
U Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres s morfemas: mujer y — es or oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -S, - nidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 10 Proceso 354-1P-2015 palabras y sul incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección|son aplicables los siguientes parámetros'5: 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6.
Ubica ción de las palabras en el signo denominativo compliesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la ión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo con lós productos o servicios que ampara el signo. Entre mayof]|sea la proximidad del signo evocativo con los productos o senvicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En e fe Caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso comúh. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palab ¡as no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe |dentificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: i la palabra que compone un signo es una marca otoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que gonforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. $e debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 1” Adoptados, entre Gtras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro dél Proceso 54-1IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Procesd 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 11 A 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6.
Proceso 354-1P-2015 De acuerdo can las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de [los signos denominativos HIPOGLOS SIEGFRIED / HIPOGLOS e HIPOGLOS PLUS, para poder determinar o descartar el probable riesgh de confusión y/o de asociación. El análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras genéricas Como en el proceso interno se discute si la palabra PLUS es genérica, se abordará| el tema planteado, reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre este tema.** El creador de (ina marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos corho gráficos, palabras, expresiones o particulas.
Alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común o genéricos er relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Ajijdina, dispone: “No podráh registrarse como marca los signos que: an exclusivamente en un signo o indicación que sea el e genérico o técnico del producto o servicio de que se ión de ese elemento.
La expresión| genérica puede identificarse cuando al formular ta pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de marcús, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna foma para señalar el producto o servicio que de desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.
Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el mafico del proceso 112-1P-2015. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 354-1P-2015 Sin embargo, una expresión genérica podria ser distintiva cuando se use para diferenciar determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.
En consecuencia, es posible que palabras, expresiones o particulas genéricas al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad dislintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente genéricas sean utilizadas por terceros, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o particulas genéricas se deben excluir del cotejo de marcas. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo| escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción de! público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminliya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.10.Como se ha señalado anteriormente, los términos genéricos por sí 3.11. mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.
El que un término sea genérico para un producto o servicio de una clase también; podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, es genérico para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 3.12.De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se 4.1. deberá determinar si la palabra PLUS es genérica, para posteriormente aplicar los parámetros indicados.
Las marcas de fantasía y su poder de oposición Como los demandantes argumentaron que el signo HIPOGLOS es de fantasía, se hace necesario abordar el tema propuesto. Para esto se 13 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. Proceso 354-1P-2015 reitera la línea| jurisprudencial que el Tribunal ha desarrollado sobre la materia. ?? Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores.
Son Expresiones que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evgcan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.
De conformidad con lo anterior, se deberá analizar si el signo denominativo HIPOGLOS es de fantasía, para posteriormente hacer un adecuado análisis de confundibilidad en relación con el signo denominativo HIPOGLOS SIEGFRIED. Análisis de registrabilidad de la marca derivada Como el Tercero Interesado argumenta que el signo denominativo HIPOGLOS SIEGFRIED es una marca derivada de su marca HIPOGLOS, és necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencial del Tribunal. *8 Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos acgesorios.
El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de Usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o in elemento que describe el género, la calidad u otras características| de los productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros empresarios usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo. 17 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudictal del 4 de septiembre de 2003 dentro del Proceso 72-IP-2003.
Interpretación Prejudicial del 15 de mayo de 2013 dentro del Proceso 23-1P-2018. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2002, en el marco del Procéso 97-1P-2002; Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en el marco del Proceso 9-IP-2005; Interpretación Prejudictal de 20 de junio de 2006, en el marco del Proceso 55-1P-2006;
Interpretación Prejudiciat de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del Procesq| 140-IP-2007. 14 5.4. 5.5. 5.6. 6.1. 6.2. Proceso 354-1P-2015 En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por ¡cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el|consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienef un origen común. La solicitud dé una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o ng con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque se llegare a establecer que el signo solicitado para registro $e deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
Es de suma importancia que no se afetten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar. Se debe tener en cuenta que la oposición que se presente contra una marca derivada no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que éste hacé parte del derecho adquirido previamente.
La oposición debe vincular los elementos accidentales y accesorios,*? salvo que ésta se base en uña marca idéntica o similar al elemento distintivo, y que fuera previamente registrada en relación con la marca supuestamente primigenia. La conexión tompetitiva. Análisis de los productos de las Clases 3 y 5 Como los signos en conflicto amparan productos de las Clases 3 y 5, se abordará el tema planteado.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indida expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.*" 19 20 Sobre el tema el lraladista Carlos Mascareñas ha indicado que: “Aquellas inscritas por el concesionario, qué, surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero vatfando los demás accidentes o elementos complementarios.
Las marcas derivadas se instiriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o caimplementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión".
(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Juridica, Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95- 1P-2002). Decisión 486 de lá Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Pata clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Márcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigéántes. 15 6.3. 6.4.
Proceso 354-1P-2015 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta fhrma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?! Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 6.4.1.
El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas] filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. 6.4.2. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone 21 Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior_no_ determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretacionés Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015, ambos del 10 de junio de 2016. 16 Proceso 354-1P-2015 el uso ¡del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífiico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el Servicio educativo con el material de enseñanza. 6.4.3. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta] determinante para efectos de establecer la conexión compalitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. 6.4.4.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo génerb; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existeiicia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los canhsumidores comprenden con relativa facilidad que los produgtores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., in panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterids para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como fegla general, no existirá conexión competitiva. 6.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos profjuctos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un 17 6.6. 6.7. 7.4. 7.2.
Proceso 354-1P-2015 consumidor rázonable podría considerar que el que produce uno también produte el otro. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En este escehario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y ádecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.
El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. Las medidas cautelares que afecten los registros de marcas Como el tercero interesado argumentó que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRÍA Y COMERCIO hizo un examen de oficio y no encontró causales de iregistrabilidad, y teniendo en cuenta que también afirmó que en el expediente administrativo no constan las medidas cautelares alegadas por lbs demandantes, el Tribunal se referirá al tema.
El examen del registrabilidad que realiza la entidad competente reúne las siguientes raracterísticas: 7.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registral de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiahdo el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos jdénticos o similares.
Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registra de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funtiones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren En el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.
Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por ei Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciale actos al 7.2.2. Es de present tercero. Proceso 354-1P-2015 s correspondientes para conocer de la legalidad de los ministrativos que en el desarrollo de su función emitan. oficio: se debe realizar, aunque no se hubieren ado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un Este examen implica que la oficina de registro debe revisar todas las ba correct s de datos e información pertinente para hacer un análisis de registrabilidad.
Esto incluye tener en cuenta las an taciones y limitaciones al derecho exclusivo sobre la marca que consten en el registro, entre las que se encuentran las me materia didas cautelares que dicten los jueces nacionales en Ibenal y civil. Este tigo de medidas cautelares no están reguladas por la normati virtud d Áa comunitaria andina y, por lo tanto, este asunto, en el principio de complemento indispensable??, es resuelto y reglado por la normativa nacional pertinente.
En este se res SIEGF de algu menos, de la ng 7.2.3. Es inte! para re: de irreg orden de ideas, se deberá verificar si al momento en que lvió el registro del signo denominativo HIPOGLOS IED, existían medidas cautelares inscritas que pudieran, ja manera, afectar el análisis de registrabilidad o, por lo uspender el trámite, de conformidad con las previsiones ativa nacional. ral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado gistro, lo cual implica analizar si incurre en las causales strabilidad absolutas y relativas previstas en los Artículos 22 Sobre el principio “( ) no es posible necesarias para Prejudicial de 17 di N* 177, de 20 dea Lo anterior quiere y. en consecuenci. | complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: a expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean la correcta aplicación de aquéllas”.
(Proceso 10-IP-94, Interpretación marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena bril de 1995). decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer regulados por las demo comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución nuevos derechos comunitarias.
Asi pues, el País comunitaria explici L obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas Miembro sólo podria haber regulado dicho asunto cuando la propia norma tamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretáción Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115- IP-2009, publicada 2010). en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1828, de 30 de abril Este principio se eficuentra sustentado en el Articulo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andi Artículo 276 Los asuntos pd Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las ni (y mas internas de los Países Miembros”, 19 Proceso 354-1P-2015 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7.2.4.
Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentario y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultanie al resolver el proceso interno 2013-00282, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Añdina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa ñ Quinteros Luis Ráfael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Proceso 354-1P-2015 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretadión Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
( W Mir bie Cecilia Luisa Ayllón Quinteros E arcia fl rito i PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 354-1P-2015 |