TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 118-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00090 00 Referencia: Patente: “MEJORADOR DE FLUJO DE LATEX INHIBIDO CON HIDRATO” Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 0706 de 1 de marzo de 2016, recibido vía correo electrónico el 10 de marzo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Admihistrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 20/14-00090 00; y, El Auto de 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES roceso Interno: 1. Partes en el Demandante CONOCOPHILLIPS COMPANY 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. Z PROCESO 118-1P-2016 Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Hechos Relevantes: El 26 de febrefo de 2009, CONOCOPHILLIPS COMPANY solicitó en fase nacional la patente para la invención “MEJORADOR DE FLUJO DE LATEX INHIBIDO CON HIDRATO”, ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, SIC), esta solicitud internacional se distingue con el número PCT/US2007/073990 de 20 de julio de 2007.

El 19 de agosto de 2010, se publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 619, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. El 4 de septiembre de 2012, la SIC, mediante Oficio 15417 requirió al solicitante para|que se pronunciara sobre las observaciones de carácter técnico relacionadas con los requisitos de patentabilidad, que fueron realizadas en el marco del análisis de fondo.

El 28 de noviembre de 2012, CONOCOPHILLIPS COMPANY respondió al requerimiento efectuado y presentó nuevas reivindicaciones (1 a 12). El 28 de enero de 2013, la SIC mediante Resolución 1667 decidió denegar la patente solicitada. Argumentó la falta de nivel inventivo soportada en los documentos US 5.639.925, titulado “Additives and method for controling clathrate hidrate in fluid systems” (D1) y US 2004/0216780, titulado "Method for introducing drag reducers into hydrocarbon transportation systems” (D2).

El 12 de marzo de 2013, CONOCOPHILLIPS COMPANY interpuso Recurso de Reposición contra el anterior acto administrativo. El 29 de agosto de 2013, la SIC mediante Resolución 51564, confirmó el acto administrativo impugnado. El 3 de febrero de 2014, CONOCOPHILLIPS COMPANY presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones emitidas por la SIC, cuya pretensión principal es la nulidad de los anteriores actos administrativos.

El 9 de septiembre de 2014, CONOCOPHILLIPS COMPANY presentó reforma de la demanda. El 8 de octubre de 2014, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda. PROCESO 118-1P-2016 2.11. Mediante auto del 24 de febrero de 2015, ta Sección Primera de la Sala 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia,| decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda presentada por CONOCOPHILLIPS COMPANY Manifestó que se vulneró el Artículo 18 de la Decisión 486, por cuanto el objeto de la solicitud de patente sí tiene nivel inventivo. Indicó que entre la invención solicitada y los documentos D1 y D2 existen diferencias determinantes. Sostuvo que lajexistencia de las anterioridades D1 y D2 no se consideran suficientes para que una persona versada en la materia deduzca de manera obvia y evidente el objeto de la solicitud de patente de invención. Expresó que la invención solicitada tiene un efecto superior e inesperado en relación con los documentos D1 y D2, ya que de estos no puede desprenderse la idea de una emulsión y polimerización en emulsión para obtener un látex que sirva de reductor de resistencia al avance de hidrocarburos en un conducto.

Argumentó que se vulneró el Artículo 45 de la Decisión 486, ya que al resolverse el necurso de reposición la SIC realizó un nuevo análisis de patentabilidad sobre la base de un tercer documento: US 5.539.044. Por lo tanto, de conformidad con el artículo mencionado la Entidad estaba obligada a dar; traslado de la nueva objeción presentada.

Como no lo hizo se violó el derecho al debido proceso. Agregó que se vulneró el Artículo 14 de la Decisión 486, ya que la invención presentada cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Argumentos de la contestación presentada por la SIC Manifestó que el objeto de la solicitud de patente carece de nivel inventivo, tal y como lo demuestran la combinación de los documentos D1 y D2, en donde se identifican los elementos técnicos básicos y característicos del método para suministrar un reductor de resistencia al avance, definidos en el capitulo reivindicatorio de la solicitud presentada.

Indicó que ell objeto de la solicitud de patente no ofrece un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Argumentó que las reivindicaciones 1 a 12 son el resultado de la simple aplicación de gonocimientos técnicos sobre la materia. > 4.4, 1.2. PROCESO 118-1P-2016 Agregó que na se incluyó un nuevo documento al estudio original, por cuanto el documento D2 se refiere al antecedente US 5.539.044, es decir, este último documento hace parte del estado de la técnica que fue trasladado al solicitante.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. 1 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos.

La notificación del examen de fondo de conformidad con el Artículo 45 de la Decisión 486. ANÁLISIS DE|LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El análisis de¡ nivel inventivo y el estado de la técnica Como en el proceso interno se discute si el objeto de la solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia?.

Según lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artícuto 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni $e hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con [alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contagos a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante na respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistigran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-1P-98 del 20 de mayo de 1998; 46-1P-2012 del 20 de julio de 2012; 157-1P.2913 del 21 de mayo de 2014; y 183-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 1.3. 1.4.

PROCESO 118-I1P-2016 sea considerada patentable: ser novedosa, tener nivel inventivo* y ser susceptible de aplicación industrial5, De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia.

Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente ia las siguientes definiciones: 1.4.1. Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. 1.4.2. Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público? por cualquier medio y en cualquier lugar. 1.4.3.

Obvio: Es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.4.4. Evidente: “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”?.. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; sin embargo, lo que es evidente es también obvio. 1.4.5. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico |medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica ¡con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. | Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis|del nivel inventivo: a) El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que' tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal" en la materia que Una invención no|está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de ta prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualqujer lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

De conformidad can el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industriál, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el Articulo 19 de la norma comunitaria que se interpreta.

Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid — España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. PROCESO 118-1P-2016 se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. b) El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existia al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

De lo anterior se puede concluir, tal como indica Zacary Quinlans, que en el Derecho de Patentes el análisis hindsight es un importante problema cuando se está determinando si una invención tiene nivel inventivo, porque es particularmente subjetivo el juzgamiento que puede estar influenciado por la precepción del pasado por parte del evaluador.

Enel caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un] análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriari, ex post facto o hindsight. 1.5.

En este orden|de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo|cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos |técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de E QUINLAN, Zacary Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO” por Zacary Quinlan, publicado; en Fordham International Law Journal (2014) Volume 37, Issue 6, Article 3 New York, pg. 1794-1795. hitp//ir.lawnet fordfam.edu/cgi/viewcontent.cgi?articie=23604context=ili Visitado: el 15 de agosto de 2016. 1.6. 2.1. 2.2.

PROCESO 118-1P-2016 conformidad cón el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directal de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas del análisis del problema - solución?: 1.6.1.

Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.6.2. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.6.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.6.4. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos Como la SIC argumentó que la carencia de nivel inventivo se desprende de la combinación de los documentos Dí y D2, se abordará el tema planteado reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre este tópico?0, La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.

En la primera, se fusionan los elementos sin que puedan diferenciarse por 1 Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en htto://www.comunidadandina,ora/public/patentes.pdf. Se puede ver la Interpretación Prejudicial 102-1P-2012 de 31 de octubre de 2012. 2.3. 2.4, 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. PROCESO 118-1P-2016 separado; en la segunda, simplemente hay una unión de elementos claramente distinguibles en el conjunto*1. De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de novedad y/o nivel inventivo¡| ya que siempre se debe analizar el caso concreto; es decir, una combinación de elementos conocidos puede implicar un adelanto y uha contribución novedosa y útil, con lo cual sería patentable?2.

Por lo tanto, luna combinación de elementos conocidos, para ser patentable, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente, En consecuencia, al analizar el nivel inventivo de una combinación de elementos conocidos se debe establecer si, en relación con el estado de la técnica al momento de la solicitud, no era obvia ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resultaría acorde con el espiritu de la normativa sobre patentes, que de una simple constatación de una combinación al mezcla de elementos conocidos, se concluya per sé la inexistencia de nivel inventivo. La notificación del examen de fondo de conformidad con el Artícuto 45 de la Decisión 486 Como en el proceso interno se discute si de conformidad con el Artículo 45 de la Decisión 486 se debió notificar el nuevo análisis de patentabilidad sobre la base de un tercer documento, se abordará el tema propuesto reiterando la jurisprudencia sobre la materia?3, Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se|crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de sesenta días desde la notificación, prorrogable por treinta días adicionales, so pena de que la solicitud sea denegada (Artículo 45 de la Decisión 486).

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 en referencia, la [oficina de patentes tiene la obligación de notificar al solicitante si ho se cumplen los requisitos para la concesión de la patente. Y “potestativamente”, es decir, si lo considera necesario Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.ofg/patfondo.htm. Sobre esto se puede ver ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72. Se puede ver las Ihterpretaciones 83-IP-2010 del 14 de octubre de 2010 y 103-1P-2012 del 31 de octubre de 2012. PROCESO 118-1P-2016 proceder a las subsiguientes notificaciones que estime necesarias para los fines del análisis de patentabilidad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2014-00090 00, la que deberá adoptarla al emitir ell correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del ¡Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA is Rafael Vergara Quintero MAGISTRA Hugo Ramiro-Só Agac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

UA ES Y Cecilia Luisa Ayllón Quinteros ¡ustav: llo PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en lajGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 118-1P-2016 |