TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de junio de 2017 Proceso: 186-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00157 Referencia: Cancelación de la marca “PROSPERITY”.
Magistrado Ponente:Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio No. 1572, del 2 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 3 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno No. 2014-00157.
El Auto de 24 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES (WISE). Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA — SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercera interesáda: JAFER LIMITED. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. Proceso 186-1P-2016 Hechos Relevantes El 1 de abril del 2011, la sociedad JAFER LIMITED presentó! ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante SIC), [solicitud de cancelación por mo uso de la marca PROSPERITY, Fegistrada a nombre de WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES (en adelante WISE), para identificar los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.2 El 29 de diciembje de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 78474 canceló parcialmente el registro de la marca PROSPERITY, limitando su registro para identificar Únicamente “revistas”.
El 19 de enero y|3 de febrero de 2012, las sociedades JAFER LIMITED y WISE, respectivamente, interpusieron recursos de reposición y de manera subsidiaria de apelación contra la Resolución 78474, El 16 de septiembre de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industfial de la SIC, mediante Resolución 54574, al resolver las apelaciones, revacó la decisión contenida en la Resolución 78474 y canceló totalmente por falta de uso la marca PROSPERITY.
El 24 de febrero de 2014, la sociedad WISE presentó demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las anteriores Resoluciones 54574 y 78474, El 8 y 9 de septiembre de 2014, la SIC y la sociedad JAFER LIMITED, respectivamente, presentaron sus escritos de contestación a la demanda. Mediante providencia del 5 de noviembre de 2014, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado dispuso suspender el profeso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de|la demanda presentada por WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES (WISE) Afirmó que la marca PROSPERITY fue utilizada en diferentes publicaciones y materiales impresos por WISE, durante los años 2009 a 2011. Sostuvo que WISE es una organización sin ánimo de lucro que ofrece diferentes tipos de membresias, y que para vincularse a ella se paga un valor anual cuya contraprestación implica beneficios: convenciones Expediente Administralivo N* 92-331478.
Clase 16: “Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papeleria; adhesivas (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (exdepto aparatos); materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta; clichés de imprenta,”. 2 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2.
Proceso 186-1P-2016 internacionales, seminarios y eventos, directorio de negocios, y revista PROSPERITY. Esta es la revista oficial de WISE cuya primera edición fue publicada en 1979, por medio de la cual se promocionan sus actividades. Indicó que la revista PROSPERITY no se comercializa por los medios tradicionales de distribución de una revista (librerias, puestos de revista, almacenes de cadena, etc.), pues la misma no es vendida al público en general ya que ¡es un beneficio al que tienen acceso únicamente los miembros de WISE como resultado de su membrecía. Por lo que el análisis de las pruebas de uso de la marca PROSPERITY debe hacerse a la luz del hecho que la revista no es una tradicional, sino que se trata de un caso especial de publicaciones puestas efectivamente en el comercio, pero destinadas solo a que ciertas personas puedan acceder a ella.
Expresó que ha presentado las pruebas que demuestran el uso de la marca PROSPERITY a nivel mundial, incluyendo Colombia y los demás Países Miembros de la Comunidad Andina. Para el tipo específico de producto que se identifica con dicha marca, las cifras por concepto de promoción resultan suficientes para concluir que la marca se usa y promociona de manera constante e ininterrumpida.
Detalla, asimismo, diversas pruebas presentadas tales como testimonios, facturas de venta y listados de sus membresías, ejemplares de material publicitario, ejemplares de la revista, declaración juramentada, e indica que ha habido una errada apreciación de las pruebas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Señaló que el Artículo 166 de la Decisión 486 no exige reconocimiento por parte del público en general, sino que se entiende que la marca se encuentra en uso cuando los productos han sido puestos en el comercio en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, criterios que se encuentran sujetos a la naturaleza de los productos y a las modalidades bajo las cuales sé comercializan los mismos.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio Indicó que de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente administrativo, la demandante no demostró el uso de la marca PROSPERITY para distinguir productos de la Clase 16, por lo que resultaba improcedente mantener un monopolio en el uso de una expresión que no se estaba utilizando en el mercado nacional.
Afirmó que se realizó una adecuada valoración de las pruebas obrantes en el expediente. Que existe la obligación establecida en el Artículo 166 de la Decisión 486 de usar la marca en al menos uno de los Paises Miembros. La cancelación del registro resulta necesaria para el ingreso de nuevos competidores en el mercado, quienes de entrada se encuentran con obstáculos al existir registros marcarios de terceros que no están siendo usados. 4.3. 4.4, 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
Proceso 186-1P-2016 Expresó que, conforme al Artículo 170 de la Decisión 486, en el trámite de cancelación de uha marca no existe una etapa probatoria, por lo que no es factible que las partes soliciten práctica de pruebas distintas a las que constan en el expediente, siendo que el Juzgador realiza un análisis con base en lo allí lalegado.
Pese a que la demandante aportó material publicitario en dónde se observa la marca en conflicto, se debe recordar que las actividades de promoción y publicidad son indicio de la explotación de la marca, pero no resultan suficientes para demostrar el uso en el comercio de dicha marca. Analizó ciertas pruebas que obran en el expediente, y señaló que las mismas no guardan relación con los productos contenidos en la Clase 16; y que otras reflejan que la marca PROSPERITY está destinada a personas de Estados Unidos de Norteamérica, de Madrid e Italia, improcedentes para demostrar el uso efectivo de la marca en Colombia.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el tercero interesado, JAFER LIMITED Manifestó que el uso que WISE acreditó del signo PROSPERITY, es un Uso de carácter eminentemente interno y privado, que no tiene relevancia en el mercado de productos y servicios en la Comunidad Andina. Tal uso no trasciende al comercio, pues no exterioriza la marca mediante su aplicación a bienes ofrecidos en venta en el comercio, con lo cual no se permite que el signo sea asociado por los consumidores como distintivo de un origen empresarial, es decir no cumple la función distintiva esencial que justifica su protección jurídica frente a signos que sí compitan o deseen competir en el mercado.
Señaló que el uso de la marca requiere que sea de forma pública e inequívoca, es decir puestos en el mercado público pues el uso en mercados privados no es un uso en sentido marcario. El uso hecho por WISE de la marca PROSPERITY, restringido a sus asociados o miembros, no trasciende al mercado en el cual reclama protección ya que su uso no es público y eficaz de cara al comercio, de forma que los consumidores tengan una verdadera exposición a la marca y a los bienes que identifica.
Indicó que nada'jafecta a WISE la cancelación de la marca PROPERITY, pues no está dirigida a identificar productos para disputarse una clientela con productos del mismo género de otros empresarios. Los miembros de WISE reciben la revista sin elegirla o buscarla en el mercado, es decir que WISE hace uso [de la marca para sí misma. Por tanto, la cancelación de dicha marca no le afecta competitivamente pues no concurre con ella en la disputa de clientéla en el mercado de revistas u otros productos de la Clase 16.
Expresó que las| pruebas no dan cuenta de actos de comercialización de revistas PROSPERITY en modalidad o canal de comercialización alguno, sino a lo sumo de comercialización y promoción de servicios marca WISE de asistencia en| utilización de implementación de principios y técnicas de 4 5.5. 5.6. Proceso 186-1P-2016 administración y Organización en la dirección de negocios y organizaciones, servicios que están fuera de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Manifestó que al no haberse dado a la marca PROSPERITY la función de diferenciación del productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza en el mercado público de la Comunidad Andina, no amerita la protección jurídica que le otorga su registro, pues ello limitaría injustificadamente la entrada de otros competidores que si deseen dar función social a marcas iguales o semejantes, dinamizando la competencia y la generación de empleo.
Sostuvo que algunas de las pruebas de la demandante no fueron aportadas por WISE en la actuación administrativa; que son completamente nuevas e impertinentes, par lo que mal podría errar la Superintendencia de Industria y Comercio al nó haberlas valorado. No es procedente ni jurídicamente viable atacar la legalidad de los actos administrativos con base en pruebas no aportadas en la actuación administrativa.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165 y 166 de la [Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. De oficio, por corresponder al asunto controvertido dentro del proceso interno objeto de la consulta, se interpretarán los Artículos 167 y 170 de la misma normativa.3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento dé oposición interpuesto con base en la marca no usada.
No obstante lo previstá en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via administrativa. Cuando la falta de usa de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuvigse registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de ta lista de los productos o servicibs comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca na se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicihs.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el ¡mercado, También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca En modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni dismindirá la protección que corresponda a la marca.” “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
Sr, q 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 186-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por| falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio. La cancelación parcial por no uso de la marca. Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486.
Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio Se ha argumentado en el proceso interno que el signo PROSPERITY no ha sido usado en el mercado para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza objeto de su registro, razón por la cual ha sido cancelado. Por tanto, corresponde precisar las características, los presupuestos procesales, los elementos probatorios para que proceda la cancelación por ño uso de una marca, así como la demostración del uso de la misma, con|fundamento en reiterada jurisprudencia del Tribunal.* Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 de 2000 Los Artículos 165 a 170, salvo el 1698 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por'íno uso de la marca.
En ese marco, las caracteristicas principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta dias hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes, Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”.
Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 100-1P-2013 de 25 de junio de 2013, 53- P-2013 de 19 de junia de 2013; y 104-1P-2014 de 20 de noviembre de 2014. El Artículo 169 soporta/la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara.
Proceso 186-1P-2016 1,4. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Dicha legitimación se presenta cuando: 1.4.1. El solicitante pretende utilizar el signo cancelado o uno similar sin cambios sustanciales en el mercado.
En este evento, la entidad cempstente deberá analizar la documentación presentada, que podría ser una solicitud ya radicada del signo idéntico o similar, instrumentos relativos al giro ordinario de los negocios del solicitante, o documentos que demuestren la proyección económica del solicitantejen este campo. Es importante aclarar que la falta de presentación de la solicitud no es sinónimo de falta de interés, ya que la norma otorga un tiempo bastante amplio para invocar el derecho preferente: a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación (Artículo 168 de la Decisión 486).
En consecuencia, es muy importante que la entidad competente analice integralmente los argumentos y documentos que demuestran la legitimación. 1.4.2. El solicitante pretende salvaguardar un derecho o un interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de la cancelación. Esto también debe ser evaluado por la entidad competente con los documentos e información que se presente.
Como ejemplo tenemos, entre otros, los siguientes: a) Defensa en el trámite de oposición. b) Cuando el solicitante de la cancelación solicitó o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa. c) Cuando el solicitante de la cancelación sea titular de cualquier signo [distintivo que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y no usada. d) Cuando el solicitante de la cancelación sea titular o tenga claro interés sobre cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: obras, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa.
Oportunidad para adelantar el trámite 1.5. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Al efecto dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la SS 1.6. 1.7. 1.8. Proceso 186-1P-2016 notificación de la ¡resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de regístro de marca.
Falta de uso de la marca El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso El Artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.
El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la mismaf, El párrafo tercera del Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que si una marca es usada de manera Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es ta facultad que tiene su titular de disponer de la mistna.
Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras parsonas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.
Para ampliar el campa de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titulaf de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marcá se encuentra regulada en capitulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licericiatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalta.
El ticenciante conserva laltitularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero si impone una limitación del mismo. El Artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normás comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regallas, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el Articulo 162 de la Decisión 486.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frentg a terceros. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la felación o el vínculo económico con el titular de la marca.
No es una licencia porque el titular no cedé las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenémos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de ta marca. 1.9. Proceso 186-1P-2016 diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminujrse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque su uso se realice con algunas diferencias sin trascendencia para alterar el signo,| no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por el contrario, si existen diferencias sustanciales, si se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por falta de Uso.
Como efecto, el titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real, sustancial y efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta de facto/en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado; es sustancial cuándo mantenga los elementos esenciales; y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización?! El Régimen probatorio.
La carga de la prueba 1.10.La carga de la prireba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al tilular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.11.
El mismo Artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de lá marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. 1.12.
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. El principio del uso efettivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Articulo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde cop la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el ugo real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente n6b es prueba del uso real y efectivo de ta marca. En este sentido, la Oficina Nacional Compétente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde cah las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y| servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 1.13. Proceso 186-1P-2016 En este marco probatorio, para demostrar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —-—que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.
Así, por ejempl | que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado, 1.14, Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 1.15. 1.16 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.
Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para|acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en|uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca..
Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con|su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 1.17.En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 1.18.
En ambos casos,|tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba deluso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 10 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1.23.
Proceso 186-1P-2016 Asi, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.
Procesos inflacióonarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.
En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea Qbligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que lejes adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo|usó la marca en los términos explicados anteriormente.
De conformidad con lo ya establecido sobre la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, se deberá analizar la puesta del producto en el mercado, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente. Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes, en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores, deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productas en el mercado.
Además de lo anterior, se deberá establecer sil los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores 11 Al + 2.2. 2.3. 2.4, Proceso 186-1P-2016 complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.
Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarias, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. Er el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta dellproducto en el comercio. c) Bienes sunfuarios y de alto valor económico.
Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se pusoja disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. La cancelación parcial por falta de uso En el caso objeto de la presente interpretación, consta que por Resolución 78474 de 29 de diciembre de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio canceló parcialmente el registro de la marca PROSPERITY, limitando su registro para identificar únicamente “revistas”, resolución que luego fue revocada por la cancelación total de dicha marca.
Procede, por tanto, interpretar lo relativo a la cancelación parcial por no uso de una marca. El Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión establece que la oficina andina de marcas cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario O por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a lal fecha en que se inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- ( ) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se lordenará una reducción o limitación de la lista de los productos p servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; pará ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos d servicios.
( )”. (Resaltado agregado) Como puede adyertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios 12 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. Proceso 186-1P-2016 para los cuales| estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.
Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.
X de la Clasificación de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento dejcancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1. El producto 2 es idéntico a 1 y el producto 3 es similar a 1, por tanto, va a conservar el registro para los productos 2 iy 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar.
A modo de es si una empresa tenía registrada una marca en la clase Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.
De conformidad ¡con lo expuesto, se deberá establecer mediante un análisis de las pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca PROSPERITY es usada en el mercado de una forma real, sustancial y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo en cuenta para ell efecto todos los parámetros expuestos y desarrollados a lo largo de la presente providencia. Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento En el presente ¡caso, se ha indicado que la demandante, WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES (WISE), habría presentado en jel proceso contencioso pruebas adicionales a las presentadas en ¡el trámite administrativo, por lo que le corresponde interpretar el procedimiento previsto en el Artículo 170 de la Decisión 486.
Como puede apreciarse se plantea la posibilidad de valorar medios probatorios con posterioridad al plazo de 60 días de notificada la acción de cancelación e incluso, la posibilidad de presentar nuevos medios probatorios al momento de interponer un recurso impugnativo. 13 =p 3.3. Al respecto, el Ari 3.4, 3.5. 3.6. Proceso 186-1P-2016 ículo 170 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, || haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.
Vencidos las plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca]| lo cual notificará a las partes, mediante resolución.” Como se puede apreciar, el Artículo 170 precitado prevé el plazo de 60 días a efectos de quelel titular haga valer sus alegatos y presente las pruebas que estime convenientes.
Dicho plazo debe ser analizado considerando la finalidad de la acción de cancelación de una marca, la cual busca retirar del registro aquellos signos que no vienen siendo usados en el mercado; esto es, aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado?, conforme lo prescribe el principio de verdad material.
En ese sentido, el plazo de 60 días hábiles previsto en el Artículo 170 de la Decisión 486 es un plazo que deben respetar tanto el titular de la marca como la autoridad nacional competente. Sin embargo, considerando que hay escenarios en los que es razonable cierta demora en la obtención de los medios probatorios relevantes, este Tribunal considera que si el titular de la marca solicita una ampliación antes del vencimiento de dicho plazo y su solicitud se encuentra debidamente motivada, se podrá aceptar la presentación de [nuevas pruebas después del vencimiento del referido plazo, siempre y cuando la autoridad administrativa aún no se haya pronunciado y sel asegure el respeto al principio de contradicción; esto es, que las nuevas pruebas sean trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto.
La referida interpretación constituye una garantía a favor del administrado, el cual mantiene la posibilidad, si se presentan las condiciones mencionadas en el párrafo anterior, de presentar pruebas fuera del referido plazo a efectos de que estas sean evaluadas por la autoridad competente en tanto esta no] haya emitido su pronunciamiento; o, de ser el caso, a través de los recursos impugnativos que la legislación interna de cada país miembro establezca.
En suma, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes] en aplicación del debido procedimi con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, principio de verdad material y en aras de garantizar un ento.
LINDLEY-RUSSO, Alfíedo. Apuntes Sobre La Cancelación Marcaria En El Perú. Revista de la Competencia y la Prop! ¡edad Intelectual N? 7, Lima, 2008, p. 203. 14 Proceso 186-1P-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presenté Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver¡¡el proceso interno 2014-00157, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros ¡istavo Garci sito PRESIDENTA SECRETARIO > Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 186-1P-2016 15