A TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de junio de 2017 Proceso: 198-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 3667-2015 Referencia: Patente “Inhibidores novedosos de cinasas” Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 115-2016-SDCSP-C/PJ del 25 de abril de 2016, recibido vía courier el 5 de mayo del mismo año, mediante el cual, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la interpretación Prejudicial de los Artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 3667-2015; y, El Auto del 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: BRYSTOL- MYERS SQUIBB COMPANY Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) gas 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 198-IP-2016 Hechos Relevantes. El 21 de julio de 2003, BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (en adelante, BRISTOL MYERS) reivindicando prioridad extranjera sobre la base de las solicitudes No. 60/447,2013 y 60/397,256, presentadas en los Estados Unidos de América con fecha 13 de febrero de 2013 y 19 de julio de 2002 respectivamente, presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Defensa de la Propiedad Intelectual, (en adelante INDECOPI), de la República del Perú, la solicitud de patente de invención denominada "INHIBIDORES NOVEDOSOS DE CINASAS”, la cual consta de 26 reivindicaciones.
El 5 de diciembre de 2005, el examinador de patentes, mediante Informe Técnico JC 67-05, concluye que ciertas reivindicaciones no cumplen con el requisito de novedad, claridad y nivel inventivo y sugiere cambio de título a “INHIBIDORES DE CINASAS DE FÓRMULA t" El 8 de mayo de 2006, BRISTOL MYERS respondió al Informe Técnico JC 67-05, adjuntando un nuevo pliego de 7 reivindicaciones.
El 12 de mayo de 2008, el examinador mediante Informe Técnico JC 67- 05/a, concluye que las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de nivel inventivo y la reivindicación 7 no cumple con el requisito de claridad. El 4 de julio de 2008, mediante Resolución No. 754-2008/OIN-INDECOPI, la Oficina de invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI denegó la patente para la invención DE FÓRMULA Ll, solicitada por BRISTOL MYERS, ya que consideró que las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de nivel inventivo y la reivindicación 7 no cumple con el requisito de claridad.
El 4 de agosto de|2008, BRISTOL MYERS interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución 754-2008/0IN-INDECOPI, señalando que adjunta un nuevo pliego de 9 reivindicaciones. El 22 de mayo ¡de 2009, mediante Informe Técnico PCG 47-2009, la examinadora del patentes concluyó que las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con los requisitos de nivel inventivo.
El 1 de julio de 2009, mediante Resolución 1651-2009/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 754-2008/0IN-INDECOPI del 4 de julio de 2008. El 5 de octubre de 2009, BRISTOL MYERS interpuso Demanda Contencioso Administrativa contra el INDECOPI, solicitando como pretensión principal se declare la nulidad de la Resolución 1651-2009/TPI- INDECOPI. 2.10.El 19 de noviembre de 2009, mediante Resolución Número Uno, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior 2 Proceso 198-1P-2016 de Justicia de lima de la República del Perú, admite la demanda interpuesta por BRISTOL MYERS. 2.11.
El 5 de enero de 2010, el INDECOPI contestó a la Demanda planteada por BRISTOL MYERS. 2.12. El 3 de octubre de 2012, mediante Resolución Número Doce, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, declaró fundada la Demanda interpuesta por BRISTOL MYERS, y en consecuencia nula la Resolución 1651-2009/TP1-INDECOPI de 1 de julio de 2009. 2.13.El 4 de diciembre de 2012, el INDECOP! interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución Número Doce del 3 de octubre de 2012. 2.14.El 6 de marzo de 2013, mediante Resolución Número Trece, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, concede el Recurso de Apelación con efecto suspensivo contra la Resolución Número Doce del 3 de octubre del 20/12. 2.15.El 3 de diciembre de 2013, mediante Sentencia de Apelación 1946-2013, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decidió revocar la Sentencia del 3 de octubre de 2012, y reformándola declaró infundada la demanda. 2.16.El 4 de diciembre de 2014, BRISTOL MYERS interpone Recurso de Casación contra la Sentencia de 3 de diciembre de 2013. 2.17.El 24 de noviembre de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, declara procedeñte el Recurso de Casación y solicita la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos Contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa, presentada por BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY 3.1. “( ) El Tribunal del Indecopi basó la resolución No. 1651-2009/TPI- Indecopi en el informe del examinador externo de patentes, informe No. PCG 47-2009, que nunca fue notificado a esta parte y de acuerdo al cual las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con el requisito de nivel inventivo”. 3.2. *( ) La resolución No. 1651-2009/TPI-Indecopi, reconoce que su Decisión se basa en el informe técnico PCG 47-2009”. 3.3.
“( ) como la actuación de prueba ordenada por la Sala de Propiedad Intelectual se dispuso de oficio, el administrado, Bristol- Myers Squibb Company debió |ser informado acerca de su naturaleza y alcance e inclusive acerca de sus derechos y obligaciones. En este caso concreto, se debió informar qué medios probatorios se actuarían qué finalidad (alcance) tenía dicha actuación y que Bristol-Myers Squibb Company tenía derecho 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.
Proceso 198-IP-2016 a exponer sus argumentos, así como a ofrecer y producir pruebas al amparo del principio del debido procedimiento administrativo”. “( ) si la Sala hubiera tenido alguna duda respecto a cómo llevar a cabo la actuación de las pruebas de oficio, debió aplicar el inciso 10 del artículo 55 de la Ley 27444 y optar por aquélla que resulte menos gravosa para los administrados, que no es otra que la de informarles acerca de dicha actuación y ofrecerles así la posibilidad de ejercitar sus derechos.
Además, y, por si fuera poto, la Constitución y las leyes reconocen el derecho a un debido proceso por lo que la Sala debió respetar los estándares mínimos para que el procedimiento administrativo se repute compatible con el debido proceso”. “( ) la Constitución, las leyes y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sancionan como un incumplimiento del principio del debido procedimiento administrativo, la actuación de pruebas sin conocimiento del administrado”.
“( ) El trámite ¡de la solicitud de patente de invención se encuentra regulado por la|Decisión 486 de la Comunidad Andina. Esta norma establece claramente que cuando la Oficina Nacional Competente encontrara que, de acuerdo al examen correspondiente, denominado en la práctica informe técnico, que la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión, notificará tal hecho al solicitante para que en un plazo de 60 días ejerza su derecho de defensa absolviendo los cuestionamientos o subsanando los impedimentos a que hubiera lugar”.
“( ) resulta obvió que el Tribunal del Indecopi, quien solicitó al examinador de patentes un iriforme técnico, el que fue emitido bajo el número PCG 47- 2009, debió notificar con dicho informe a Bristol-Myers Squibb Company para que ésta pudiera, ejerciendo su derecho de defensa, refutar el citado informe o subsanar los impedimentos señalados en el informe técnico POG 47-2009.
El Tribunal Indecopi, por el contrario, no sólo no notificó a Bristol- Myers Squibb Company con el informe técnico PCG 47-2009, impidiéndole así ejercer su defecho de defensa, sino que conociendo que dicho informe técnico opinaba desfavorablemente sobre la concesión de las reivindicaciones 1 a 9 se basó literalmente en él para emitir la resolución 1651-2009/TP!-Indecopi y denegar así la patente solicitada”.
“( ) resulta obvio que se incurrió en un vicio que acarrea la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento No. 721-2003/01N desde la omisión de la notificación a Bristol Myers Squibb Company del informe técnico PCG 47- 2009, por lo que su despacho deberá, en su oportunidad, dictar resolución anulando todo lo actuado en el expediente No. 721-2003/0IN y ordenando al Tribunal Indecopi dicte nueva resolución final, previa notificación a Bristol Myers Squibb Company del informe técnico PCG 47-2009”.
“( ) a su despacho solicitamos que al momento de dictar sentencia tenga en consideración que la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema, así como la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, han establecido jurisprudencia en el sentido que constituye una violación al debido 4 3.10. 4.1. 4.2. 4.3, 4.4. 4.5. 4.6. Proceso 198-1P-2016 procedimiento que el Tribunal Indecopi emita resolución en un procedimiento adininistrativo, sin poner en conocimiento del solicitante la actuación de una prueba impidiéndole así ejercer derecho de defensa en relación a la misma”.
“( ) La resolución No. 1651-2009/TPl-Indecopi no ha tenido en consideración que nuestra representada ha presentado ya información relativa a la actividad biológica comparativa de los compuestos materia de las reivindicaciones 1,2 y 8”. Argumentos de la Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa, presentada por el INDECOPI “( ) La denegatoria de la patente de invención, se debió a que ésta no contaba con el requisito de nivel inventivo que la norma establece, para que se le pueda otorgár derechos de exclusiva”.
“( ) la demanda|basa su cuestionamiento en una supuesta violación al derecho de defensa con Bristol- Myers Squibb Company, pues no habría tenido acceso al Informe Técnico N*PCG 47-2009”. “( ) Lo que la parte demandante no toma en consideración, es el hecho que el Informe Técnico que supuestamente le habría sido ocultado por el Indecopi, no resulta ser un acto administrativo que obligatoriamente deba notificarse.
De hecho, no hay norma alguna que lo establezca *( ) el Informe ¡Técnico no es un acto vinculante para la autoridad administrativa, simplemente configura un factor más a considerar para resolver el caso concreto, que puede generarle certeza sobre éste, o puede ser que no lo haga. Y es que su carácter meramente referencial impide que exista obligatoriedad alguna para su notificación, lo importante es que sí figure en el expediente, circunstancia que no ha sido negada por la contraparte”.
“( ) Así como la ¡autoridad puede haber considerado un Informe Técnico a efectos de resolver, también podría haberlo hecho sin considerar el mismo, y basar su pronunciamiento en circunstancias que nada tienen que ver con to dicho en éste”. “( ) los factores| que puede tomar en cuenta la autoridad para resolver pueden ser muy Variados. Lo importante será que fisicamente consten en el expediente y Que la autoridad señale en base a qué documentos ha elaborado tales ojcuales conclusiones.
No debemos de olvidar que cuando se evalúa si una ¡solicitud de patentes tiene novedad, si es que ésta goza de nivel inventiva o si es que una marca presenta distintividad, etcétera, son muchísimos! los factores que pueden servirle a la autoridad para resolver. Entre ellos, puede utilizarse un Informe Técnico, un reportaje televisivo, una reyista, publicidad diversa, etcétera”. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 5.1.
Proceso 198-1P-2016 “( ) el Informe Técnico sí le generó certeza a la autoridad. Sin embargo, ello no la obliga a notificar todas y cada una de las circunstancias que la autoridad puede considerar para resolver”. “( ) Muchas veces una doctrina especifica determina el sentido de una resolución. ¿Fue [notificada previamente dicha doctrina para que la parte formule sus descárgos?, pues evidentemente no. Sucede lo mismo con el Informe Técnico |cuestionado.
Su efecto también carece de elemento vinculante alguno”. “( ) Los informes técnicos no constituyen actos administrativos por una razón fundamental: sus efectos jurídicos no son externos, ni directos”. “( ) El Informe [Técnico materia de autos, fue expedido para que la autoridad pudiese gozar de mayores elementos de juicio para resolver; sin embargo, ni siquiera posee carácter vinculante.
La autoridad pudo acoger los fundamentos del Informe o pudo no hacerlo. Sucede lo mismo con la legislación, con lá doctrina, con la jurisprudencia, etcétera. Todas y cada una de estas fuentes pueden determinar de modo directo el sentido de una resolución de la autoridad; sin embargo, la autoridad no se encuentra en la obligación de js led que los administrados emitan una opinión previa sobre cada uno de ellos para resolver”.
“( ) resulta imposible que la autoridad notifique a los administrados todos y cada uno de los elementos que pueden servirle para decidir, a fin de refutarse todos y cada uno de ellos ( ) Justamente en ello recae la autonomía de la que goza una autoridad resolutiva y su facultad discrecional. Lo importante será que la resolución emitida, motivadamente, señale de qué ¡manera estos elementos sí generaron certeza en la autoridad para resolver”.
“( ) Dicho Informe Técnico entonces, no fue en absoluto capaz de surtir efectos jurídicos externos (para el administrado), sino que su existencia poseía un objetivo utilitario. Su emisión se encontraba al servicio de actos que sí poseían per se eficacia jurídica (directa) en el procedimiento”. “( ) la resolución impugnada ha sido válidamente emitida, ya que, tras su fallo, subyace una correcta aplicación del marco normativo en materia de propiedad industtial, careciendo del requisito de novedad, a que se refiere el artículo 16 de la Decisión 486".
Sentencia de [Primera Instancia emitida por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú “( ) cabe precisar que la Resolución N* 1651-2009/TPI-INDECOPI expresamente realizó una aplicación extensiva del artículo 34 de la Decisión 486, el tual permite que el solicitante de una patente modifique su solicitud en cualquier momento del trámite dispositivo que en estricto regula el procedimiento en primera instancia. Esto es importante de relevar pues en el caso de autos ello importó que mediante un recurso de apelación se 6 5.2. 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.3.
Proceso 198-1P-2016 admitiera el planteamiento de nuevas pretensiones, como es la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones, el cual no había sido analizado en primera instancia”. “( ) es claro que|el Informe Técnico PCG 47-2009 abordó cuestiones no discutidas en el procedimiento administrativo hasta ese momento, precisamente porque se pronunció respecto de reivindicaciones planteadas recién en el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N* 754- 2088/OIN-INDECOP!I, circunstancia que determina, con mayor razón aún, la necesidad de haberse puesto en conocimiento con la demandante”.
“( ) Este Colegiado no puede acoger la posición de la demandada en el sentido que el Informe Técnico PCG 47-2009 no requería ser puesto en conocimiento del administrado al no ser un acto administrativo propiamente dicho. Dicha afitmación, si bien es cierta, desconoce que el citado documento constituyó un medio probatorio producido de oficio por Indecopi y que sirvió de sustento principal para confirmar la denegatoria de la solicitud de la empresa demandante; por tanto, resultaba razonable y arreglado a derecho, correr traslado del mismo previamente a la emisión de la resolución definitiva, a fin que la actora pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción”.
“( ) se concluye que la Resolución N* 1651/2009/TPI-INDECOPI, de fecha 01 de julio del 2009, ha incurrido en la causal de nulidad ( ) Como consecuencia dej ello, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi debe cumplir, previamente a la expedición de la resolución final, con poner en conocimiento de la demandante el Informe Técnico PCG 47-2009, a fin que se haga uso de su derecho de defensa”.
Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación presentado por el INDECOP1 “( ) la Autoridad Administrativa notificó las inconformidades encontradas en la solicitud de patentes presentada por la demandante dos veces, a pesar que de acuerdo a la Ley sólo era obligatorio hacerlo una vez * “( ) la conclusión arribada en este tercer Informe Técnico (PCG 47-2009) es la misma a la que, entre otras, se arribó en los Informes Técnicos que lo precedieron; al saber, la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones presentadas por BRISTOL- MYERS”.
“( ) con su sentencia, la Sala pretende que se notifique a la actora un Informe Técnico que identificó la misma inconformidad que ya se le había notificado hasta dos veces con anterioridad, y que sin embargo fue incapaz de revertir: la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones presentadas”. “( ) era obligatorio para la Autoridad Administrativa notificar sólo la primera inconformidad, cómo sucedió efectivamente en el procedimiento materia de autos, mas no efa obligatorio notificar las siguientes objeciones técnicas, independientemente de la instancia en la que se recaben.
No obstante, ello, 7 6.5. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Proceso 198-1P-2016 la Autoridad Administrativa notificó una sucesiva inconformidad más, haciendo uso de su facultad discrecional, a pesar de lo cual la demandante no fue capaz de cumplir con los requisitos previstos por ley en materia del examen de patentabilidad”. “( ) La sentencia apelada causa agravio a nuestra parte debido a que el criterio utilizado | altera el procedimiento de concesión de patente establecido en laj Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vulnerando con lello no solo la finalidad del procedimiento sino la competencia atribuida a INDECOPI en materia de invenciones”.
Sentencia de Segunda Instancia proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Referente a que '( Jel Informe Técnico N* PCG 47-2009 no se le habría notificado, es pertinente señalar que cuando refiere que el principio del debido procedimiento implica que los actos se encuentren premunidos entre otras facultades del derecho de exponer sus argumentos a efectos que se pueda contradecir las declaraciones y pronunciamiento de la autoridad administrativa que, en su opinión atenten contra sus derechos e intereses; sin embargo, no todos los actos producidos por la autoridad al interior de un procedimiento administrativo debe notificarse, sino sólo con aquellos que sean capaces de afectar de forma directa la esfera privada de los administrados; por tanto, los informes no constituyen actos administrativos sino meros actos preparatorios que se admiten para hacer posible el acto principal ”.
“( ) el hecho que la autoridad en primera notificación, requiera por una sola vez al solicitante para que subsane omisiones de fondo; sin embargo, una vez que se ha notificado al solicitante para que subsane y éste no logre su objetivo la norma faculta a la autoridad dos alternativas a seguir: i) Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario, podrá notificar al solicitante dos o más veces; li) si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".
“( ) se trata de una facultad discrecional, no encontrándose obligada a notificar por segunda o sucesivas inconformidades relacionadas a la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de la primera observación de inconformidad; ahora en el caso de autos el Informe Técnico PCG 47-2009 de fecha veintidós de mayo de dos mil nueve que solicita se le notifique, constituye la tercera vez que la Autoridad advierte reivindicaciones que no se han cumplido; siendo ello asi, la Autoridad administrativa no se encuentra obligada de notificar al solicitante, por consiguiente no $e ha vulnerado el derecho de defensa alguna”.
“( ) Que, al haber procedimiento administrativo en la forma prevista por ley, es de concluir que la Resolución N* 1651-2009/TPI-INDECOPI de fecha uno de julio de dos mil nueve emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, no se encuentra incursa en 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. Proceso 198-1IP-2016 la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General N* 27444”, Argumentos Contenidos en el Recurso de Casación presentado por BRISTOL MYERS “( ) la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema erróneamente considera que el Indecopi goza de una supuesta “facultad discrecional” y que por ende no está obligada a notificar al administrado los segundos o sucesivos informes técnicos que se obren dentro del procedimiento de solicitud de una patente, ante lo cual nos vemos frente a una interpretación errónea de los artículos 45% y 46" de la Decisión 486 de la Comunidad, los cuales están referidos al examen previo de patentabilidad de una patente, y a la notificación de los informes técnicos que la Autoridad Administrativa solicite a terceros expertos en la materia”.
“( ) La incidencia directa de la infracción normativa sobre la sentencia que se impugna, es que ésta se dictó aplicando erróneamente las normas andinas y sin solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación auténtica de dichas normas. Ello hace que la sentencia sea nula y subordinadamente revocable”. “( ) Sila Corte Suprema hubiera interpretado correctamente las normas Andinas previa Interpretación prejudicial de las mismas por parte del Tribunal de Justioja de la Comunidad Andina, habría resuelto CONFIRMAR la sentencia de 'primera instancia que declaró FUNDADA la demanda interpuesta por Bristol Myers Squibb Company”.
“( ) Constituye ¡una infracción al tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el haber emitido sentencia sin aplicar las normas comunitarias y sin contar con la debida interpretación prejudicial de las mismas por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. “( ) El hecho que el segundo párrafo señale que la Oficina de Patentes “podrá” notificar, al solicitante con las segundas o subsiguientes observaciones, no significa como mal interpreta el Indecopi, que es una “facultad discrecional de la Oficina de Patentes” el notificar _o no estas nuevas observaciones.
La correcta lectura es que la Oficina de Patentes “podrá notificar al solicitante estas segundas y terceras observaciones cuando estas existan” y, “no podrá notificar al solicitante estas segundas y/o terceras observaciones, cuando estas no existan”. Esta es la interpretación correcta de la norma, pues concuerda con el mandato constitucional del respeto del debido proceso”. *( ) Al emitirse la Resolución No. 1651-2009/TPI-INDECOP!; que denegó la patente solicitada, sin notificar a Bristol Myers Squibb Company con el informe técnico No. PCG 47-2009 solicitado a la Químico Farmacéutico Patricia_Curay Gutiérrez- Examinador Externo (tercer experto en la materia), ajeno al personal del Indecopí, se incurrió en un vicio que acarrea la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento desde la omisión de la notificación a Bristol Myers Squibb Company, del informe técnico No. 47- 9 8.7. 8.8.
Proceso 198-1P-2016 2009, por lo que su despacho deberá, en su oportunidad, dictar resolución anulando todo lo ¡actuado en el expediente administrativo y ordenado al Tribunal del Indecopi dicte nueva resolución, previa notificación a Bristol Myers Squibb Company, del informe técnico No. PCG 47-2009”. “( ) El trámite de la solicitud de patente de invención se encuentra regulada por la ¡Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Esta norma establece claramente que cuando la Oficina Nacional competente encontrara que, de acuerdo al examen correspondiente, denominado en la práctica informe técnico, la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión, notificará tal hecho al solicitante para que en un plazo de 60 días ejerza su derecho de defensa absolviendo los cuestionamientos o subsanando los impedimentos a que hubiera lugar”.
“( ) el derecho de Bristol Myers Squibb Company a obtener una decisión fundada en derecho no se cumple cuando la administración basa su resolución final en un Informe Técnico que no permitió fuera contradicho por Bristol Myers Squibb Company”. NORMAS A SERI¡INTERPRETADAS La Corte consultante, ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 45 y 461 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes.
TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La notificación delinformes técnicos. Decisión 486 de la Comikión de la Comunidad Andina “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante, Este deberá responder a la notificación dentro del plaza de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plázo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta dias adicionales.
Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera ala notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficipa nacional competente denegará la patente.” “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos cientificos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estifne conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, ¡en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de lalsolícitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por ef cual se hubiese anulado b invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional compétente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no preseñtara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.” 10 1.2. 1.3.
Proceso 198-1P-2016 ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La notificación de informes técnicos La demandante argumentó que nunca le fue notificado el informe PCG 47- 2009, en el que el Tribunal del INDECOPI basó la Resolución No. 1651- 2009/TPI-Indecopi, razón por la que quedó en total estado de indefensión ya que no pudo formular argumentos de defensa que demostraban que la invención sí cumplía con el requisito de nivel inventivo.
En consecuencia, es necesario interpretar los Artículos 45 y 46 de la Decisión 486, respecto de la notificación] de los Informes Técnicos que sirven de sustento a las autoridades administrativas, en el otorgamiento o denegación de las patentes de invención. El supuesto que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente del previsto en el Artículo 462.
Cpn la notificación inicial prevista en el Artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de¡patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces “Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para al examen de patentabilidad” (segunda parte del Artículo 45).
El supuesto) del Artículo 46 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos científicos o tecnológicos; sin¡embargo, en el marco del debido proceso es pertinente que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes.
En este evento, por la relevancia e influencia que tendrian dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. No obstante lo anterior, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al splicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
A contrario sensu, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción. El Artículo 46 de la Decislón 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el Informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura sistemática y armónica de la mencionada Decisión, así como de una aplicación consecuente del principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de patentes, se desprende que siempre que se pidan informes en el marco del Articulo 46 se debe dar trastado al solicitante. 11 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
Proceso 198-IP-2016 Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no sej genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solititante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.
En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarloslal peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Es importante resaltar que en que el marco del Artículo 46, un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad.
De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando lá Autoridad Nacional Competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios.
En consecuencia) se deberá analizar si el Informe Técnico PCG 47-2009 debió notificarse de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia, teniendo claro si se trata de la notificación a la que hace referencia el Artículo 45 o el Artículo 46 de la Decisión 486. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver /el Proceso Interno 3667-2015, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. y Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Ñ Luis Rafdel Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 12 Proceso 198-1P-2016 Hugo Ram ómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Arfículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 1 le Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación: en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13