Quito, 07 de julio de 2017 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 114-IP-2016 Interpretación Prejudicial Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 12633-2014 Signos involucrados EXPOCAFE (mixto) y EXPOCAFE (mixto) Dr. Hernán Romero Zambrano El Oficio 308-2015-SCS-CS de 17 de noviembre de 2045, recibido vía Courier el 7 de marzo de 2016, mediante el cual, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 12633-2014; y, El Auto del 26 de agosto del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. 1.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandado: SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFÉ DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA EXPOCAFE S.A. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION INTELECTUAL -INDECOPI- Tercer Interesado: JUAN JOSÉ BOZZO y 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 114-1P-2016 Hechos relevantes El 22 de agosto del 2005, Juan José Bozzo Cornejo (en adelante, Juan Bozzo) solicitó! ante la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOP)), de la República de Perú, el registro como marca del signo EXPOCAFE (mixto), para distinguir servicios de la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).? >< xpoCafe El 11 de noviembre de 2005, la Sociedad Exportadora de Café de las Cooperativas de Caficultores S.A. EXPOCAFE S.A. (en adelante, SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A.), solicitó? el registro como marca del signo EXPOCAFE (mixto), para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.* El 15 de noviembre de 2005, SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A., formuló oposición andina en contra del registro del signo EXPOCAFE (mixto), sobre la base de la titularidad en Colombia de la marca EXPOCAFE (denominativa)S que distingue productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.£ El 26 de enero de 2006, Juan José Bozzo, formuló oposición al registro como marca del signo EXPOCAFE (mixta) solicitada por SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A. Expediente 252219-2005.
Clase 35: “Servicios de organización de eventos con fines comerciales, exposición de ferías con fines comerciales o de publicidad: asesorta, organización y promoción de negocios nacionales e intemacionales y representaciones de empresas nacionales como intemacionales con fines comerciales” Expediente 260329-2005. Clase 35: “( ) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina” Cenlificado de Registro 126850.
Clase 35: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina” 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 114-1P-2016 El 20 de febrero de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI tuvo por no presentada la oposición formulada por Juan Bozzo, al no cumplir con el pago requerido por interponer oposición”.
El 2 de marzo de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, resolvió acumular los expedientes: 260329-2005 y 252219-2005. El 31 de octubre de 2006, mediante Resolución 018309-2006/0SD- INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró improcedente la oposición formulada por SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A., y denegó el registro de las marcas de servicio solicitados por Juan José Bozzo Cornejo y EXPOCAFE S.A. El 17 de noviembre de 2006, Juan Bozzo interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 018309-2006/0SD-INDECOPI.
El 28 de noviembre de 2006, SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A., interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 018309- 2006/ OSD-INDECOPI. 2.10.El 29 de mayo de 2007, mediante Resolución 1023-2007-TPI-INDECOPI, 2.11. el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOP!, revocó la Resolución 18309-2006/0SD-INDECOPI, en consecuencia, declaró improcedente la oposición formulada por SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A., otorga el registro de la marca solicitada por Juan Bozzo y deniega la solicitud presentada por SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A. El 4 de septiembre de 2007, SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A., interpuso demanda de impugnación en contra de la Resolución 1023- 2007-TPI-INDECOPI. 2.12.
El 6 de septiembre de 2007, mediante Resolución Número 1, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró inadmisible la demanda interpuesta por SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A. 2.13. El 3 de octubre de 2007, SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A., subsanó las observaciones efectuadas por la Quinta Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima y ratificó el contenido del escrito de demanda. 2.14.El 14 de noviembre de 2007, mediante Resolución Número 3, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió declarar admisible la demanda de Impugnación en contra de la Resolución 1023-2007-TPI-INDECOPI.
El 27 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos señaló que, a fin de proveer el escrito presentado el 26 de enero de 2006, Juan José Bozzo, debía efectuar el pago correspondiente por Recurso de Oposición. 3 Proceso 114-1P-2016 2.15.El 18 de febrero de 2008, el INDECOPI, presentó contestación a la demanda interpuesta por SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A. 2.16.El 7 de febrero de 2008, el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros, contestó la demanda seguida por SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A. 2.17.El 9 de octubre de 2008, Juan José Bozzo Cornejo, presentó contestación a la demanda interpuesta por SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A. 2.18.El 16 de septiembre de 2009, mediante Resolución Número 11, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima se pronunció y declaró el saneamiento del proceso, la fijación de puntos controvertidos respecto a determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución 1023-2007-TPI-INDECOPI-LAL de 29 de mayo de 2007 y como consecuencia se declare fundada su oposición andina al registro de la marca EXPOCAFE solicitado por Juan Bozzo y se le otorgue a la accionante el registro de la marca de producto EXPOCAFE; determinar si corresponde declarar la nulidad en parte de la Resolución 1023-2007-TPI-INDECOPI-LAL, a fin de que se otorgue a la actora el registro del signo EXPOCAFE, y la admisión de medios probatorios, ordenándose el juzgamiento anticipado del proceso. 2.19.El 10 de noviembre de 2009, SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A., interpone acción de nulidad ante la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la Resolución número 11 del 16 de septiembre de 2009. 2.20.El 30 de junio de 2010, mediante Resolución número 13, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declara infundada la nulidad deducida e integró la Resolución once de 16 de septiembre del 2009 que declara el saneamiento del proceso, y dispuso se oficie al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de que emita Interpretación Prejudicial. 2.21.
El 26 de marzo de 2012, mediante oficio 182-S-T.JCA-2012, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, remite copia certificada de su sentencia emitida en el proceso 188-1P-2011, Interpretación Prejudicial de 14 de marzo de 2012. 2.22.El 31 de enero de 2013, mediante Resolución número veintidós, la Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia declara nula la Resolución 1023-2007-TPI-INDECOPI-LAL de 29 de mayo de 2007, recaída en el Expediente número 260329-2005 y Expediente número 252219-2005 debidamente acumulados emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual del INDECOP!, en el extremo que Proceso 114-1P-2016 declara improcedente la oposición andina formulada por SOCIEDAD EXPORTADORA EXPOCAFE S.A. 2.23.El 1 de abril de 2013, el INDECOPI interpone Recurso de Apelación contra la Resolución número veintidós de 31 de enero del 2013. 2.24.
El 25 de junio de 2014, mediante sentencia, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, confirma la sentencia contenida en la Resolución número veintidós del 31 de enero de 2013 expedida por la Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. 2.25.El 21 de agosto de 2014, el INDECOPI interpuso Recurso de Casación contra la Sentencia de segunda instancia dictada por la Sala Suprema Civil Transitoria Especializada de la Corte Suprema de la República del Perú. 2.26.El 7 de agosto de 2015, mediante Auto Calificatorio del Recurso Casación 3.1. 3.2. 3.3.
N*12633-2014 Lima, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, declara procedente el Recurso de Casación interpuesto por el INDECOPI, dispuso se remita copias certificadas de los actuados pertinentes al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que proceda con la Interpretación Prejudicial.
Argumentos Contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa, presentados por la Sociedad Exportadora de Café de las Cooperativas de Caficultores S.A.. EXPOCAFE S.A. “( ) EXPOCAFE S.A. es titular en Colombia de la marca EXPOCAFE para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional, inscrita bajo certificado N* 126850, vigente hasta el 14 de diciembre del 2014.
En este sentido, nuestra representada posee un derecho de exclusiva sobre el registro de dicha marca en Colombia, por lo que se encuentra legitimada no sólo para impedir el registro de la marca en otro país miembro de la Comunidad Andina, sino también cuenta con un derecho prioritario sobre la solicitud de registro de dicha marca”. “( ) la norma comunitaria no exige que se trate de la "misma marca”, es decir, tal cual está registrada en el exterior.
Cabe, por tanto, la posibilidad de registrar la marca con elementos adicionales o distintos en tanto no se altere el elemento sustancial tal y como es nuestro caso”. “( ) el interés real se acredita con la solicitud de la marca mixta, la misma que no tienen mayores alteraciones respecto a la marca denominativa registrada previamente en Colombia, la exigencia de presentar la solicitud de la marca en forma denominativa estaría atentando contra el principio de eficacia”. 3.4, 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3.
Proceso 114-1P-2016 “( ) La marca EXPOCAFE y logo cumple la función de identificar al logotipo con los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional y a la denominación con la que se dará a conocer en el mercado, por lo que carece de sentido exigir el registro de la marca en forma denominativa, especialmente si EXPOCAFE S.A. desee ingresar al mercado peruano con la marca en forma mixta sin que esta resulte sustancialmente distinta a la marca denominativa registrada en Colombia”.
“( ) EXPOCAFE S.A. se veía en la obligación de presentar una segunda solicitud de la marca EXPOCAFE, en forma denominativa, tan solo para satisfacer el criterio equivocado de acreditación del interés real que ha asumido la autoridad marcaria. Siendo evidente que el interés real se cumple con la solicitud de la marca mixta, la misma que contiene el elemento preponderante sin mayor alteraciones y diferencias”.
“( ) sí se obliga a nuestra representada EXPOCAFE S.A. a solicitar el registro de la marca EXPOCAFE S.A. en forma denominaliva, como ésta marca no es la que efectivamente se utilizará en el mercado, podrá ser cancelada por cualquier tercero en el plazo cumplido de los tres años. En otras palabras, la Sala, con su criterio, está obligando a nuestra representada a solicitar una marca denominativa que, como tal, no será utilizada en el Perú y además será pasible de una acción de cancelación en tres años por su falta de uso”.
“( ) solicitamos se realice una Interpretación Prejudicial a fin de asegurar la aplicación uniforme del ordenamiento comunitario andino en los Países Miembros”. Argumentos de la Contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad intelectual -INDECOPI- “( ) cuando EXPOCAFE S.A. pretendió oponer su marca EXPOCAFE registrada en Colombia, a la solicitud del señor Bozzo de la marca EXPOCAFE y logotipo presentada en Perú, lo que debió hacer la actual demandante es acreditar su legítimo interés real, mediante la presentación de la solicitud de registro de la marca EXPOCAFE tal como se encontraba registrada en su país de origen".
“( ) Como se puede advertir de autos, esto fue lo que NO hizo EXPOCAFE S.A., pues en lugar de presentar en el Perú una solicitud de registro que corresponda a su marca EXPOCAFE de Colombia, presentó una marca diferente, como era el signo EXPOCAFE y logotipo”. “( ) cuando la Decisión Andina exige acreditar un interés real de incursionar en el mercado del país donde se pretenda hacer valer el derecho, en este caso, es el mercado peruano, exige como condición: La solicitud de registro de la marca en el país en el que se formula oposición debe presentarse al momento de formular la misma.( )Al exigir que para acreditar el interés debe solicitarse “la marca”, se entiende que se refiere a 6 4.4. 4.5. 4.6.
Proceso 114-1P-2016 la misma marca que sirvió de base a la oposición y no a una marca distinta O que se refiera a otros productos o servicios”. “( ) la supuesta invalidez de la Resolución en materia, sustentada bajo la hipótesis de que el artículo 147 supuestamente NO exigía que se acredite el interés real con la presentación de una marca idéntica a la registrada en el país miembro donde se encuentra inscrita la marca a oponerse, resulta del todo inconsistente, deviniendo la demanda infundada en este extremo”.
“( ) la accionante intenta fuera de todo contexto, y de manera efectista, aplicar por analogía, la lógica del artículo 166% a lo previsto en el artículo 147, sobre oposición andina, lo cual no es posible por dos motivos:1) Porque el artículo 147 define expresamente, qué debe entenderse por interés real en el caso de la Oposición Andina, señalando que dicho interés real se configura con la presentación del registro de la marca inscrita en el país miembro del la CAN (para el caso de Colombia) en el país donde se pretende oponer (Perú).
Es decir, si la marca registrada en Colombia es “A”, en el Perú debe solicitarse el registro de la misma marca” A”;2) Al regularse en el artículo 147 una norma de excepción, no es aplicable que por analogía se importe una figura prevista para supuestos jurídicos diferentes, dado que de conformidad con el artículo IV del Titulo Preliminar del Código Civil, las normas que establecen excepciones no se sujetan a interpretación analógica”.
“( ) Por tales consideraciones, queda en evidencia la inconsistencia de los argumentos esgrimidos por la demandante, debiendo por ello la demanda, ser declarada infundada en todos sus extremos”. Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa presentada por el Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros 5.1 “( ) el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOP!I, resulta ser un Organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros”. 5.2 “( ) mi intervención en el presente proceso resulta ser “facultativa”, en 6.1 atención a lo preceptuado por la Duodécima Disposición Complementaria y Final de la Ley N* 27809, siendo el caso que, conforme a lo establecido en la indicada norma, la representación y defensa judicial del INDECOPI es ejercida directamente por sus propios representantes o por los Apoderados a los que el Directorio de la Institución faculten”.
Argumentos de la Contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa, presentados por parte del señor Juan José Bozzo Cornejo Tercero Interesado “( ) lo esgrimido por la demandante es un argumento fácilmente rebatible, ya que como lo indicó el Tribunal del INDECOPI en la resolución Proceso 114-1P-2016 impugnada, la oposición presentada por SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S.A. EXPOCAFE S.A., no cumplió con acreditar su interés real, ya que se presentó como fundamento de ésta, el registro de la marca de servicio EXPOCAFE en Colombia, y la solicitud de registro de la marca de servicio EXPOCAFE y logotipo en nuestro país. Sin embargo, el Tribunal del Indecopi, en aplicación del criterio, consideró que estas no constituían prueba suficiente para acreditar el interés real mencionado, debiendo a una serie de fundamentos que consideró importante recalcar”. 6.2 “( ) la opositora ostenta la titularidad de la marca EXPOCAFE en Colombia, la misma que está destinada a distinguir servicios de la Clase 35 de la C.!., se debe tener en cuenta que, tal y como lo estableció el Tribunal del Indecopi, difiere de la marca solicitada en el Perú, en tanto que la marca registrada en Colombia es una marca denominativa y la solicitada en el Perú es una marca mixta, ya que incluye en su composición la figura estilizada de un grano de café entre otros elementos.
Hecho que significa una sustancial diferencia entre ambas, consecuentemente la accionante no logró bajo ningún punto de vista, acreditar su interés real en la oposición presentada”. 6.3 “( ) la accionante en un intento vano de obtener una opinión favorable, no duda en querer sorprender a la autoridad judicial, tratando de adecuar lo estipulado en el artículo 166* de la Decisión 486, la misma que regula lo referido a la Prueba de Uso en los procedimientos establecidos para “Cancelación de Registro de Marcas”, al procedimiento establecido para acreditar el interés real en una oposición andina.
( ) se trata de dos temas totalmente diferentes, es más ubicados especificamente en dos capítulos distintos dentro del mismo cuerpo legal”. 6.4 “( ) la accionante ostenta el registro de la marca DENOMINATIVA EXPOCAFE en COLOMBIA, mientras que, en el PERÚ, solicitó el registro de la marca MIXTA EXPOCAFE Y LOGOTIPO (expediente 260329-2005), situación que lo colocó fuera de lo estipulado en el artículo 147", resultando imposible acreditar el interés real requerido por la ley”. 6.5 “( ) lo decidido por el Tribunal del Indecopi en la resolución materia de 7.1 impugnación en el presente, ha sido la más adecuada, por tanto, se ha respetado lo estipulado por la ley andina, los plazos y las condiciones requeridas, quedando totalmente desvirtuadas las afirmaciones y fundamentos de la presente demanda, la misma que debe ser declarada infundada en todos sus extremos”.
Sentencia de Primera Instancia, dictada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima “( ) EXPOCAFE S.A. es titular en Colombia de la marca denominativa EXPOCAFE, para distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, de la clase 35 8 == 72 Proceso 114-1P-2016 de la Nomenclatura Oficial, con certificado número 126850; por lo que es evidente que el elemento relevante en la marca registrada en Colombia es fa denominación EXPOCAFE; por lo que, conforme a la interpretación prejudicial del Tribunal Andino corresponde determinar cuál es el elemento prevalerte del signo solicitado por EXPOCAFE S.A. para su registro en el Perú; apreciándose, según solicitud que corre a folios cincuenta del expediente administrativo, que se trata de un signo mixto, por contener un elemento figurativo consistente en la figura estilizada de un grano de café en color marrón, sobre el cual se aprecia la denominación EXPOCAFE, escrita en letras características en color plomo, todo en fondo color amarillo; elementos que al ser apreciados en su conjunto, según lo establecido por el artículo 134, en adición a los criterios señialados en los artículos 131,132 y 133 del Derecho Legislativo 823- Ley de Propiedad Industrial-, aplicable al presente caso por razón de temporalidad, se concluye que tanto en la marca registrada en Colombia a favor de la recurrente, como en el signo solicitado por ésta en el Perú, el elemento prevalente o relevante está constituido por la denominación EXPOCAFE”.
“( ) Que, en consecuencia, contrariamente a lo establecido por el Tribunal del INDECOPI!, EXPOCAFE Sociedad Anónima cumplió con el requisito de acreditar el interés real en el mercado peruano para efectos de interponer Oposición Andina contra el signo solicitado por el señor Juan José Bozzo Cornejo, por lo que al haberse declarado improcedente la oposición formulada mediante resolución número 18309-2006-OSD-INDECOPI confirma por Resolución número 1023-2007/TPI-INDECOPI, se ha incurrido en causal de nulidad prevista en el artículo 10, numeral 1, de la Ley número 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que corresponde declarar la nulidad en este extremo”. 7.3 “( ) cabe destacar que tanto la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI como el Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, consideraron que al no proceder amparar la oposición formulada, carece de objeto realizar el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca en cuestión, por lo que no habiéndose emitido un pronunciamiento de fondo respecto del reclamo, corresponde disponer el reenvío de lo actuado al ente administrativo que lo emitió, en este caso a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, a fin de que esta última realice un examen comparativo entre los signos en cuestión, es decir, del solicitante Juan José Bozzo Cornejo y la opositora Expocafe S.A. en concordancia con los artículos 136 inciso a) de la Decisión 486, concordado con el artículo 130, inciso a) del Decreto Legislativo número 823, por lo que no es posible emitir un pronunciamiento respecto de la pretensión relativa a que se deniegue el registro de marca solicitada y se otorgue el registro a su favor, correspondiendo amparar en parte de la demanda respecto a la pretensión principal ”.
“( ) al adoptarse a través de la Sentencia una decisión jurisdiccional nulificante, con el reenvío de los actuados en sede administrativa a la Oficina de Signos Distintivos, con la finalidad de realizar el examen de las marcas cuyos registros se ha solicitado, correspondiendo a la demandada 9 7.5 8.1. 8.2. 8.3. 9.1. Proceso 114-1P-2016 determinar si ampara o no la oposición, lo que va a tener incidencia sobre la solicitud de registro de la marca de la demandante, la pretensión subordinada relativa a que se le otorgue el registro del signo solicitado EXPOCAFE por ostentar suficiente distintividad como para acceder al registro en base a los mismos criterios utilizados por la autoridad marcaria para otorgar el registro de la marca EXPOCAFE a favor de Juan José Bozzo Cornejo, resultan prematuras, siendo improcedentes estos extremos de la demanda”. *( ) por las consideraciones expuestas, declararon FUNDADA EN PARTE la demanda( ); en consecuencia, NULA la Resolución número 252219- 2005 debidamente acumulados, emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, en el extremo que declara improcedente la oposición andina formulada por EXPOCAFE S.A., ORDENÁNDOSE el reenvío de los actuados administrativos, a fin de que se emita pronunciamiento en primera instancia administrativa acerca de la oposición planteada por EXPOCAFE S.A., ( ) e IMPROCEDENTE la misma demanda, en lo concerniente a las demás pretensiones;
( ) OFICIESE al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remitiéndose copia certificada de la presente sentencia”. Argumentos del Recurso de Apelación, presentados por el INDECOPI “( ) cuando EXPOCAFE S.A. pretendió oponer su marca EXPOCAFE registrada en Colombia, a la solicitud del señor Bozzo de la marca EXPOCAFE y logotipo presentada en el Perú, lo que debió hacer la actual demandante es acreditar su legítimo interés real, mediante la presentación de la solicitud de registro de la marca EXPOCAFE tal como se encontraba registrada en su país de origen”.
“( ) la interpretación contenida en la Sentencia acerca de la supuesta invalidez de la Resolución en materia, sustentada bajo la hipótesis de que el artículo 147 supuestamente NO exigiria que se acredite el interés real con la presentación de una marca idéntica a la registrada en el país miembro donde se encuentra inscrita la marca a oponerse, resulta errada, debiendo por ello revocarse y en su oportunidad declararse infundada la demanda en todos sus extremos”. *( ) solicitamos a vuestra Sala se sirva revocar la apelada y corrigiendo dicho pronunciamiento, declare INFUNDADA la demanda incoada contra nuestro instituto”.
Sentencia de Segunda Instancia, dictada por La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú “( ) CONFIRMARON la sentencia apelada de folios trescientos cincuenta y tres y uno de enero de dos mil trece que declara fundada en parte la demanda, en consecuencia, NULA la Resolución número 1023-2007/TPI- INDECOPI en el extremo que declara improcedente la oposición andina 10 Proceso 114-1P-2016 formulada por EXPOCAFE Sociedad Anónima, ordena el reenvío de los actuados administrativos a dicha sede a fin de que se emita pronunciamiento en primera instancia administrativa acerca de la oposición planteada por EXPOCAFE Sociedad Anónima; declara improcedente la misma demanda en lo concerniente a las demás pretensiones ( ) dispone oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, remitiéndosele copia certificada de la presente sentencia”. 10.
Argumentos del Recurso de Casación interpuesto por el INDECOPI 10.1. ( ) Que la Resolución N* 22 de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda, fue impugnada por nuestra parte oportunamente asimismo, ahora afecta nuestros intereses la Resolución del 25 de junio de 2014 emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema la que confirma la apelada, que declaró fundada en parte de la demanda, y en consecuencia Nula la Resolución N* 1023-2007/TPI-INDECOPI, siendo por ende esta que resulta impugnada oportunamente por el INDECOP!I a través del presente recurso de casación”. 10.2..( ) la Sala Suprema Civil Transitoria ha inobservado lo dispuesto en el Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Artículo 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al no haber cumplido con solicitar al citado Tribunal la interpretación prejudicial de la norma aplicable al caso que nos ocupa”. 10.3.“( ) la Sala Suprema Civil Transitoria emitió sentencia en segunda instancia (última instancia ordinaria) sin_contar previamente con la interpretación Judicial que debía solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo cual es contrario a nuestro ordenamiento jurídico.
Por ello, la sentencia de segunda instancia emitida sin la interpretación correspondiente es nula”. 10.4.*( ) Específicamente, denunciamos ante la Sala Casatoria que la norma interpretada incorrectamente por la Sala Suprema Civil Transitoria es el artículo 147 de la Decisión Andina 486 el cual regula que la procedencia de una oposición andina solo ocurre cuando el opositor andino del país A, acredite su interés real en mercado del país B (donde pretende hacer valer su derecho), mediante la presentación de una solicitud de registro de la marca registrada en el país de origen (país A)”. 10.5.*( ) la propia Corte Suprema ya lo ha conocido en otros pronunciamientos, la Sala que conoce el proceso en segunda instancia se encuentra obligada a solicitar la interpretación prejudicial de la norma comunitaria que corresponde.
Sin embargo, la Sala Suprema Civil Transitoria no ha actuado de esta manera, vulnerando así nuestro derecho al debido proceso, por lo que la sentencia que ha emitido es nula, debiendo ser casada, ordenándose al Ad- quem que proceda conforme a ley”. 11 NÍÁ Proceso 114-1P-2016 10.6 “( ) cuando EXPOCAFE S.A. pretendió oponer su marca EXPOCAFE registrada en Colombia, a la solicitud del señor Bozzo de la marca EXPOCAFE y logotipo presentada en Perú, lo que debió hacer la actual demandante es acreditar su legítimo interés real, mediante la presentación de la solicitud de registro de la marca EXPOCAFE tal como se encontraba registrada en su país de origen”. 10.7 “( ) de conformidad con lo establecido por el Artículo 396 del Código Procesal Civil, solicitamos a la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República que anule la sentencia cuestionada y ordene a la Sala Suprema Civil Transitoria que expida una nueva resolución con arreglo a las normas que regula el debido proceso”. 10.8 “( ) la citada Sala apreciará que la sentencia recurrida también causa agravio al INDECOP!I en la medida que erige un precedente jurisdiccional sesgado por la vía de la interpretación errónea y la inaplicación indebida de una norma sustantiva relevante para el caso concreto”.
B. NORMA A SER INTERPRETADA El Juez consultante, ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 1478 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La oposición andina. El interés real en el mercado D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIOÓN 1.
La oposición andina. El interés real en el mercado 1.1. En el presente caso, se discute si EXPOCAFE S.A. cumplió o no con los requisitos necesarios a efectos de determinar la procedencia de la oposición andina que presentó contra la inscripción del signo EXPOCAFE (mixto). Por tal motivo, a continuación, se desarrollará los alcances de la oposición andina y del interés real necesario para su procedencia., Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el regístro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga ta oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponería”. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación to dispuesto en el párrafo precedente.” 12 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Proceso 114-1P-2016 Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de la marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas.
A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás países miembros. Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros.
En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca?, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro.
Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:10 a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Paises Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 140-1P-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 6. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7. 13 Proceso 114-1P-2016 1.8. En consecuencia, sí se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado. 1.9.
Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 1.10.
De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 1.11.
Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:1! a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el país miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición). b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formule la oposición. Ln Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 152-1P-2012 de 6 de marzo de 2013, p. 13. 14 Proceso 114-1P-2016 1.12.
Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”, el sujeto legitimado para presentar oposición debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar, para productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda inducir al público a error. 1.13.En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro Pais Miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo*?., 1.14.Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina.
Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 1.15. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante.
La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés. 1.16.Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 107-1P-2015 de 20 de julio de 2015 y 202-1P-2014 de 20 de febrero de 2015, p. 10. 15 Dd Proceso 114-1P-2016 1.17.En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro País Miembro. 1.18.Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 1.19.
En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. 1.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.
Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala consultante deberá aplicar la presente Interpretación Prejudicial al emitir el fallo en el Proceso Interno 12633-2014.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el tercer párrafo del Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De conformidad con el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción., Cecilia Luisa Ayllóf Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 16 Proceso 1 14-1P-2016 Hugo Ramiro Gó Apac MAGISTRADO De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisá eros cl led 1 a Lo PRESIDENTA CRETARIO Notifíquese a la Sala consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17