= *S TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 12 de junio del 2017 Proceso: 34-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 10516-2014 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca “LA CRÓNICA" (denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 347-2015-SCS-CS del 24 de diciembre del 2015, recibido via Courier el 26 de enero del 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 10516- 2014; y, El Auto del 26 de agosto del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno Demandante: EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES $5. A. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) Y LA EDITORIAL PERIODÍSTICA OIGA S. A. DE LA REPÚBLICA DEL PERU 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 34-1P-2016 Hechos Relevantes El 20 de agosto del 2007, Editorial Periodística OIGA S.A. (en adelante, OIGA S.A.), presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (en adelante, INDECOP!), acción de cancelación! por falta de uso contra el registro de la marca “LA CRÓNICA”? (denominativa) que distingue productos de la Clase 16% del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación internacional de Niza), inscrita a favor de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. (en adelante, EDITORA PERU).
El 28 de noviembre de 2007, EDITORA PERÚ absolvió el traslado de la acción manifestando que viene trabajando un proyecto periodistico que sería puesto a disposición del público, pero que no había sido emitido aún, pues se necesita preparación de una nueva línea editorial, así como el presupuesto aprobado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).
El 5 de marzo del 2008, mediante Resolución 3751-2008/0SD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por OIGA S.A, y canceló el registro de la marca “LA CRÓNICA” (denominativa), inscrita a favor de EDITORA PERÚ. El 27 de marzo del 2008, EDITORA PERÚ presentó Recurso de Apelación contra la Resolución 3751-2008/0SD-INDECOPI.
Mediante Resolución 1917-2008/TPI-INDECOPI, del 7 de agosto del 2008, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la decisión de primera instancia. El 6 de enero del 2009, EDITORA PERÚ presentó Demanda Contencioso Administrativa contra la Resolución 1917-2008/TPI-INDECOP!. El 30 de marzo del 2009, el INDECOPI presentó su contestación a la Demanda Contencioso Administrativa.
El 19 de octubre de 2011, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en Sentencia de Primera Instancia, denominada Resolución Número Nueve, declaró INFUNDADA la demanda Contencioso Administrativa. Expediente Administrativo N*. 325696-2007. Certificado N* 66876. Clase 16: Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papeleria; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles): material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta; clichés de imprenta". 2.9.
Proceso 34-1P-2016 El 16 de diciembre de 2011, EDITORA PERÚ presentó Recurso de Apelación contra la Sentencia de Primera Instancia. 2.10.El 23 de agosto de 2013, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, resolvió el recurso interpuesto ratificando lo resuelto en primera instancia. 2.11.El 23 de abril del 2014, EDITORA PERÚ presentó Recurso de Casación contra la Resolución expedida el 23 de agosto de 2013. 2.12.
Mediante Auto del 22 de junio del 2015, la Sala de Derecho Constitucional 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima de la República del Perú, suspendió el trámite del proceso interno y solicitó la presente Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa presentada por EDITORA PERU “( ) La cancelación por falta de uso de una marca procede cuando sin motivo justificado ésta no ha sido utilizada en el mercado para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, durante los tres años precedentes a la fecha en que se interpuso la solicitud de cancelación”.
“( ) el hecho de no usar una marca no necesariamente se determina por un motivo que impida hacerlo, sino por existir algo que justifique no usarla”. *( ) En el presente caso, y tal como lo hemos demostrado a lo largo del proceso administrativo ante el INDECOPI, nos encontramos ante un motivo justificado, debido a que el no uso de la marca “LA CRÓNICA” se debió a que, en nuestra condición de empresa pública, el desarrollo de los proyectos periodísticos dependen de reglas que limitan nuestras actividades mercantiles y la asignación de nuestro presupuesto”. *( ) En efecto, el relanzamiento del “Diario La Crónica” requería de la preparación de una línea editorial, contratación de personal idóneo para su desarrollo, aprobación del presupuesto por FONAFE, preparación y sistematización de la información adecuada, con normas legales referidas a la competencia con la actividad privada, entre otras etapas”. «( ) FONAFE no había autorizado a EDITORA PERÚ a desarrollar actividades con la marca “LA CRONICA”, motivo por el cual estábamos impedidos de usar dicha marca en un proyecto periodístico”. *( ) La intención de OIGA es apoderarse de la marca alegando que ésta se limita a distinguir una publicación diaria.
Por el contrario, la marca “LA CRÓNICA” distingue tanto productos como servicios de nuestra empresa, y no se limita a identificar un determinado proyecto periodistico”. = e) 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 34-1P-2016 “( ) la falta de uso de dicha marca para distinguir un proyecto periodístico, no equivale a decir que la misma haya sido abandonada, usándose, conforme a sus características y dentro de nuestras posibilidades, en la gestión, organización y ejecución de diversos servicios prestados por EDITORA PERÚ".
“( ) En el presente caso, el INDECOPI corroboró en la Resolución N? 1917-2008/(PI-INDECOP!I que si bien la marca “LA CRÓNICA” no distinguía un proyecto periodístico, venía usándose para distinguir servicios”. *( ) Eluso de una marca es una carga para el titular de la misma, mientras que la falta de uso por motivos no justificados puede generar la cancelación de la marca.
La justificación por la falta de uso debe ser analizada de manera amplia, dependiendo del caso en particular”. “( ) En el caso de EDITORA PERÚ, por ser una empresa del Estado, existe un motivo justificado por el no uso de la marca LA CRÓNICA en un proyecto periodístico, considerando que la reestructuración y reorganización de la publicación requiere de diversas etapas cuya aprobación no sólo depende de nuestras empresas, sino también de entidades públicas como FONAFE”.
Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por el INDECOPI “( ) Durante el Proceso administrativo Editora Perú utilizó dos argumentos contradictorios entre sí, para tratar de evitar la cancelación de la marca LA CRÓNICA. Por un lado, señaló que sí había hecho uso de la marca LA CRÓNICA. Sin embargo, los documentos que presentó para acreditar tal uso no correspondían al periodo relevante (comprendidos entre el 20 de agosto de 2004 y el 20 de agosto de 2007) ni servian para acreditar el uso respecto a los productos para los cuales fue registrada”.
“( ) Al plantear su demanda contencioso administrativa, Editora Perú pretende hacer creer que la imposibilidad de hacer uso de la marca LA CRÓNICA fue una decisión de FONAFE, y para ello presentan un documento (que no presentó en el procedimiento administrativo) que daría cuenta de dicha imposibilidad. Sin embargo, Editora Perú nunca acreditó haber realizado gestión alguna ante dicha entidad para obtener una autorización de comercialización o para, cuando menos, haber licenciado a un tercero el uso de la marca, a fin de evitar la falta de uso”.
“( ) En otras palabras, si Editora Perú no fue lo suficientemente diligente para realizar todos los actos necesarios, antes y especialmente durante los años 2004 a 2007, para que su marca sea usada en el mercado, directamente o a través de licenciatarios, ello no constituye un “motivo justificado” para la falta de uso de la misma”. STE 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Proceso 34-1P-2016 Argumentos de la Sentencia de primera instancia proferida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, en su Sentencia Número Nueve *( ) Declara infundada la demanda interpuesta, bajo el sustento que si bien es cierto que la incoante es una empresa pública, sin embargo, de la documentación presentada, no acreditarían la existencia de un evento extraordinario, imprevisible, e irresistible que impidiese el uso en el mercado de la marca La Crónica".
Argumentos del Recurso de Apelación a la Sentencia de primera instancia *( ) No se sustenta el uso de la marca durante el período de tres años anteriores a la solicitud de cancelación realizada por Editorial Periodística OIGA S.A.”. “( ) Editorial Periodística OIGA S.A., en la intención de apoderarse de la marca “LA CRÓNICA” (denominativa), manifestó que se limitaba a distinguir una publicación diaria, sin embargo la marca antes dicha distingue tanto productos como servicios de la empresa EDITORA PERÚ".
“«( ) Si existe un motivo justificado del no uso de la marca “LA CRÓNICA" (denominativa), se debió a que en condición de empresa pública el desarrollo de los proyectos periodísticos depende de reglas que limitan las diversas actividades mercantiles”. “( ) Editora Perú tenía proyectos periodísticos en desarrollo para la explotación de dicha marca, pero debido a las planificaciones de la empresa y a la falta de la autorización del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONAFE), que irremediablemente conllevaba una falta de presupuesto, Editora Perú debió suspender la ejecución de dichos proyectos”.
“( ) La Sentencia apelada ha sido emitida en base a un análisis superficial e incompleto de los argumentos de la demanda, convalidando así un acto administrativo que adolece de vicios de nulidad absoluta y afecta a la tutela efectiva frente a la arbitraria cancelación del registro sobre la marca LA CRÓNICA”, Argumentos de la Sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú “( ) CONFIRMA la sentencia bajo el fundamento que (considerando noveno) las dificultades para la realización de un proyecto periodístico o el hecho de ser una empresa estatal no constituyen hecho que configuren fuerza mayor que justifique el no uso de la marca La Crónica”. 8.1. 8.2.
Proceso 34-1P-2016 Argumentos del Recurso de Casación presentado por EDITORA PERÚ “( ) la interpretación hecha por la Sala de los artículos anteriormente mencionados es incorrecta puesto que, tal como lo hemos señalado a lo largo del proceso contencioso administrativo, en el derecho de propiedad industrial las normas no pretenden limitar las razones de cancelación de una marca a los supuestos tradicionales de hecho fortuito o de fuerza mayor.
Por el contrario, el término “motivo justificado” no se limita a lo que civilmente se entiende como eventos extraordinarios, imprevisibles, ni irresistibles, sino a cualquier circunstancia económica, social o de estrategia corporativa que justifique que una persona natural o jurídica no use una marca inscrita, sea por conductas negativas (como un hecho fortuito o de fuerza mayor), o positivas (por una decisión justificada de no usar una marca al momento de su registro”.
“Según los medios probatorios que obran en autos, FONAFE no autorizó expresamente a EDITORA PERU a desarrollar actividades con la marca *La Crónica”, hecho que no está en discusión. El error incurrido por la Sala consiste en los alcances otorgados a esta falta de autorización expresa: según la resolución materia de casación este hecho no determinaría una situación distinta a la de cualquier empresa privada; en cambio, aplicando al presente caso las normas que regulan la actividad empresarial del Estado, la falta de autorización expresa de FONAFE para desarrollar una determinada actividad económica equivale, implícitamente, a su denegatoria, motivo por el cual estábamos impedidos de asignar presupuesto para comercializar una publicación de nombre “La Crónica".
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina“, el cual se interpretará por ser procedente. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agole el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el tilular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuita". 1.2. Proceso 34-1P-2016 De oficio se interpretarán los Artículos 166 y 167 de la aludida DecisiónS, por ser aplicables a la controversia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN De la cancelación del registro de una marca.
Régimen probatorio. Carga de la prueba. Prueba de uso ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN De la cancelación del registro de una marca En el proceso interno se discuten las causales de justificación de la falta de uso de la marca LA CRÓNICA (denominativa) registrada a favor de la EDITORA PERU para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente tratar el tema de la acción de cancelación de una marca registrada por falta de uso.
Al respecto es importante tener presente que en los Artículos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 486”, se establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las caracteristicas principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimación para adelantar el trámite.
De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.
Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de tos productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alleren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ní disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros." Al respecto se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-1P-2012.
El Artículo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que se ha tomado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 34-IP-2016 b. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.
Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Cc. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que mo proceda la cancelación del registro por falta de uso Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.
El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. El titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real y efectivo de la misma.
El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado. Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la 8 1.7. 1.8. 2.2. Proceso 34-1P-2016 marca. En este sentido, se deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. Si bien la Decisión Andina 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no establece condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su usol, Se deberá establecer si la marca “LA CRÓNICA” (denominativa), inscrita a favor de EDITORA PERÚ, es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. Régimen probatorio.
Carga de la prueba. Prueba de uso La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.
En el mismo artículo se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 199, de 26 de enero de 1996. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 34-1P-2016 “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberán evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Para probar el uso real y efectivo de una marca, el titular de ésta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó en el mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.
Asi, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.
Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.
Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.
En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, ta publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 10 2.8. 2.9.
Proceso 34-1P-2016 En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. 2.10.
Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del 2.11. Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente Causales de justificación para el no uso de la marca.
El Artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: - Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un titulo o certificado de marca. - Caso fortuito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas comerciales por causa de un terremoto.
Pueden existir otras causales como las restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales, impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados caso por caso por la Oficina Nacional o el Juez. 2.12. Para que resulte excusable el no uso de la marca por los motivos antes descritos, se deberá asegurar que estos estén acordes con los argumentos esgrimidos por la demandada que resultaren probados en autos, caso contrario, no sería procedente la alegación de los mismos corno justificantes del no uso?.
Proceso 450-1P-2015 de 5 de abril de 2017. Caso: CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE UNA MARCA FIGURATIVA 11 Proceso 34-1P-2016 2.13. Por lo antes expuesto se deberá determinar si en el caso sometido al examen de la oficina nacional competente quedaron demostrados los motivos que justifiquen el no uso de la marca, y atender fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los cuales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala consultante deberá aplicar la presente Interpretación Prejudicial al emitir el fallo en el Proceso Interno 10516-2014. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el tercer párrafo del Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
De conformidad con el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. A Cecilia Luisa A óUnteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO / Hugo Ramiro Góm MAGISTRADO De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 12 Proceso 34-1P-2016 ! JAS Cecilia Luisa Ayllón Quinteros;
PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13