Proceso: 505-IP-2015 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio de 2017 Proceso: 505-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (SENAPI) Expediente interno del Consultante: IF-27/2015 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y Medidas en Frontera Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio CAR/SNP/DGE/DAJ N 0116/2015 de 21 de septiembre del 2015, recibido vía correo electrónico el 5 de octubre del mismo año, mediante el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulos 246 Literales c) y d), 247, 250, 252, 253 y 254 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno |F- 27/2015; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES SN 1 Partes en el Proceso Interno Demandante: ADIDAS A.G. Demandado: ROLANDO RAMÍREZ MARCA, 22. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 505-1P-2015 Hechos Relevantes:. El 13 de julio de 2015, la sociedad ADIDAS A.G., solicitó al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante SENAPI) la aplicación de medidas en frontera y medidas cautelares! con el fin de que se suspendiera el despacho aduanero de la mercancia almacenada en los predios de la Aduana de Oruro, en los contenedores SUDU 560735-7 y HASU 420329-7 signado con la DUI 2015/401/C-2048 pertenecientes al señor ROLANDO RAMIREZ MARCA.

El 14 de julio del 2015, el SENAPI previamente a considerar y entrar al fondo de la solicitud de medidas en frontera dispuso oficiar a la Aduana Nacional de Bolivia a objeto de confirmar los extremos manifestados en la solicitud y prestar la información necesaria sobre la mercadería supuestamente infractora. El 29 de julio del 2015, mediante comunicación AN.PREDC- N*1965/2015, la Aduana Nacional de Bolivia remitió la información solicitada con sus respectivos respaldos, emitida por la Gerencia Regional Oruro.

El 5 de agosto del 2015, ADIDAS A.G. presentó escrito de formalización de la solicitud de aplicación de medidas en frontera y medidas cautelares contra el Producto infractor, sobre dos contenedores, signados con los números SUDU 560735-7 y HASU 420329-7, con DUI 2015/401/C-2048 de fecha 29 de junio del 2015, de propiedad de ROLANDO RAMIREZ MARCA.

El 7 de agosto de 2015, mediante Resolución Administrativa IF-23/2015, la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI dispuso conceder la medida en frontera solicitada por ADIDAS A.G. por el término no mayor a diez (10) días, tiempo en el cual debía cumplirse con la presentación de la demanda de infracción, y señaló que en caso de requerirse tanto la prolongación de la medida como la admisión de la demanda, la solicitante debía ofrecer caución o garantía equivalente al monto de la importación de la mercancía. El 20 de agosto de 2015, ROLANDO RAMIREZ MARCA presentó recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa IF-23/2015, manifestando que la representante de ADIDAS A.G. carecía de mandato especial expreso para la formulación de la medida de frontera en representación de dicha firma y, en consecuencia, habría extralimitado las facultades conferidas en el mandato acompañado a su escrito inicial.

Expediente MEF-19/2015. 15] 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 505-1P-2015 El 21 de agosto de 2015, se llevó a cabo la Audiencia de Inspección en las instalaciones y recintos aduaneros de la Aduana Interior de Oruro, en la cual se pudo constatar que en la mercadería importada existían zapatillas deportivas de las marcas NIKE y ADIDAS. El 26 de agosto de 2015, ADIDAS A.G. interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa IF-23/2015 con base en que dicha resolución se extralimitó al disponer que la admisibilidad de la demanda solo procedería si la firma impetrante ofrecía caución. El 26 de agosto de 2015, ADIDAS A.G. presentó ante la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAP! una demanda de infracción de sus derechos de propiedad industrial contra el señor ROLANDO RAMIREZ MARCA. 2.10.El 28 de agosto de 2015, el SENAPI admitió la demanda y decidió 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos vertidos por ADIDAS A.G. - *( ) en la Aduana Nacional de Bolivia — Oruro, se encontraban dos Contenedores, signados con los números SUDU 560735-7 y HASU 420329-7, con DUI 2015/401/C-2048 de fecha 29 de Junio del 2015, de propiedad de ROLANDO RAMIREZ MARCA, los cuales contenían zapatillas con las marcas ADIDAS, LACOSTE, NIKE, entre otras, de origen chino”.

“La marca “ADIDAS” encontrada en la citada mercadería es de propiedad de la firma ADIDAS A.G.”. “Conforme cursa en los Registros del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia, se establece que la sociedad ADIDAS A. G., es la exclusiva titular de la Marca “ADIDAS” y legítima propietaria en el Estado Plurinacional de Bolivia”. “Esta mercadería proviene de la China y no así del país donde ADIDAS A.G., fabrica sus productos originales a los cuales aplica legítimamente la marca “ADIDAS”, es considerada mercadería falsificada cuya comercialización sería ilegal al tratarse de bienes ilícitos que infringen derechos de propiedad industrial, por lo que solicito a su Autoridad ordenar las correspondientes medidas en frontera, así como las medidas cautelares correspondientes”.

“Por tratarse de productos que infringen los derechos adquiridos por los registros concedidos de la marca ADIDAS, y a objeto de evitar que dichos productos infractores vayan a ser distribuidos en el comercio local”. 3.6. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. q Proceso 505-1P-2015 “Con el objetivo de evitar que dicha mercadería falsificada se disemine irremediablemente en los diferentes mercados de Bolivia, por lo que su Autoridad deberá requerir a la Aduana Nacional de Bolivia que suspenda cualquier despacho aduanero relacionado con la citada mercadería falsificada, la misma que representa la encarnación misma de una infracción a los derechos de propiedad industrial de ADIDAS A.G.”.

( ) solicito la aplicación de Medidas Cautelares con la suspensión del despacho aduanero de la mercadería que se encuentra almacenada en fos predios de Aduana Oruro”. ( ) solicito que esta mercancía no ingrese a territorio nacional y quede detenida hasta que se resuelvan los procesos de infracción a ser instaurados ( ). Argumentos contenidos en la Resolución administrativa sobre la solicitud de Medidas en Frontera y Medidas Cautelares De la revisión de la base de datos y el libro de registro de marcas del SENAPI se evidenció que la firma ADIDAS A.G. es titular de la marca “ADIDAS”.

El 7 de agosto de 2015, se dictó la Resolución Administrativa IF-23/2015, en la cual se aplicó el Artículo 252 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concediendo la medida en frontera solicitada por la firma ADIDAS AG. por un término no mayor a diez (10) días. Determina que la prolongación de la medida como la admisión de la demanda de infracción solo procederá si la parte impetrante ofrece caución. Argumentos del Recurso de Revocatoria presentado por Rolando Ramírez Marca Rolando Ramírez Marca presentó Recurso de Revocatoria en contra de la Resolución Administrativa IF-023/2015, en la que se CONCEDE las medidas solicitadas por la firma ADIDAS A.G. Se tiene que el instrumento de poder 0454/2015, está caratulado como poder para asuntos judiciales y gestiones administrativas de modo general, es decir que la apoderada está facultada para llevar asuntos en general, teniendo en cuenta que el instrumento de poder general y amplio, por el que la mandataria se obliga a realizar varios actos, se torna en insuficiente, ineficaz e indeterminado, para las cuestiones concretas.

Estas acciones de observancia, medidas cautelares, medidas de frontera, están reservadas en su derecho subjetivo al titular y privadas a la apoderada, ya que no contiene facultad expresa en el mencionado 5.4. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. Proceso 505-1P-2015 instrumento de poder, el cual resulta insuficiente e ineficaz para el acto solicitado por la Dra. Luz Mónica Rivero de Rocabado.

La apoderada no puede justificar la calidad de facultad especial o expresa, a aquello que se constituye en facultad amplia o general de todos los negocios del mandante y pretende exceder facultades más allá de lo prescrito en el mandato, concluyendo que el poder es insuficiente e ineficaz, en cuya consecuencia, la formulación de la medida de frontera se realizó por una persona que no goza de personería y representación especial, prescrita y expresa, ya que la naturaleza del acto exige poderes especiales o la presencia del titular.

Argumentos del Recurso de Revocatoria presentado por ADIDAS A.G. El 26 de agosto de 2015, la apoderada de la firma ADIDAS A.G. presentó Recurso de Revocatoria contra la Resolución Administrativa IF 23/2015 REF. EXP. MEF-19-2105. La demanda de infracción es el vehículo a través del cual el titular del derecho violado ejerce las acciones legales que el ordenamiento jurídico le otorga para su defensa.

Es muy claro que la admisibilidad de esa demanda no puede quedar supeditada a que se constituya la caución solicitada por la Administración. La autoridad tiene la facultad de fijar una caución para dejar retenida la mercadería o no, pero de ninguna manera para dimitir o dejar de admitir el memorial de demanda y dar trámite a la causa. Si no se constituye la caución, el SENAPI podrá liberar la mercaderia, pero deberá admitir la demanda y tramitar normalmente toda la causa.

Dentro del total de la caución solicitada, la Autoridad también incluyó a la mercadería correspondiente a NIKE cuyo titular es otra Firma Internacional. La autoridad no ha valorado que mi mandante aparte de ser el afectado con los actos realizados por el importador y que vulneran flagrantemente sus derechos, ahora también está siendo castigado, es decir doblemente victimizado, obligándolo a constituir una caución del 100% de la mercadería que venía en los contenedores.

Solicita declarar probado el recurso de Revocatoria presentado, debiendo su Autoridad revocar en parte la citada Resolución en lo relativo a la Caución. 7.1. 7.2. 7.3. Proceso 505-1P-2015 Argumentos contenidos en la demanda de Infracción de Derechos de Propiedad Industrial *( ) el registro de la marca “ADIDAS”, conlleva la inexcusable obligación del Estado de otorgar una tutela efectiva a los derechos de su titular, entre los cuales se encuentra fundamentalmente el derecho de impedir que terceros, como el Sr. ROLANDO RAMIREZ MARCA, apliquen y usen en el comercio la precitada marca; debiendo entenderse que “uso en el comercio” es toda importación, introducción en el comercia o venta de productos falsificados, todo según establecen en los artículos 155 y 156 de la citada Decisión 486”.

“( ) la importación de productos falsificados de origen chino, que lleva indebidamente la marca “ADIDAS”, por parte del ciudadano boliviano ROLANDO RAMIREZ MARCA, constituye una flagrante violación a los derechos de ADIDAS A.G., los cuales se encuentran debidamente registrados en territorio boliviano, y por tanto merecen toda la protección jurídica que la Decisión 486 y la normativa andina la reconocen”.

“( ) Los diseños y variantes de la marca “ADIDAS” a favor de la firma ADIDAS A.G. se encuentran protegidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Ley de Marcas, el Código de Comercio Boliviano y el Código Penal Boliviano, razón por la cual los mismos no pueden ser utilizados por terceras personas sin la autorización y/o licencia correspondiente”.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 246 Literales c) y d), 247, 250, 252, 253 y 254 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: (.) €) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el titeral anterior, 0) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente.” “Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenaria.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.” “Artículo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar ta importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera.

Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas intemas del Pals Miembro”. o Pon> a Proceso 505-1P-2015 De oficio se interpretarán los Artículos 255 y 256 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, para observar todas las implicancias que rodean a la figura de la medida en frontera.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Las medidas cautelares. Las medidas en frontera. Similitudes y diferencias entre las medidas cautelares y las medidas en frontera. Las garantías en las medidas cautelares y en las medidas en frontera. Las garantías (caución) requeridas al titular de la marca (denunciante).

Las garantias (contracautela) requeridas al presunto infractor (denunciado). Respuestas a las preguntas formuladas por la Consultante ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción por infracción de derechos de propiedad industrial En vista que en el caso interno objeto de la presente interpretación, también se ha presentado por parte ADIDAS A.G. una acción por infracción con el objeto de que se adopten medidas cautelares, procede Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.” “Articulo 252.- Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.

En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de fas mercancias, así como la cantidad de las mercancias objeto de la suspensión. Asi mismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.” “Artículo 253.- Transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancias retenidas.” "Artículo 254.- Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá recurrir a la autoridad nacional competente.

La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión”. Decislón 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina “Artículo 255.- Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado fa autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Sin perjuicio de las demás acciones que corresporkan al titular del derecho y a reserva del derecha del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podra ordenar fa destrucción o decomiso de fas mercancias infractoras.” “Artículo 256.- Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capitulo fas cantidades pequeñas de mercancias que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envien en pequeñas partidas.” 2.1. 2d Proceso 505-1P-2015 referirse al tema conforme ha sido manifestado en reiterada jurisprudencia del Tribunal.1 1.1.1.

Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del Artículo 238). b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (Párrafo 2 del Artículo 238). 1.1.2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Las medidas cautelares Es natural que un proceso de acción por infracción de derechos marcarios tome su tiempo de investigación y análisis con la finalidad de determinar la comisión o no de la presunta infracción. La demora en la emisión del pronunciamiento final puede provocar daños irreparables para el titular de la marca.

El ordenamiento jurídico andino prevé las medidas cautelares con el objeto de evitar tales daños. En ese sentido, las medidas cautelares están destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento procurando, a través de ellas, que un daño no se convierta en irreparable. En tales casos, el titular de la marca supuestamente infringida puede solicitar a la autoridad que le provea de lo necesario para impedir que se siga cometiendo el supuesto acto infractor, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la acción o el Entre otras, ver las Interpretaciones Prejudiciales emitidas en los procesos 591-1P-2015 del 4 de abril de 2017, 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, 15-1P-2015 del 12 de noviembre de 2015, 71-1P-2014 del 25 de agosto de 2014, 152-1P-2011 del 18 de abril de 2012. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Proceso 505-1P-2015 resarcimiento de los daños y perjuicios, con el fin de asegurar que el procedimiento consiga un resultado. En virtud de lo expuesto, para dictar las referidas medidas, se debe observar que exista verosimilitud del derecho, peligro en la demora y, de corresponder, la contracautela, caución o garantía correspondiente. Los Artículos 245 a 249 de la Decisión 486 regulan las medidas cautelares en el marco de los procedimientos de infracción de derechos de propiedad industrial, y se señala que estas medidas pueden ser solicitadas antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Las medidas cautelares tienen como objeto lo siguiente:S Impedir la comisión de la infracción. - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El Artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. Cabe precisar que siempre debe existir un procedimiento de infracción, independientemente del momento en que se inicie, dado que las medidas cautelares no resuelven el tema de fondo, el cual es si se cometió o no una infracción. Las medidas cautelares se pueden efectuar a solicitud de parte o de oficio. - De parte.- Conforme a lo señalado en el Artículo 245 de la Decisión 486, quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene las medidas cautelares inmediatas.

De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.9. Proceso 505-1P-2015 De oficio (solo si la legislación nacional del País Miembro lo permite).- Conforme a lo señalado en el Artículo 246 de la Decisión 486, si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio la aplicación de medidas cautelares. 2.8.

Los Artículos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para el trámite de medidas cautelares$: 2.8.1 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4. 2.8.5. 2.8.6.. Objeto. Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla. Sujetos activos: La norma dice que se podrá solicitar medidas cautelares por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa.

Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido. La existencia de un derecho infringido. Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar. Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia. Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción. Garantía o caución. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que puedan ocasionarse con la ejecución de las medidas. Información de los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. El solicitante deberá determinar con toda o Proceso 152-1P-2011, de fecha 18 de abril del 2012, caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PATENTES. 2.9. Proceso 505-A1P-2015 exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados. La autoridad nacional competente, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (Último párrafo del Artículo 246).

Con esta disposición la normativa comunitaria deja en libertad a los Paises Miembros para que regulen sobre la procedencia de las medidas cautelares decretadas de oficio. 2.10.De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de 2.11. Interpretación Prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden solicitarse antes de entablar la acción de infracción de derechos de propiedad industrial o conjuntamente con dicha acción, y pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (Artículo 248).

La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los principios procesales de contradicción y del debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa. Del artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden los siguientes supuestos: 2.11.1.

Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Por el factor sorpresa de la medida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la medida, de conformidad con las previsiones procesales del derecho interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar inmediatamente, debe entenderse que la notificación debe surtirse al día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin efecto la medida y declarar su posterior levantamiento. 2.11.2.

Que la medida cautelar se decrete y se ejecute antes de entablar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Las medidas cautelares si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso principal.

Por tal motivo, siempre se debe iniciar la acción so pena de que la medida cautelar pierda su eficacia. La 11 Proceso 505-1P-2015 normativa comunitaria debe entenderse en este sentido. Independientemente de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de derechos de propiedad industrial.

La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del Artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna. Esto quiere decir que si la norma nacional no establece término para que la medida cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción, el plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida. 2.12.

Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo 3.1. 3.2. 3.3. razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento. No puede darse el caso de una medida cautelar indefinida en el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de derechos de propiedad industrial.

No se puede dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto. La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado.

Las medidas en frontera En el proceso interno se discute la aplicación de medidas en frontera por parte del SENAPI, en consecuencia, corresponde referirse al tema planteado. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los Artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera.

El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y aportando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción”. Las medidas de frontera son medidas que buscan prevenir los efectos nocivos de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual en las zonas aduaneras, procurando evitar que los bienes infractores se diluyan en los mercados nacionales, al retenerlos desde el momento de la operación aduanera.

Procesos 591-1P-2015, 263-1P-2015, 274-1P-205, 15-1P-2015. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.3. Proceso 505-1P-2015 Son medidas de naturaleza precautelativa, que garantizan la permanencia de las mercancías para el momento de ejecutar la decisión que finalmente se adopte. Las medidas en frontera se pueden efectuar a solicitud de parte o de oficio. - De parte.- El titular del derecho podrá presentar una demanda o solicitud administrativa (según corresponda en cada país miembro) ante las autoridades competentes para impedir la realización de la operación aduanera porque versa sobre mercancias que vulnerarian derechos de propiedad industrial y, precautelativamente, se ordene a la Aduana suspenderla. - De oficio (solo si la legislación nacional del país miembro lo permite).- La autoridad administrativa de Aduana podrá decretar la suspensión de la importación ante la sospecha grave de que se esté vulnerando un derecho de propiedad intelectual.

Si la autoridad competente no resuelve el fondo de la controversia, ni ordena alguna medida cautelar, dentro del término concedido por la autoridad, puede autorizarse continuar con el trámite de la importación, si por otra parte se cumplen los requisitos propios de ella. A diferencia de las medidas cautelares, en cuyo desarrollo la Decisión 486 establece un listado no taxativo del tipo de medidas que se pueden adoptar, la única medida en frontera que se puede dictar es la suspensión de la respectiva operación aduanera.

Por tanto, como particularidades de las medidas en frontera tenemos las siguientes: 3.8.1. Objeto. Permitir la intervención de la autoridad aduanera de oficio o a petición de parte para evitar efectos perjudiciales (naturaleza precautelativa) que podrían derivarse de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, cuando la mercancia no ha sido puesta en circulación en el país de importación o, en ciertos casos, incluso cuando se encuentre todavía en el país de exportación. Por lo tanto, se busca precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido. 3.8.2.

Legitimación activa. Está facultado a solicitar una medida en frontera, el titular de un derecho de marca cuyo registro se encuentre en el territorio del Pais Miembro en que sean requeridas tales medidas, esgrimiendo motivos justificados que busquen precautelar sus derechos. En su defecto la medida 3.9. Proceso 505-1P-2015 puede ser adoptada de oficio; es decir, por la autoridad aduanera competente de acuerdo con la legislación interna de cada País Miembro y solo cuando la legislación nacional lo permita. 3.8.3.

Legitimación pasiva. En el evento de que la autoridad ordene suspender la respectiva operación aduanera se notificará al importador o exportador quien será el llamado a defenderse. 3.8.4, Vigencia. Tales medidas son temporales, pues buscan evitar la actividad aduanera. La medida en frontera puede solicitarse antes o de manera conjunta a la acción por infracción de derechos, pero no podrá exceder de diez días hábiles sin que se dé inicio a tal acción conducente a una decisión sobre el fondo del asunto.

De no iniciarse tal acción en el plazo señalado, la medida en frontera debe ser levantada. Sin embargo, la medida en frontera es independiente del proceso principal; y, de haber sido iniciada la acción por infracción, la autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión aduanera. 3.8.5. Bienes sobre los que recae la medida en frontera.

Son los productos que conforman la mercadería, incluido su embalaje, que presuntamente infringe un derecho de marca, cuya suspensión de importación o exportación sea objeto de la medida. El Artículo 250 de la Decisión 486 es claro en indicar que para que proceda la solicitud de medidas en frontera y la orden que dicte la autoridad competente, se observarán los derechos y garantias legales y constitucionales previstos en las normas nacionales de los Países Miembros.

Por tanto, la normativa comunitaria no consagra estos aspectos de las medidas en frontera, y sobre la base del principio de complemento indispensable, tales aspectos se regularán conforme se encuentre previsto en la normativa nacional. Del Procedimiento 3.10.La petición debe ser formulada ante la autoridad nacional competente 3.11. q por parte del titular de la marca y de acuerdo con el Artículo 250 de la Decisión 486, el solicitante deberá suministrar a la autoridad toda la información con una descripción pormenorizada y suficiente de los productos que se intentan importar o exportar para que estos a su vez puedan ser identificados.

La norma antes citada deja abierta dos posibilidades de acuerdo con la normativa interna de cada País Miembro, la primera es que la medida en frontera sea adoptada de oficio por la autoridad competente y la segunda por solicitud de un interesado. 14 Proceso 505-1P-2015 3.12. Conforme al Artículo 251 de la Decisión 486, la normativa faculta al titular de la marca a participar en la inspección de las mercancías retenidas, con la finalidad de que pueda soportar su reclamo correspondiente, el titular es quien mejor conoce su producto y puede a su vez guiar a la autoridad para la verificación de la autenticidad o no del mismo.

La autoridad deberá adoptar las medidas necesarias para proteger la información que sea confidencial. 3.13. El Artículo 252 de la Decisión 486 contempla que, ordenada la medida de suspensión, se procederá a notificar al importador o exportador para que ejerza su derecho a la defensa, incorporando el nombre, dirección, indicando la cantidad de los bienes objeto de suspensión. 3.14.

Es en este momento procesal cuando el importador o exportador conoce de la medida interpuesta en su contra, toda vez que debe guardarse en todo momento la confidencialidad de la actuación a realizarse, para así evitar que la importación o exportación no se perfeccione y que desaparezcan las posibles pruebas de los productos infractores. 3.15.

El solicitante de la medida en frontera deberá iniciar la acción principal por infracción ante la autoridad nacional competente, dentro de los diez días siguientes a la notificación y será esta autoridad quien podrá a su vez modificar, revocar o confirmar las medidas de suspensión ordenadas, conforme lo dispone el Articulo 254. 3.16. Finalmente, y conforme lo dispone el Artículo 255 de la Decisión 486 culminado el proceso de infracción, en caso de determinarse su cometimiento, los productos con marcas falsificadas incautadas no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o en casos en que exista autorización expresa del titular de la marca.

Asimismo, la autoridad podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras, sin perjuicio de las acciones que tenga el titular de la marca y por otro lado el derecho para impugnar la decisión por parte del importador o exportador. 3.17.Se debe tener en cuenta que la medida en frontera puede ser levantada, y por tanto puede autorizarse continuar con el trámite de la importación, conforme lo dispone el Artículo 253 de la Decisión 486, se pueden dar en tres casos: a) Si transcurridos diez días hábiles contados desde la notificación con la suspensión el demandante no inició la acción por infracción. b) Si la autoridad nacional competente no hubiere prolongado la suspensión. c) Cuando se determinaré que la mercadería no infringe un derecho de marca.

AS 15 Proceso 505-1P-2015 3.18. Finalmente, el Artículo 256, excluye de la aplicación de una medida en 4.1. 4.2. 4.3. frontera a las pequeñas cantidades de mercancias y que cumplan con los siguientes requisitos, que no tengan carácter comercial y que sean parte del equipaje personal de viajeros o sean enviados en pequeñas partidas. Similitudes y diferencias entre las medidas cautelares y las medidas en frontera A continuación, se exponen las similitudes y diferencias entre las medidas cautelares y las medidas en frontera: Medidas cautelares Medidas en fronteras Antes, durante o después del | Antes del inicio de la acción Oportunidad | inicio de la acción por] por infracción. infracción. Impedir la comisión de la | Prohibir el despacho de infracción, evitar sus | mercancía presuntamente consecuencias, obtener o | infractora para impedir su Objeto conservar pruebas, asegurar | ingreso a los circuitos la efectividad de la acción o el | comerciales. resarcimiento de los daños y perjuicios.

Listado no taxativo en la| Unicamente suspensión de Decisión 486. la operación aduanera. Tipos Además de las diferencias señaladas en el cuadro, en el caso específico de la medida cautelar de suspensión de la importación o exportación (Literal c) del Artículo 246), estas incluyen a los materiales impresos o de publicidad y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción, mientras que en la medida en frontera solo se suspende la importación o exportación de la mercadería (productos).

Como se puede observar, tanto las medidas cautelares como las medidas en frontera son de naturaleza temporal, previas a determinar la comisión o no de una infracción, y buscan proteger los derechos de propiedad industrial, con ciertas particularidades que las diferencian como se puede evidenciar en el cuadro precedente. 16 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

Proceso 505-1P-2015 Las garantías en las medidas cautelares y en las medidas en frontera. Las garantías (caución) requeridas al titular de la marca (denunciante). Las garantías (contracautela) requeridas al presunto infractor (denunciado) Las garantías en las medidas cautelares El Artículo 247 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente puede requerir una garantía (caución o contracautela) antes de ordenar las medidas antes mencionadas.

De lo anterior se desprende que la autoridad ya sea jurisdiccional o administrativa, tiene la potestad para solicitar garantias a quien pide que se dicten las medidas cautelares, de así considerarlo, por lo tanto, no es obligatorio. Esta garantía, también conocida como caución, busca resarcir los daños que se pudieran ocasionar como consecuencia de la medida cautelar.

Las garantías en las medidas en frontera La Decisión 486 no desarrolla el tema de garantías para las medidas en frontera por lo que la autoridad nacional competente debe remitirse a las normas internas del pais miembro, de conformidad con el principio de complemento indispensable dispuesto por el Artículo 276 de la Decisión 4868, Sin embargo, en el supuesto de que la legislación interna de los países miembros mo regule el tema de las garantías para las medidas en frontera, las autoridades podrán aplicar supletoriamente lo señalado por la normativa comunitaria andina para las medidas cautelares, atendiendo a que tanto las medidas cautelares como las medidas de frontera buscan proteger los derechos de propiedad industrial.

Las garantías (caución) requeridas al titular de la marca (denunciante) Medidas cautelares La normativa andina precisa que la autoridad antes de ordenar la medida cautelar podrá requerir al titular de la marca (denunciante) una garantía (caución) suficiente. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.” 17 SS 5.7. 5.8. 5.9.

Proceso 505-1P-2015 La caución es la garantía por excelencia y la debe dar quien solicita una medida cautelar para cubrir los daños que se podrían ocasionar en el denunciado (supuesto infractor) si es que la autoridad no le da la razón al denunciante (titular del registro de marca) respecto de la comisión del acto infractor. Medidas en frontera En el supuesto que dicha medida se efectúa a solicitud de parte, la autoridad competente que conoce la demanda o solicitud, podrá requerir al solicitante (el titular de la marca) la constitución de una fianza, caución juratoria o garantía equivalente a fin de garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador, exportador y/o consignatario.

Las garantías (contracautela) requeridas al presunto infractor (denunciado) Medidas cautelares El Literal d) del Artículo 246 de la Decisión 486 prevé que se podrá ordenar como medida cautelar la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente. 5.10. Para entender este supuesto se tiene que tener a la vista el objeto de las medidas cautelares, el cual es impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. 5.11.

En este sentido, esta medida cautelar en específico busca asegurar la indemnización por los daños y perjuicios* ocasionados al titular del registro de marca como consecuencia de la comisión de la infracción. 5.12. Debido a que al momento de dictar una medida cautelar aún no se ha dilucidado el fondo del asunto, es decir, si se cometió o no la infracción, la imposición de esta medida al presunto infractor (denunciado) resulta excepcional y va a depender exclusivamente del caso en concreto.

Medidas en frontera La autoridad nacional competente deberá observar, entre otros, los siguientes criterios que consagró el legislador comunitano en el Artículo 243 para el cálculo de daños y perjuicios: -. El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; - El monto de los beneficios obtenidos por el infractor corno resultado de los actos de infracción; o, - El precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infnngido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido, 18 Proceso 505-1P-2015 5.13.Las garantías en los supuestos de medidas en frontera, se podrian ordenar de oficio o a pedido de parte: - De oficio.- La autoridad administrativa de Aduanas podrá solicitar al importador la constitución de una garantía de forma previa al despacho aduanero de la mercadería, a efectos de proteger al titular del derecho de marcas en el supuesto caso de infracción. - A pedido de parte.- El presunto infractor podrá ofrecer una garantía con la finalidad de continuar con el trámite de la operación aduanera, a efectos de que la autoridad correspondiente cuente con la certeza de que en caso los bienes sujetos a la operación aduanera resultasen infringir derechos de propiedad industrial, se cuente con una garantía que cubra los eventuales daños y perjuicios al titular del derecho de marcas. 5.14.Si la autoridad competente no resuelve el fondo de la controversia, ni ordena alguna medida cautelar, dentro del término concedido por la autoridad, puede autorizarse continuar con el trámite de la importación. 5.15.

Ahora bien, puede darse el supuesto de que como consecuencia de una demanda, la autoridad aduanera suspenda el despacho, y la autoridad competente no resuelva el fondo de la controversia, ni ordene alguna medida cautelar dentro del plazo concedido, por lo que la autoridad aduanera autorizaríia que se continúe con el trámite de despacho aduanero. 5.16.En este supuesto, a pesar de que la norma comunitaria no regula supuestos de garantías, se podría solicitar al importador otorgar una garantía para indemnizar los eventuales daños y perjuicios que con la operación de comercio exterior se cause al titular del Derecho de Marcas, aplicando supletoriamente el Literal d) del Artículo 246 de la Decisión 486. 5.17.

Debemos tener presente que este supuesto se encuentra expresamente contemplado en el Artículo 53 de los Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC, en la Parte II! Sección IV (Anexo 1C): “Artículo 53.- Fianza o garantía equivalente 1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos.

Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos. 19 6.1. 6.2. 6.3. Proceso 505-1P-2015 2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.” (Subrayado y negrita agregado) Respuestas a las preguntas formuladas por la Consultante Antes de contestar las preguntas formulada por la Consultante, es importante advertir que nuestras respuestas únicamente se limitarán a establecer el alcance y contenido del ordenamiento jurídico comunitario.

¿En una solicitud de medidas de frontera es obligatorio requerir al solicitante de la medida la otorgación de una caución o garantía? En relación con la pregunta formulada sobre si es obligatorio requerir al solicitante de la medida en frontera la otorgación de una caución o garantía se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 5 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

¿Cuál sería la finalidad que persigue una caución en un trámite de medidas de frontera? En relación con la pregunta formulada se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 5 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. ¿El monto o porcentaje de la caución que debe otorgar el solicitante de la medida de frontera será fijada de manera discrecional por la autoridad competente? ¿Cuáles son los parámetros o criterios para determinar el monto o porcentaje de caución o garantía? 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. > Proceso 505-1P-2015 Para las presentes preguntas se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 5 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

Cabe agregar que, la norma comunitaria no ha establecido método o criterio aplicable para el cálculo de las cauciones o garantías, consecuentemente, sobre el tema se deberá estar a lo que dispuesto en el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Países Miembros. ¿El monto de la caución a otorgarse podrá ser diferenciada cuando se traten de bienes perecederos? Conforme a la respuesta a la pregunta anterior, en caso de estar permitido por la legislación interna, para establecer los parámetros o criterios de fijación o establecimiento del monto o porcentaje de la caución sea en relación con bienes perecederos o no, se deberá estar a lo dispuesto sobre la materia en el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Países Miembros.

¿De conformidad al art. 246 inc. d de la Decisión 486 de la CAN corresponde que el denunciado o importador dentro de una solicitud de medidas en frontera constituya garantía o esta carga conforme lo dispone el art. 247 de la Decisión 486 le corresponde necesariamente al que interpone la demanda de infracción? Conforme a los analizado en el Tema 5 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, la garantía pude ser solicitada tanto al importador (presunto infractor) como al solicitante (titular de una marca).

¿Cuál es la finalidad que persigue la medida cautelar del inc. d de la Decisión 486 de la CAN y en qué circunstancias procede? En virtud de que el consultante no señala el Articulo al que corresponde el Literal d) de la Decisión 486; este Tribunal entiende que se refiere al Literal d) del Artículo 246 de la Decisión 486, por tanto, la finalidad que persigue la medida cautelar es asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento procurando, a través de ellas, que un daño no se convierta en irreparable; esto es, busca asegurar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al titular del registro de marca como consecuencia de la comisión de la infracción. ¿Cuándo se ordene al importador o presunto infractor la constitución de una garantía suficiente como medida cautelar, y este no pueda constituirla, que procedería? Sin perjuicio de lo dispuesto en el correspondiente ordenamiento jurídico interno del País Miembro, podrá disponer que la mercadería se inmovilice; es decir, no podrá disponer de la misma.

Proceso 505-1P-2015 6.8. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las medidas en frontera establecidas en el art. 250 de la Decisión 486 de la CAN, con la medida cautelar de suspensión de la importación de productos establecidos en el art. 246 inc. de la Decisión 486 de la CAN? En relación con la pregunta formulada se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 4 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno IF-27/2015, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / $ 1] DN AE Cecilia Luísa AMIA Árinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO ( Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 157 [557 Proceso 505-1P-2015 p) A Cecilia Lúísa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.