TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 585-1P-2016 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito No. 1 de la República del Ecuador 17811-2013-2319 Signos involucrados: GLYPHOGAN (denominativa) vs. GLIFOLAQ (denominativa) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio No. 8557-S-TDCA-No.1 de 24 de octubre del 2016, recibido físicamente el 22 de noviembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito No. 1 solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2319.
El Auto del 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD. Proceso 585-IP-2016 Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Tercero Interesado: LABORATORIOS QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A. Hechos Relevantes - El 8 de enero de 2001, AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD. (en adelante, AGAN) presentó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) de la República del Ecuador solicitud de registro como marca del signo GLYPHOGAN! (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, “la Clasificación Internacional de Niza”). - Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Intelectual, LABORATORIOS QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A. LAQUINSA (en adelante, LAQUINSA) presentó oposición a la solicitud de GLYPHOGAN (denominativa), en base a la solicitud previa de registro como marca del signo GLIFOLAQ (denominativo) para distinguir productos de la Clase 53 de la Clasificación Internacional de Niza..
El 3 de octubre de 2001, mediante Resolución No. 979418, el IEPI aceptó la oposición presentada por LAQUINSA y denegó el registro del signo GLYPHOGAN,. AGAN presentó? recurso subjetivo o de plena jurisdicción con el propósito de que se declare la ilegalidad y nulidad de la Resolución No. 979418 de 2001 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del EPI..
Mediante providencia de 13 de agosto de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito No. 1, suspendió el proceso y Expediente No. 110366-01 Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes: productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Ibidem De la revisión del expediente no se desprende la fecha de presentación. > 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 585-IP-2016 solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que emita la Interpretación Prejudicial correspondiente. Argumentos de la demanda presentada por parte de AGAN. Existe falta de aplicación de la normativa nacional y andina, así como también inconsistencia del fundamento legal de la Resolución No. 979418 ya que el signo solicitado tiene suficientes elementos distintivos para que sea registrado como marca.
La Resolución impugnada no se ajusta a derecho, hay una errada interpretación de la Dirección del IEPI sobre las normas marcarias que pueden sentar precedentes graves en la materia de registro. Acerca de la inapropiabilidad de las partículas de uso común, en el caso concreto GLIFO (GLYPHO) puede ser apropiable si se agregan otros elementos que le otorguen distintividad.
La normativa andina establece que es irregistrable un signo que se base solamente en un nombre genérico o técnico del producto o servicio que brinda, GLYPHOGAN, al igual que varios signos registrados, posee un elemento extra, que es GAN, el que le otorga distintividad respecto del resto de otros signos. Es evidente que el término GLIFO define la cualidad del producto, por lo que es inadmisible que se pretenda sobre él exclusividad alguna.
La partícula GAN, que acompaña el prefijo común GLYPHO, es elemento indicativo de AGAN, como se establece en otras marcas registradas como: STARGAN, AMIGAN, GALIGAN, etc., cuya calidad se avala por el origen empresarial de las mismas, habiendo formado una familia de marcas. El signo impugnado por el IEPI posee distintividad suficiente ya que se conforma por la raiz GLYPHO que le da noción del origen del producto y GAN que da razón del origen empresarial.
Se produce un incorrecto cotejo marcario ya que la raíz GLYPHO debió ser excluida del análisis al considerarse un término genérico. Por lo tanto, la comparación entre los signos en conflicto debía enfocarse en GAN (AGAN) y LAC (LAQUINSA). Otros signos que incluyen la raíz GLIFO existen ya en el mercado por lo que el IEPI autorizó su coexistencia sin poner oposición ya que la terminación respectiva de cada signo, como por ejemplo GLIFOMAT, GLIFOSOL o GLIFODEL, otorga suficiente distinción. Proceso 585-1P-2016 3.10.
GLYPHOGAN está registrada en otros paises miembros del Pacto 4.1. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 6.3. Andino, como Perú? y BoliviaS y otros países como Argentina, Benelux, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Gran Bretaña, Israel, Jordania, República Latvia, Nigeria, Panamá, Paraguay, Tailandia, Sudáfrica, Simbawe, Polonia, Portugal, Rumania, Suiza, Checoslovaquia, Yugoslavia, Austria, Bulgaria, Egipto, España, Francia, Hungría, Italia, Lietchenstein, Marruecos, Alemania.
Argumentos de la contestación de demanda presentada por el Procurador General del Estado De conformidad con la normativa interna, el lEPI es una persona jurídica de derecho público con autonomía, por lo tanto, corresponde al representante legal del organismo comparecer directamente ante la justicia notificando a la Procuraduría para supervisar el proceso.
Argumentos de la contestación de demanda presentada por el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual El IEPI actuó de acuerdo con la normativa interna y andina por lo que la Resolución No. 979418 es legal. Se ratifica la resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad industrial del IEPI por estar apegada a la ley y guardar armonía y concordancia con la normativa andina.
Argumentos de la contestación de demanda presentada por el Director del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual La resolución emitida por el IEPI está en conformidad con la normativa de la Comunidad Andina y la ley ecuatoriana vigente; por lo tanto, es plenamente legal y válida. Es irregistrable un signo que se asemeje o sea idéntico a uno previamente registrado, ya que puede generar confusión en el consumidor, GLYPHOGAN no puede coexistir en el mercado por las semejanzas fonéticas y ortográficas con la solicitud del signo GLOFLOAQ.
La Resolución No. 979418 está en concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional por lo que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la ratifica. Registro No. 241354, Registro No. 65899-C. a) t L 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Proceso 585-1P-2016 Argumentos de la contestación de demanda presentada por LAQUINSA AGAN carece de fundamentos legales para anular el acto administrativo emitido por el IEPI, ya que el signo solicitante no posee la distintividad que el accionante alega; los signos en conflicto son gráfica, visual, fonética y auditivamente semejantes; por lo que es irregistrable.
El cotejo marcario realizado por la autoridad competente es correcto pues se basa en las reglas doctrinales y jurisprudenciales, el análisis debe basarse en las semejanzas: GLYPHOGAN y GLIFOLAQ poseen tres sílabas de las cuales las dos primeras son fonéticamente idénticas, la disposición de las vocales es igual y la pronunciación puede generar confusión. El riesgo de confusión es palpable por la similitud entre los signos que se enfrentan, a pesar de que posea un prefijo común que no puede ser apropiable, su uso se condiciona por el resto de términos que se utilice; en el presente caso la terminación gan no es distintivo suficiente de laq.
No existen normas vulneradas por la Resolución No. 979418 dado que existe una correcta aplicación de la norma andina. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 y 172 de la Decisión 4867 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 134.- ( ) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; €) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad: (.J" “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 5 Proceso 585-1P-2016 No se interpretará el Artículo 134, ya que no se analizará el concepto de marca y sus requisitos, ni el Artículo 135 literal b) al no ser un tema de falta de distintividad intrínseca de la marca.
Se interpretará el Artículo 136 limitándolo al literal a) al haberse negado la solicitud de registro por la existencia previa de una solicitud similar. Finalmente, no se interpretará el Artículo 172 ya que no se trata de un tema de nulidad de una marca, b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas fas circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pals Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; 1) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.
( ) “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos O servicios, y se eliminarán del registro de la marca”. 1.1. 1.2. 1.3.
Proceso 585-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos. Las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.
La familia de marcas. Autonomía de la Oficina Nacional Competente en tomar sus decisiones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Se analizará este tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado GLYPHOGAN (denominativo) respecto del signo previamente solicitado GLIFOLAQ (denominativa).
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( J”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar y 1.4. Proceso 585-1P-2016 riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, a) b) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados?. Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?, 10 Véase, pp. 9-1 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, O. por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-IP- 2013, p. 5; y del Proceso 519-1P-2015, p. 6.
Ibidem 1.5. 1.6. d) Proceso 585-IP-2016 Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan!!. Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante??, igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:1? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. Ibidem Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 8. 9 1.7. 1.8. Proceso 585-1P-2016 consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.
El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.11 a) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.?*5 Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidort6, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir'?.
De tratarse de una simple similitud, el 15 16 7 Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 316-1P-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. 10 1.9. 2.1.
Proceso 585-1P-2016 examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables18, De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos denominativos En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre los signos denominativos GLYPHOGAN y GLIFOLAQ, se debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas*: 2.1.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?!. 19 20 21 Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citada. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013.
RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: 1. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es 11 Proceso 585-1P-2016 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. b) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. c) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 2.1.3. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.4.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.1.6. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
Las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas Se afirma por parte de AGAN que la partícula GLIFO (GLYPHO) se encuentra en varias marcas registradas a favor de terceros. Por lo antes 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, - ero. 3. m Gram. Unidad minima de significado.
La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 12 > AS) 3.2. 3.3. 3,4. 3.5. Proceso 585-1P-2016 expuesto, se analizará lo relacionado a las partículas de uso común dentro de las marcas farmacéuticas. En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación??. No obstante, si la exclusión de las partículas o palabras de uso común, llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría Un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de la marca”.
Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.
Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente, teniendo en cuenta la previsión plasmada en el punto 4,3,24 22 2 24 Proceso 30-1P-2000.
Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998 de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET. Proceso 31-1P-2003, publicado en la G.O.A.C. 965 de 8 de agosto de 2003, marca: 8 MIXTA. 13 3.6. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 585-1P-2016 En atención a todo lo expuesto, se deberá determinar si la partícula GLIFO (GLYPHO) es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y si debe o no ser descartada del análisis de los signos en conflicto.
Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.
La familia de marcas Afirma AGAN que es titular de la familia de marcas en las cuales se distinguen las letras GAN por lo que se analizará esta figura. La familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión?S. El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que Proceso 80-1P-2006. Proceso 97-IP-2002. 14 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. Proceso 585-IP-2016 contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común””.
En relación con lo anterior, se deberá determinar si AGAN posee una familia de marcas respecto de las letras “GAN” o si por el contrario se trata de un elemento de uso común. Autonomía de la Oficina Nacional Competente en tomar sus decisiones Afirma AGAN que posee el registro de la marca GLYPHOGAN en varios países del mundo y en otros países de la CAN como Bolivia y Perú, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado Pais Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.
O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro?8, Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado??, 27 28 29 Proceso 06-IP-2010, Proceso 71-IP-2007. Proceso 181-IP-2014, 15 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. Proceso 585-1P-2016 Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado?, Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares?*.
Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite??, Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega3?, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador al resolver el proceso interno 17811-2013-2319, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de ta 3 Y E) Ibidem.
Ibidem. ibidem. Ibidem. 16 Proceso 585-IP-2016 Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 1 6 lA ho Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO po 1 o Herná Fano Hugo Ramiro Gómez Apac ¡AGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. dl Cecilia Lua Ayllón Quinteros L vO e a ls — PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17