e TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 27 de julio de 2017 Proceso: 01-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-288774 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial de AGROCAMPO S.A.S Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1003-002 del 2 de enero de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los literales e) y f) del Artículo 155 y del Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-288774; y, El Auto del 13 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: AGROCAMPO S.A.S. 2.1. 2.2. 2.3. 3.2. Proceso 01-1P-2017 Demandado: AGROCAMPO FUMIGACIONES S.A.S. Hechos relevantes AGROCAMPO S.A.S. interpuso demanda! ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia por infracción de derechos de propiedad industrial contra la sociedad AGROCAMPO FUMIGACIONES S.A.A., por el uso del signo AGROCAMPO FUMIGACIONES S.A.S., con la finalidad de salvaguardar sus derechos de propiedad industrial sobre su signo distintivo AGROCAMPO.
La empresa demandada no contestó la demanda interpuesta por AGROCAMPO S.A.S. Mediante autos 110887 de 29 de noviembre de 2016 y 117622 de 20 de diciembre de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentada por AGROCAMPO S.A.S,. La sociedad AGROCAMPO S.A.S. es titular del nombre comercial y enseña comercial? AGROCAMPO hace más de 36 años, el cual es notoriamente conocido. Además, es titular de las siguientes marcas notorias: Signo Expresión Reproducción!tipo | Clase(s) Certificado MARCA AGROCAMPO AR 10 322504 De la revisión del expediente no se ha podido identificar la fecha de presentación de la demanda.
“Establecimiento de comercio dedicado a: la compra, venta, permuta mejora producción explotación, exportación e importación de productos farmacéuticos de uso veterinario, agropecuarios afines y similares; productos higiénicos para la medicina sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas; herbicidas.” 2 Proceso 01-IP-2017 Signo Expresión Reproducción!tipo Clase(s) Certificado MARCA AGROCAMPO 28 322500 MARCA AGROCAMPO 322501 MARCA AGROCAMPO 41 322502 MARCA AGROCAMPO 201074 MARCA AGROCAMPO 35 179396 3.3.
De la revisión para identificar infractores de sus signos AGROCAMPO se ha podido detectar la existencia de la sociedad AGROCAMPO FUMIGACIONES S.A.S. la cual oferta en el mercado servicios relacionados a los que ofrece AGROCAMPO. 3.4. AGROCAMPO S.A.S. es titular del registro de la marca AGROCAMPO para identificar productos de las Clases 1, 3, 5, 10, 16, 18, 28 y 31 de la Clasificación internacional de Niza y en particular está relacionada con la comercialización y venta de fungicidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes y semillas y por su parte AGROCAMPO FUNGICIDAS S.A.S. identifica servicios de venta de productos agropecuarios, veterinarios e insumos agrícolas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, semillas, concentrados, droga, veterinaria, abonos, sales mineralizadas, entre otros. a (7 3.5. 3.6. 3878 al pon Proceso 01-1P-2017 agrícolas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, semillas, concentrados, droga, veterinaria, abonos, sales mineralizadas, entre otros.
El nombre comercial que utiliza la sociedad AGROCAMPO FUMIGACIONES S.A.S. es la reproducción de las palabras que conforman la marca AGROCAMPO, lo único que agrega es la descripción de los servicios que brinda, por lo que existe similitud entre los signos en conflicto. AGROCAMPO S.A.S. posee presencia a nivel de todo el territorio de Colombia, así como en Panamá, Guatemala y Costa Rica para identificar productos farmacéuticos de uso veterinario, productos agropecuarios afines y similares, medicamentos e insumos veterinarios, alimento para animales, herramientas agrícolas, ferretería y afines o similares.
Muchos comerciantes han pretendido utilizar en el mercado el nombre AGROCAMPO pues es notoriamente conocido y esto les confiere más clientes y ventas ya que los clientes considerarían que se trata del mismo origen empresarial. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los literales e) y f) del Artículo 155 y del Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la Interpretación Prejudicial solicitada, por ser materia de la controversia en el proceso interno. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de un signo notorio. Comparación entre signos denominativos compuestos. Signos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. Preguntas formuladas por la consultante. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) 6) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de fa marca o de su litular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca noloriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” “Artículo 224..
Se entiende por signo distintivo noloriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” 4 A A 1.2. Proceso 01-1P-2017 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de un signo notorio.
En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en los literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los cuales establecen lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas:* a) Sujetos activos.
Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 01-1P-2017 (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. El Artículo 155 de la Decisión 486, por su parte, enuncia de manera taxativa los actos susceptibles de ser considerados como infracciones a derechos de marcas, que son a su vez los actos realizados por terceros, sin el consentimiento del titular del signo distintivo, que este último puede impedir.
En otras palabras, la disposición normativa comentada regula, además de los actos de infracción a derechos sobre signos distintivos, el alcance del derecho exclusivo —en su faz negativa— del titular del correspondiente signo distintivo (¡us prohibendh). A este respecto, cabe precisar que la facultad de impedir los actos contemplados en los literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, que en principio tiene como destinatario al titular de una marca ordinaria en general, es extensiva al titular de una marca notoriamente conocida, en virtud de lo establecido en el Artículo 231, en el sentido de que el titular de un signo notoriamente conocido “podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155 ( )”, sin excluir ningún acto en particular, al no restringir la hipótesis jurídica a un literal específicos, El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, siendo que sus literales e) y f) precisan las siguientes conductas prohibidas: a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios (literal e), b) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
El literal e) del Artículo 155 requiere que el referido uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular del registro de marca, como consecuencia de una dilución de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 606-IP-2015 de fecha 5 de septiembre de 2016, p.12 6 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 01-1P-2017 El citado literal prevé que el titular de una marca notoriamente conocida podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en retación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercia! injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
Es preciso destacar que la citada disposición normativa extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad, por lo tanto, se protegerá la marca notoria, aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.
El literal f) del Artículo 155, por su parte, otorga al titular de una marca notoriamente conocida la facultad de impedir a cualquier tercero el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, incluso para fines no comercialesf, siempre y cuando tal uso pueda generar un riesgo de dilución o de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida. 1.10.
Relacionado con los literales e) y f) del Artículo 155 está el Artículo 156 de 1.11. la Decisión 486, según el cual constituye uso de un signo en el comercio por parte de terceros el que realice los siguientes actos: a) Introduzca en el comercio, venda, ofrezca en venta o distribuya, productos o servicios con el signo registrado. b) Importe, exporte, almacene o transporte productos con el signo prioritario; o c) Utilice el signo registrado en publicidad, sea esto publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que se apliquen para el caso.
Por otro lado, el Artículo 226 de la Decisión 486 señala que constituye de igual manera un uso no autorizado, la reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo notorio, respecto de productos, servicios o actividades distintas a las que ampara el signo notorio, o para fines no comerciales, siempre y cuando dicho uso cause los siguientes efectos: a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
De modo referencial ver Proceso 460-1P-2015, en el cual se define la expresión “para fines no comerciales”, cuando un signo no está disponible en el mercado y por tanto no existe una ganancia económica. 7 Proceso 01-JP-2017 b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 1.12.
En relación con los diferentes tipos de riesgos que se pueden configurar por el uso no autorizado de una marca notoria; es decir, los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor: (i) al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) no tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, (iii) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 1.13.Con respecto al riesgo de dilución, este puede definirse como la disminución de la capacidad de una marca notoriamente conocida de distinguir los productos o servicios que identifica, mediante usos no autorizados sobre productos o servicios de terceros.
Se trata de acciones que deterioran la imagen publicitaria que derivan del uso no autorizado por un tercero, lo cual produce un detrimento del valor publicitario de la marca notoria, y a su vez, de la cualidad distintiva y reputación. 1.14. En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.
Lo expuesto está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 1.15. En conclusión, la Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que supone, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por el otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 1.16.
Corresponde a la autoridad nacional verificar, en primer lugar, si de las 2.1. pruebas aportadas por la demandante se acredita la calidad de notoriamente conocido del signo base de denuncia; y, en segundo lugar, determinar si el alegado uso no consentido de dicho signo, genera un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario en el mercado, aplicando para tal efecto las reglas de cotejo que la jurisprudencia comunitaria andina ha ido desarrollando.
Comparación entre signos denominativos compuestos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo de la demandante AGROCAMPO (denominativo) y el nombre comercial 8 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 01-IP-2017 AGROCAMPO FUMIGACIONES S.A.S. (denominativo), objeto de la acción por infracción, es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.” Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.$ Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.
De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas: 10 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibidem. Ibidem. Ibidem. 2.5. Proceso 01-1P-2017 derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario!?.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport- ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.12 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. + Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los “ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráís. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 a (Cl 2.6.
Proceso 01-1P-2017 componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:?? a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.
Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera o no existir entre el signo AGROCAMPO (denominativo) y el nombre comercial AGROCAMPO FUMIGACIONES S.A.S. (denominativo).
Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. a Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 1 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Proceso 01-IP-2017 Signos notoriamente conocidos, su protección y prueba En el presente caso, la demandante alegó que el signo AGROCAMPO es notoriamente conocido por lo que se analizará este tema. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XIl, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 3.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 3,4,2, Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. 3.4.3.
La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo 12 SI Proceso 01-1P-2017 3.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente!*; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.15 Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. 16 15 A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).
La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.
Artículo 230 de la Decisión 486. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 13 A al | 3.6.
Proceso 01-iP-2017 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los Artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 48617. Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 3.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 18 3.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El 18 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL REGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”.
Revista Foro No. 6, Il semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 14 a NN Proceso 01-1P-2017 competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido??, Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 3.7.
Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.8. 3.9. Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: 4 a) b) a) e) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en 19 Ibidem.
Pág. 247. 15 Proceso 01-1P-2017 el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; $) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el s. extranjero”. 3.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 3.11. deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular20, 3.12.En el presente caso, se deberá establecer si el signo sustento de la denuncia es notorio o no; y, de ser el caso, desde qué momento ostenta dicha calidad, teniendo en cuenta los medios probatorios presentados.
Preguntas formuladas por la consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las 20 Sobre esto se puede ver las Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 16 Proceso 01-1P-2017 normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.
En los términos de los literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486, ¿cuándo y de qué manera se considera que un signo distintivo es notoriamente conocido? El Artículo 224 de la Decisión 486 establece que el signo distintivo notoriamente conocido es aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente”, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
En efecto, en el Artículo 230 de la referida Decisión?2, se establece lo que debe entenderse por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo. Asimismo, cabe precisar que dicho reconocimiento corresponde a la autoridad nacional competente y que la notoriedad de una marca no se presume, sino que debe ser probada por quien alega esa condición23, de conformidad con lo desarrollado en el Apartado 1 y 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.
Por su parte, el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. En efecto, dichos criterios establecidos en la norma conforman una lista no taxativa. El titular de una marca notoria, como ocurre con una marca registrada, ejerce el derecho de uso exclusivo sobre la marca que le otorga la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
El Artículo 231 de la Decisión 486, expresamente señala que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo, el titular podrá impedir a cualquier EA] De debe tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 230 de la Decisión 486. a Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos O servicios a los que se aplique; o, c) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”, E Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 17 4.2. Proceso 01-1P-2017 tercero realizar con respecto a su signo, los actos indicados de manera taxativa en el Artículo 155, que son susceptibles de ser considerados como infracciones a derechos de marcas y que son realizados por terceros sin el consentimiento del titular del signo distintivo y que este último puede impedir, siendo aplicables las limitaciones previstas en los Artículos 157 y 158.
A este respecto, los literales e) y f) del Artículo 155 establecen los supuestos específicos de prohibición de uso referidos a signos notoriamente conocidos, tal y como se ha desarrollado en el Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. No obstante ello, cabe precisar que la facultad de impedir los actos contemplados en los literales a), b), €) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, que en principio tiene como destinatario al titular de una marca ordinaria en general, es extensiva al titular de una marca notoriamente conocida, en virtud de lo establecido en el Artículo 231, en el sentido de que el titular de un signo notoriamente conocido “podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155 ( )", sin excluir ningún acto en particular, al no restringir la hipótesis jurídica a un literal específico.
Corresponde a la autoridad nacional verificar, en primer lugar, el carácter notorio del signo que es materia de infracción; y, en segundo lugar, determinar si el alegado uso no consentido del signo por parte del demandado, genera un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario en el mercado; aplicando al efecto, las reglas de cotejo que la jurisprudencia comunitaria andina ha ido desarrollando.
¿Opera el rompimiento del principio de especialidad de las marcas al dar aplicación al literal d), e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000? Tal como ya se mencionó en la presente providencia, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.?* Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
De esta manera, si bien la marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de 24 Artículo 230 de la Decisión 486. 18 Proceso 01-4P-2017 aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. El literal d) del Artículo 155 prohíbe el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca notoria independientemente de los productos o servicios si el uso lleva a confusión o asociación con el titular de la marca y especifica que cuando se traten de productos o servicios idénticos se presume la confusión. Respecto al literal e), tal como ya se lo enunció, el citado literal prevé que el titular de una marca notoriamente conocida podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
Por su parte, el literal f) del Artículo 155, confiere al titular de una marca notoriamente conocida la facultad de impedir a cualquier tercero el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, incluso para fines no comerciales, siempre y cuando tal uso pueda generar un riesgo de dilución o de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 2015-288774, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / Cecilia Luisa A Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 19 Proceso 01-1P-2017 A Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.