TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 27 de julio de 2017 Proceso: 09-IP-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-00021 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca ARISTA (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

VISTOS: El Oficio 5334, de 12 de diciembre de 2016, recibido el 11 de enero de 2017 vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166, 167 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-00021; y, El Auto de 13 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: ARISTA S.A. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 09-1P-2017 Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: ARISTA S.A.S. (antes ARISTA S.A.) Hechos relevantes. El 15 de julio de 2013, ARISTA S.A. (en adelante, ARISTA (Guatemala)) presentó acción de cancelación por falta de uso en contra de la marca ARISTA (mixta)!, registrada a favor de ARISTA S.A. (en adelante, ARISTA - Colombia)) para distinguir servicios en la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)?.

Arista Ingeniería. Arquitectura El 18 de octubre de 2013, la titular dio contestación a la acción de cancelación planteada en su contra. El 29 de noviembre de 2013, mediante Resolución 71671, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró fundada la acción propuesta, cancelando el registro de la marca ARISTA (mixta) para servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 20 de enero de 2014 ARISTA (Colombia) presentó recurso de apelación en contra de la Resolución 71671. El 29 de agosto de 2014, mediante Resolución 53045, el Superintendente delegado para la propiedad industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, decidió revocar la decisión contenida en la Resolución 71671 y cancelar parcialmente el registro de la marca ARISTA (mixta) en el sentido de excluir los servicios de “gestión comercial”, quedando vigente únicamente para “administración comercial”, $ 2 Certificado 380552 Clase 35: Gestión de negocios comerciales, administración comercial. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Proceso 09-1P-2017 El 11 de diciembre de 2014, ARISTA (Guatemala) planteó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 53045. El 24 de junio de 2015, la SIC contestó a la demanda planteada por ARISTA (Guatemala). El 27 de julio de 2015, ARISTA (Colombia) contestó la acción de nulidad. El 29 de septiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial.

Argumentos de la acción de nulidad planteada por ARISTA (Guatemala) La SIC tomó una decisión equivocada al enunciar que el titular de la marca ARISTA (mixta) no acreditó el uso del signo para “gestión comercial” y sí para “administración comercial”, ya que ninguna de las pruebas aportadas permite establecer que ARISTA (Colombia) haya utilizado el signo para los servicios de “administración comercial” ya que solo presentó muy pocas facturas de servicios que hacen relación a otros no comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

La “administración comercial” se refiere a las funciones básicas de las empresas, asociado a marketing o mercadotecnia, que es a su vez definida como el conjunto de principios o prácticas que buscan el aumento del comercio. La “administración de obras civiles” por su parte es la supervisión técnica que está encasillado en la Clase 37 de la Clasificación Internacional! de Niza.

Las pruebas que la SIC tuvo en consideración para cancelar parcialmente la marca ARISTA (mixta) no hacen referencia a servicios de dirección comercial de una o más empresas que involucran por una parte a ARISTA (Colombia) y a sus clientes para realizar actividades de diseño, organización, ejecución y control de la función comercializadora de las empresas de tales clientes.

Las facturas que se acompañaron al proceso tienen por finalidad la dirección y supervisión de la ejecución de las obras de acuerdo a su planificación, especificaciones técnicas, presupuestos, recursos y tiempos, tratándose en propiedad de servicios de “supervisión (dirección) de obras de construcción” enumerados en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.6. 3.7. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2.

Proceso 09-1P-2017 Las pruebas incorporadas tales como brochure, estado de resultados de la sociedad, solicitudes de cotización o artículos en periódicos, no prueban que el signo se usó para servicios de “administración” y mucho menos de “administración comercial”. Las pruebas de uso que se incorporaron son las mismas que se usaron para otro proceso de la marca ARISTA (mixta) para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC El registro de la marca ARISTA fue concedida para identificar ciertos servicios, y que dado del material probatorio aportado probó el uso para identificar únicamente “servicios de administración comercial” por lo que en ese sentido se consideró que debió ser cancelada parcialmente.

Se cancelaron el resto de servicios, al no estar estrechamente relacionados o vinculados con “servicios de administración comercial”, aplicando asi el espiritu de la figura de la cancelación parcial. La Resolución impugnada es producto de un estudio acucioso de todos y cada uno de los argumentos y pruebas incorporadas por las partes, los cuales permitieron llegar a la convicción de que hubo lugar a la acción de cancelación parcial.

El acto administrativo no es nulo bajo ningún concepto y, por el contrario, se arregla a las disposiciones legales vigentes. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por ARISTA (Colombia) La actora intenta convencer de que la definición del término “administración comercial” no incluye la administración comercial de proyectos de construcción que la compañía ARISTA (Colombia) ha realizado por más de 31 años.

No es cierto que las pruebas que se presentaron corresponden a la marca ARISTA (mixta) en la Clase 36 de la Clasificación Internaciona! de Niza, ya que el caso en concreto discute el uso de la marca en la Clase 35 por lo que no pudo haber admitido la autoridad pruebas de otros servicios diferentes. No existe duda de que se probó el uso de la marca ARISTA (mixta) para amparar servicios de administración comercial y gerencial de negocios y proyectos, especialmente construcción; promoción de ventas para terceros; subcontratación de servicios; promoción de servicios de telecomunicaciones.

MG Proceso 09-1IP-2017 Las pruebas aportadas provienen de clientes, agremiaciones, facturas de ventas, brochure y publicidad, documentos contables, papelería del titular de la marca, entre otros que analizadas en conjunto permitieron concluir inequívocamente a que la sociedad ARISTA (Colombia) si ha usado el signo ARISTA (mixto) para servicios de la Clase 35 de la NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 1673 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN De la cancelación de un registro de marca por falta de uso. La cancelación parcial de un registro de marca. 5.4. Clasificación Internacional de Niza. B. Cc. 1. 2. 3. Dela prueba de uso de la marca. 3 Decisión 486 de Ja Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese ulilizado en al menos uno de los Palses Miembros, por su titular, por un licencialario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falla de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. “Artículo _166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio a se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naluraleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.” “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 09-1P-2017 ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN De la cancelación de un registro de marca por falta de uso ARISTA (Guatemala) presentó acción de cancelación por falta de uso en contra de la marca ARISTA (mixta), registrada a favor de ARISTA (Colombia) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual se abordará esta figura.

Los artículos 165 a 170, salvo el 169% de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

Una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Considerando la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello establece la presunción de que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. El Artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tomado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara. 6 1.8. 2.1. 2.2.

Proceso 09-1P-2017 El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o nof: 1.8.1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 1.8.2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo. etc.

Una vez analizado lo anterior, se deberá analizar si la marca ARISTA (mixta) fue usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente Interpretación Prejudicial. La cancelación parcial de un registro de marca La autoridad nacional de conformidad con el Artículo 165 inciso tercero de la Decisión 486 canceló parcialmente el registro de la marca ARISTA (mixta), por lo que se revisará en este acápite el tema.

El Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión establece que la oficina andina de marcas cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Proceso 100-1P-2013. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Proceso 09-IP-2017 El tercer párrafo de dicho articulo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- ( ) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad_o similitud de los productos o servicios.

(Resaltado agregado) Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional de marcas ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1. El producto 2 es idéntico a 1 y el producto 3 es similar a 1, por tanto, va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vinculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. 8 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Proceso 09-IP-2017 De la prueba de uso de la marca Afirma la actora que el titular de la marca no probó el uso de su marca para servicios de administración comercial, por lo que se revisará el tema relacionado con la prueba de uso de una marca. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios. En el mismo artículo se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen aplicable, verificando que el uso sea real y efectivo en el mercado y en las cantidades correspondientes al tipo de producto que protege el signo. La Corte Consultante deberá aplicar la presente Interpretación Prejudicial en el momento de resolver el proceso interno 2015-00021, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Proceso 09-1P-2017 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. úl Ur Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10