E Y (s1a) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2017 Proceso: 121-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 2004-00416-01 Referencia: Signos involucrados GROGGY (mixto) / GROGGY (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0676 de 1 de marzo de 2016, recibido vía correo electrónico el 10 de marzo del mismo mes y año, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 literales b), i) y m), y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2004-00416-01; y, El Auto de 26 de agosto del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: TRIO SELECTION INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: GAS EVOLUTION JEANS LTDA. 2. Proceso 121-1P-2016 Hechos Relevantes 2.1. Expediente 25171 2.1.1. El 6 de abril de 2000, el señor Jamal Mustafa Bashir, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia el registro como marca del signo GROGGY (mixto) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación internacional de Niza)!. 2.1.2.
El 29 de mayo de 2000, la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 492, ante lo cual no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.1.3. El 31 de octubre de 2000, la SIC mediante Resolución 27810, concedió el registro de la marca GROGGY (mixta)?, a favor del señor Jamal Mustafa Bashir. 2.2. Expediente 95459 2.2.1 El 15 de diciembre de 2000, el señor Jamal Mustafa Bashir solicitó ante la SIC el registro como marca de la enseña comercial GROGGY (denominativa) para distinguir actividades relacionadas con las Clases 3, 14, 16, 18, 25, 35 y 42 de Clasificación Internacional de Niza3, 2.2.2.
La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, ante lo cual no se presentaron oposiciones por parte de terceros. Clase 25: Vestidos, calzados, sombrereria Certificado 231317 Actividades: empresa como tal dedicada a preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumerla, aceites esenciales, cosméticos, tociones para el cabello; dentífricos. metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyeria, bisuteria, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos. papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de ensefanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en olras clases); naípes; caracteres de imprenta; clichés. cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guamicionerla. vestidos, calzados, sombrerería. publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina. servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos. actividades comprendidas en las clases 3, 14, 16, 18, 25, 35 y 42.
IAX_ Proceso 121-1P-2016 2.2.3. El 9 de septiembre de 2004, la SIC, mediante Resolución 22178, concedió la enseña comercial GROGGY (denominativa)* a favor del señor Jamal Mustafa Bashir. 2.3. Expediente 95458 2.3.1. El 15 de diciembre de 2000, el señor Jamal Mustafa Bashir solicitó ante la SIC el registro como marca del nombre comercial GROGGY (mixto) para distinguir actividades relacionadas con las Clases 3, 14, 16, 18, 25, 35 y 42 de Clasificación Internacional de Niza5, $ GROGGY 2.3.2.
La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, ante lo cual no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3.3. El 9 de septiembre de 2004, la SIC, mediante Resolución 14359, concedió el nombre comercial GROGGY (mixto)?. 2.4. Expediente 24798 2.4.1. El 25 de marzo de 2003, Jamal Mustafa Bashir, solicitó el registro de la enseña comercial G-GROGGY (mixta) incluyendo la bandera de Canadá. LES | £2 GROGGY Cenlificado 15316.
Actividades: empresa como tal dedicada a preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentifricos. metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyerla, bisuteria, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos. papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería. vestidos, calzados, sombrerería. publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos. actividades comprendidas en las clases 3, 14, 16, 18, 25, 35 y 42.
Certificado 15215. Expediente 24798 Proceso 121-1P-2016 2.4.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, ante lo cual no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.4.3. El 4 de agosto de 2003, la SIC, mediante Resolución 22311, concedió la enseña comercial G-GROGGY (mixta)?. 2.5. El 27 de agosto de 2004, la Sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA., radicó el contrato de cesión suscrito por Jamal Mustafa Bashir, a favor de esta sociedad, transfiriendo sus derechos sobre la marca, las enseñas y el nombre comercial GROGGY. 2.6.
La Sociedad TRIO SELECTION INC., presenta Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 22311, 14359, 22178 y 27810. 2.7. La SIC, presenta escrito de contestación a la Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por TRIO SELECTION INC.
2.8. GAS EVOLUTION JEANS LTDA., presenta contestación a la Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho como tercero interesado. 2.9. El 23 de septiembre del 2013, mediante providencia, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decide suspender el proceso y solicita Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos contenidos en la Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentados por la Sociedad TRIO SELECTION INC. 3.1. “Sin autorización de la sociedad TRIO SELECTION INC., el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR solicitó el registro de la marca GROGGY en Colombia, poniendo fin a las comunicaciones y sin haberse firmado ningún acuerdo de distribución.” 3.2.
“( ) La sociedad TRIO SELECTION INC., se ha visto muy perjudicada con el registro de su marca GROGGY a nombre de un tercero en Colombia ya que está interesada en participar activamente en el mercado latinoamericano y su intención se ha visto lamentablemente afectada por la existencia de este registro”. 3.3. “( ) las marcas son el medio de publicidad por excelencia. A través del poder de asociación que se crea entre una marca y un producto o servicio, las marcas familiarizan al público con el respectivo producto o servicio.
Por N ello es importante que las marcas no induzcan a confusión ni sean ( A engañosas”. 5 Certificado 16681 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Proceso 121-1P-2016 “( ) Algunas marcas son conocidas por el consumidor medio, incluso si no se encuentran registradas en el país, ni se utilizan en él. Si tal marca notoriamente conocida es utilizada por terceros no autorizados, el consumidor equivocadamente puede pensar que los bienes y servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida.
Cabe también la posibilidad de que el consumidor espere, asimismo, una calidad que la marca notoriamente conocida representa”. *( ) La marca GROGGY de TRIO SELECTION INC., es una marca notoriamente reconocida en Canadá su país de origen como también en la Unión Europea, Rusia, Japón, China, Latinoamérica, México, Colombia, entre muchas otras naciones, por lo tanto, la existencia de un registro idéntico en Colombia a nombre de un tercero crea confusión entre los consumidores al imitar en su publicidad y productos una marca reconocida a nivel mundial”.
“( ) El gobierno de Canadá ha sido enfático al afirmar que no ha autorizado al señor JAMAL MUSTAFA BASHIR para usar la bandera de su país. El uso de la enseña Comercial y de la marca GROGGY acompañada de la bandera de Canadá ofrecidos al público consumidor en los almacenes de la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA., induce a pensar que son productos importados de Canadá, debido a que no solo usan una marca de origen canadiense, sino que acompañan a este signo con un simbolo patrio.
De esta manera el desprevenido consumidor cree desatinadamente que está adquiriendo un producto canadiense, equivocándose frente al origen empresarial y geográfico de los productos”. *( ) La Superintendencia de Industria y Comercio al registrar la marca GROGGY, las Enseñas Comerciales y el nombre de Comercio infringió los postulados consagrados en el Convenio de París: Canadá y Colombia suscribieron este convenio y están obligados a acatar las normas que hacen parte de este tratado ( ) Este convenio tiene entre sus fines la protección de las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal; lo que conlleva a una protección integral de la propiedad industrial e intelectual dentro de los países parte”.
“( ) El señor JAMAL MUSTAFA BASHIR actuó de mala fe al solicitar a su nombre ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia el registro de la marca GROGGY para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como solicitar el registro de la Enseña Comercial GROGGY con la bandera de Canadá y el nombre de Comercio GROGGY ( ) Esta persona no sólo conocía la existencia de esta marca y su titularidad por parte de la sociedad TRIO SELECTION INC., también se acercó a esta sociedad con el fin de obtener un contrato de distribución de sus productos, no habían concluido las conversaciones tendientes a llegar a un acuerdo comercial cuando solicitó el registro de la marca GROGGY en la Clase 25 de la Clasificación Internacional en Colombia”.
AS AY A 3.9. 3.10. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Proceso 121-1P-2016 “( ) El posterior registro y uso de la bandera canadiense en las etiquetas de las prendas que se venden en los almacenes GROGGY, y en la imagen de estos locales comerciales indudablemente inducen en error al público consumidor quienes creen que se trata de productos GROGGY canadiense”.
“( ) La sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA., se está aprovechando ilícitamente del nombre y la reputación de la marca GROGGY de la sociedad TRIO SELECTION INC.”. Argumentos de la Contestación a la Demanda de Nulidad y Restablecimiento de Derecho, presentados por la SIC “( ) De los documentos obrantes en los expedientes N.” 0025171 y 0095458 contentivos de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca” GROGGY” (mixta), para distinguir los productos de la clase 25 y depósitos del nombre comercial y enseña “GROGGY”, solicitada por el señor Jamal Mustafa Bashir.
Se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”. “( ) la solicitud de registro de la marca “GROGGY” (mixta), clase 25, presentada por el señor Jamal Mustafa Bashir, cumplía con los requisitos exigidos en la norma comunitaria, la oficina nacional competente procedió legal y válidamente a conceder la marca en mención”. *( ) las solicitudes de depósito judicial del nombre comercial “GROGGY” y la enseña comercial “GROGGY” (mixta), cumplía igualmente con los requisitos establecidos en la norma comunitaria, se procedió por parte de la oficina nacional competente a los depósitos correspondientes”.
“( ) Resulta importante destacar que la parte demandante no intervino en las actuaciones administrativas ahora cuestionadas, así se tiene que no presentó observaciones contra la solicitud de registro de la marca “GROGGY” (mixta clase 25, y no interpuso los recursos contra los actos administrativos acusados y procedentes dentro de la vía gubernativa”.
“( ) el derecho al uso exclusivo entre una marca y un nombre o enseña comercial idénticos o similares para identificar productos o servicios iguales o similares, lo tendrá quien lo haya adquirido primero, en el caso de la marca al solicitar el registro y del nombre desde el momento en que se usó por primera vez en el comercio, lo cual no fue demostrado en el presente caso por la parte demandante”. *( ) es importante señalararse, el criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio para el ejercicio de sus funciones, en especial las que atañen al registro marcario, es el resultado del estudio individual, particular y autónomo de cada caso, que puede ser diferente al de la oficina 6 4.7. 4.8. 4.9. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
Proceso 121-1P-2016 competente de cualquier otro país, trátese de la Comunidad Andina de Naciones o de la Comunidad Europea”. “( ) aunque es cierto que hay un régimen jurídico común, también lo es que cada País Miembro al aplicarlo, puede y debe aplicar sus disposiciones de derecho interno a las que haya expresa remisión o las que sean compatibles con la regulación comunitaria.
De allí que no exista, y por eso no se invoca en el cargo, precepto alguno en el régimen comunitario que obligue a cada uno de ellos a acoger de manera automática las decisiones de los demás sobre registro de marca”. “( ) la presunta mala fe aducida en la que presuntamente habría incurrido el señor Jamal Mustafa Bashir, para obtener los depósitos y el registro de la marca “GROGGY” clase 25 de la oficina nacional competente, es de reiterarse que ello no aparece demostrado dentro de la actuación surtida dentro de la vía gubernativa".
“(..) los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia Industrial y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante".
Argumentos de la Contestación a la Demanda de Nulidad y Restablecimiento de Derecho, presentados por parte de la empresa GAS EVOLUTION JEANS LTDA., como tercero interesado “( ) No sabemos si realmente la sociedad TRIO SELECTION INC. participó o no en la que ellos llaman exposición textil, realmente no sabemos sí esta llegó o no a realizarse, lo que sí estamos completamente seguros es que mi cliente, ni ninguno de sus socios, jamás ha manifestado intención de ser distribuidor de ningún productor”.
“( ) la difusión de la marca puede referirse tanto al público en general como al círculo de consumidores del género de productos a los que se aplica la marca correspondiente. Para atribuir a una marca el carácter de notoria, basta que la marca goce de difusión en el círculo de consumidores interesados en la adquisición de productos idénticos o semejantes a aquellos que lleva sobre sí tal marca”.
“( ) debo señalar que la figura que acompaña la enseña comercial depositada mediante resolución $+ 22311 de 04 de agosto de 2.003, no es la bandera canadiense, la figura central y los colores utilizados son completamente diferentes”. “( ) este recuadro dentro de la enseña comercial, se hizo atendiendo a que la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA, es titular en Colombia de una marca denominativa THE JEANS ACTITTUDE, que incluye la figura de la hoja”.
LU 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. Proceso 121-1P-2016 *( ) los colores utilizados por la bandera canadiense y la que aparece en el depósito, son completamente diferentes, atendiendo a que la bandera utilizada en la figura el Color Rojo y fondo blanco, el color utilizado por mi cliente es el azul”. *( ) mi cliente no conoció de la existencia de la marca GROGGY de origen canadiense, sino a través de los pleitos suscitados en otros países, al querer esta sociedad registrar dicha marca".
“( ) la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA, es una importante y reconocida empresa Colombiana, que se encarga de la fabricación y distribución a través de sus establecimientos comerciales, con una trayectoria de muchos años, a través de diferentes marcas comerciales y no tiene sentido que trate de contactar a una empresa que apenas estaba naciendo.
Nótese por favor que entre el registro de la marca Canadiense y el registro en Colombia han transcurrido escasos dos (2) años”. “( ) el derecho a una marca, como todos sabemos de sobra, se adquiere con su registro, no ocurre lo mismo con los depósitos de nombre y enseña comercial, cuyo derecho se adquiere con el uso real, público y efectivo que el signo se haga en un determinado mercado”. *( ) mi cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA, además de ser el titular en Colombia de la marca comercial G. GROGGY (M), también lo es de la enseña comercial, por ser la primera persona en utilizar dicho signo en sus establecimientos comerciales, mediante un uso público, real, efectivo, ininterrumpido, desde el mes de Agosto del año 2.000”.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 literales b), i) y m) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretan únicamente los Literales ¡) y m) del Artículo 1359. No procede la interpretación de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486, por no ser pertinentes al caso planteado.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) 1) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
( ) m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.” 8 _— Y o 2on= Proceso 121-1P-2016 De oficio se interpretarán los Artículos 172, 228 y 229 de la Decisión 48610, por cuanto se encuentra controvertido el tema de registrabilidad de signos. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos engañosos por la procedencia geográfica.
Signos que contienen la bandera de un Estado. La nulidad relativa: la solicitud de registro presentada con mala fe. Principio de la territorialidad sus excepciones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos engañosos por la procedencia geográfica En el proceso interno consta que la sociedad TRIO SELECTION INC. solicita la nulidad de los registros GROGGY (mixto), entre otras consideraciones porque manifiestan que estos inducen a error al público consumidor quienes pueden creer que se trata de productos canadienses.
Por lo tanto, el Tribunal abordará el tema de los signos engañosos por la procedencia geográfica. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los articulos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decrelará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la tegislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, tos siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; €) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; €) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencía del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección;
J) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 229- No se negará la calidad de notorio a un signo por el soto hecho que: 8) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, €) no sea notoriamente conocido en el extranjero, " [amd SY MYN 1.2. 1.3, 1.4. 1.5. 2.1.
Proceso 121-1P-2016 En relación con la prohibición de registro concerniente a los signos engañosos, la doctrina especializada!! se ha pronunciado en el sentido de considerar que está completamente justificada porque salta a la vista que un signo engañoso es incompatible con la función eminentemente informativa de la marca, esto es, la de proporcionar información acerca del origen empresarial de los productos o servicios y sobre la existencia de un nivel relativamente constante de la calidad de los mismos.
Lo cual ha reiterado este Tribunal en su jurisprudencia al aclarar que en el literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ha establecido la irregistrabilidad absoluta de los signos que por sí mismos engañen o puedan engañar a los medios comerciales o al público en general, prohibición que se desarrolla a través de una enumeración no absoluta de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, esto es, que el signo engañoso no cumpla con las funciones propias del signo distintivo, v.gr., en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado.!*?2 Por otra parte, el Tribunal ha sostenido que el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor!13 medio si se trata de productos o servicios de consumo masivo y de los consumidores interesados tratándose de productos o servicios especializados. La Corte consultante deberá determinar si el signo solicitado para registro podría generar engaño de conformidad con lo establecido en la presente providencia, para así determinar su registrabilidad.
Signos que contienen la bandera de un Estado En el proceso interno consta que la sociedad TRIO SELECTION INC, solicita la nulidad de los registos GROGGY (mixto), entre otras consideraciones porque manifiestan que el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR ha solicitado la enseña comercial GROGGY con la bandera de Canadá, estando incursa en una supuesta prohibición absoluta de registrabilidad.
Por lo tanto, corresponde analizar el Literal m) del Artículo Carlos Fernández-Nóvoa “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Ed. Marcial Pons, segunda edición, Madrid, España, 2004. página 233. Proceso 82-1P-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 891 de 29 de enero de 2003.
Proceso 38-IP-99. Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 539 de 28 de febrero de 2000. 10 Proceso 121-1P-2016 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en que se establece: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional”.
Es evidente que la norma anterior tiene el propósito de evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto. La prohibición no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, siempre que se haya recabado autorización para ello.
Las prohibición que contempla el Literal m) del Artículo 135 de la Decisión 486, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si pretendemos utilizar un signo o denominación de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá solicitar al Estado u Organización internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesoria de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares caracteristicas no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto”.? Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, y banderas, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares..
Se deberá determinar si la enseña comercial GROGGY, reproduce o imita indebidamente la bandera de Canadá, teniendo en cuenta los presupuestos señalados en el presente acápite. La nulidad relativa: la solicitud de registro presentada con mala fe. El demandante argumentó que los registros de los signos GROGGY (mixto) han sido obtenidos en base a una supuesta mala fe por parte de Jamal Proceso 15-1P-97, Marca CODE BLEU (Etiqueta), G.O. N* 314 de 18 de diciembre de 1997. 11 NN 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Proceso 121-1P-2016 Mustafa Bashir, por lo tanto, corresponde analizar el Artículo 172 de la Decisión Andina 486, el cual en su parte pertinente dispone: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio oa solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado” El segundo párrafo del Artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de la marca se hubiese solicitado de mala fe.
Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio?*, El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que, como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno?5, Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal?S, Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe Proceso 54-1P-2013. Proceso 65-1P-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004, Proceso 3-1P-99, de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI", 12 D- =— 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.
Proceso 121-1P-2016 estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.?? El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.
En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los Países Miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios.
Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podria arrastrar una marca notoria extracomunitaria.
Ahora bien, el análisis que haga la corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios. 3.10.Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca notoriamente conocida.
Por tal razón, la corte consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el articulo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-1P- 2012.
Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el regístro para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 13 3.11. 4.1. 4.2. 4.3. 4,4. 4.5. 4.6. Proceso 121-1P-2016 extracomunitaria, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.
Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. En consecuencia, se deberá determinar si el solicitante del registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar; siempre que estos supuestos hayan sido debidamente probados se configuraría un típico acto de mala fe.
Principio de ta territorialidad, sus excepciones Tomando en cuenta que la parte actora ha aportado copias de registros de la marca GROGGY en otros países menos en Colombia, el Tribunal estima adecuado referirse al “principio de territorialidad en materia marcaria y sus excepciones”. De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros están delimitados al país en que se conceden los respectivos registros.
En armonía con lo indicado, la doctrina ha señalado que “la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras”? En efecto, el derecho sobre una marca se obtiene mediante el respectivo registro ante la oficina nacional competente y se extiende, en principio, en virtud del principio de territorialidad, únicamente al territorio nacional en donde se obtuvo el registro.
El principio de territorialidad en materia marcaria tiene algunas excepciones, este Tribunal de Justicia en reciente jurisprudencia ha manifestado lo siguiente: La marca notoria El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier Metke Ricardo “Procedimiento de Propiedad Industrial”, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26. 14 4.7. 4.8. 4.9.
Proceso 121-1P-2016 País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.?? De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente?%; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.?! Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.10.La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.22 2 tbidem.
A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).
La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el pais andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el pals andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.
Artículo 230 de la Decisión 486. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca símilar o idéntica en un Pais Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 15 ÓN MOYA Proceso 121-1P-2016 4.11.
En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. 4.12. Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486.
La oposición andina 4.13.La segunda excepción al principio de territorialidad la constituye la “oposición andina”, regulada en el Artículo 147 de la Decisión 486. 4.14.La Decisión 486, en el Artículo 147, amplia el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros.28 4.15.Cabe señalar que el Artículo 147 de la Decisión 486 exige que se demuestre un “interés real” por parte del opositor, interés que se traduce en que el opositor deberá solicitar el registro de sus signos ecuatorianos en Colombia al momento de presentar la oposición andina.
A contrariu sensu, si la protección fuera sobre todo el “territorio de la subregión”, el Articulo 147 no exigiría la demostración de un “interés real”. 4.16. Se advierte que la excepción de la “oposición andina” a la territorialidad de un registro marcario, no se aplica con respecto a países que no son parte de la Comunidad Andina. 4.17.
En el presente caso, se ha demandado la nulidad de un registro marcario concedido en Colombia sobre la base del registro de marcas concedidas en Chile. Como se ha indicado en esta Interpretación Prejudicial, la connotación territorial de un registro marcario, salvo las excepciones establecidas de notoriedad y oposición andina, deriva en que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. 4.18.
Se deberá realizar un examen integral del caso a efectos de determinar si la solicitud de registro fue o no realizada de mala fe. 4.19.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas extracomunitarias GROGGY eran notoriamente conocidas al momento de la presentación de la solicitud de registro como marca de los signos mixtos GROGGY, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso y establecer si correspondía su protección de acuerdo con los parámetros establecidos en esta providencia. E Proceso 46-1P-2007.
Marca: “UNIQUE” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial N* 1530, de 14 de agosto de 2007. 16 Proceso 121-1P-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2004-00416-01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación dei Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / / —= JUDAS > Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADA > Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretarip A ¡0 Al / Cecilia Les Ayllón a Gustayo Garcíá Brito PRESIDENTA SECRETARIO” Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17