Fs TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 12 de junio de 2017 Proceso: 195-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00020 Referencia: Signos: STRIDES ZENOX (mixto) y TRIDEX (denominativo y mixto) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1555 de 2 de mayo de 2016, recibido el 3 de mayo del 2016 vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N” 2010-00020; y El Auto de 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: TRIDEX FARMACEUTICA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Proceso 195-1P-2016 Tercero Interesado: STRIDES ARCOLAB LIMITED 2. Hechos Relevantes 2.1. El 11 de diciembre de 2007, STRIDES ARCOLAB LIMITED (en adelante STRIDES), solicitó! ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante SIC) el registro como marca del signo STRIDES ZENOX (mixto), para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza?.
STRIDES ZENOX 2.2. Una vez publicada la solicitud3, TRIDEX FARMACEUTICA S.A. (en adelante TRIDEX), presentó oposición argumentando riesgo de confusión con sus marcas: Marca Clase | Certificado Gráfico TRIDEX 3 124064 (denominativa) Ú Expediente Administrativo 07-130893. E “Producto farmacéutico a base de enoxaparina.” En el expediente no consta la fecha en la cual se presentó la oposición. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, ” pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones Ú capilares; dentífricos. especialmente una crema desodorante. <Á SS 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Proceso 195-1P-2016 TRIDEX 55 315688 (mixta) TRIDEX 356 266064 (mixta) El 26 de septiembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 35820 declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro del signo solicitado. Encontrándose dentro del término legal, TRIDEX interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo”.
El 27 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 041037, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. El 27 de noviembre de 2008, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 49597, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.
Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos. Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajo de oficina, demostración de produclos, asistentica y consulta para la dirección de negocios, comer- canalización y venta de productos, estudios de mercados, organización de ferias y de exposiciones con fines comerciales agencias de importación y exportación, investigación de mer- cados, promoción de ventas.
En el Expediente no consta la fecha de interposición del recurso de apelación. IN 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 195-1P-2016 El 14 de diciembre de 2009, TRIDEX presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la SIC, indicando como pretensión principal la nulidad de los tres actos administrativos descritos anteriormente.
El 4 de febrero de 2011 STRIDES contestó la demanda. El 14 de febrero de 2011 la SIC contestó la demanda. 2.10. Mediante auto de 7 de septiembre de 2015, la Sección Primera de la 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la presente Interpretación Prejudicial.
Argumentos de la demanda presentada por TRIDEX indicó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos fonético, gramatical y ortográfico. Señaló que la SIC no hizo el correspondiente análisis de fondo de conformidad con el Artículo 150 de la Decisión 486. Arguyó que el término ZENOX es la apócope del principio activo ENOXPARINA, por lo que no se puede decir que dicho término otorga distintividad a la marca solicitada, menos aun cuando la partícula ENOX es de uso común para este tipo de marcas.
Afirmó que eliminado el término ZENOX, si se cotejaran las palabras TRIDEX y STRIDES sería evidente que son confundibles. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC Afirmó que se realizó un examen de registrabilidad de conformidad con la normativa vigente sobre la materia. Señaló que los signos en conflicto no son confundibles en los campos ortográfico y fonético.
Manifestó que el término ZENOX no es de uso común en su conjunto; es un término evocativo. Indicó que el signo solicitado cuenta con un elemento gráfico que aporta distintividad al conjunto marcario. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Nnog Proceso 195-1P-2016 Argumentos de la contestación de la demanda presentada por el Tercero Interesado STRIDES Manifestó que los signos en conflicto no son confundibles.
Sostuvo que el signo solicitado únicamente ampara un “producto farmacéutico a base de Enaxoparina”, mientras que el opositor ampara todos los productos de la Clase 5. Señaló que el término ZENOX es evocativo, no de uso común. Indicó que el elemento gráfico que tiene cada uno de los signos cotejados genera distintividad. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Se interpretarán por ser procedentes?, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica e ideológica o conceptual. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Análisis de registrabilidad de signos conformados por partículas de uso común en marcas farmacéuticas. Análisis de registrabilidad de signos evocativos La conexión competitiva (Clases 5 / 3 y 35) El examen de registrabilidad. De oficio, motivado, autónomo e integral Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. ( )” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoriía del registro de la marca mediante resolución”. 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 195-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica e ideológica o conceptual.
Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo mixto STRIDES ZENOX es confundible con las marcas denominativa y mixta TRIDEX, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. E) Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico" o semejante?! a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además 1 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: Proceso 55- 1P-2013, del 8 de mayo de 2013 y Proceso 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.
Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Proceso 195-1P-2016 aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se SY 1.8.
Proceso 195-1P-2016 identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que, inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos??2: 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 195-1P-2016 se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.1*3 b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.*4 Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos STRIDES ZENOX y TRIDEX, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, Íconos, etc.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas*5 para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Siel elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no. En principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 14 1 Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014.
Proceso 195-1P-2016 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto. Se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?*.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asi como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo iD Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 10 Proceso 195-1P-2016 significado se encuentra en el diccionario.*? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?8, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: L Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii Porlo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii.
Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. RAE: unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.
En enterráis. RAE: 1. 2. 3. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, - ero. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 11 A YM Proceso 195-1P-2016 2.4.
En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!*: 2.4.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a)Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 12 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2.
Proceso 195-1P-2016 c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos STRIDES ZENOX y TRIDEX, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia informa sobre la supuesta confusión entre el signo mixto STRIDES ZENOX y el denominativo TRIDEX, se abordará el tema planteado. Para comparar signos mixtos y denominativos se debe establecer, en primer lugar, cual es el elemento relevante del signo mixto. Una vez haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas?0: 3.3.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos, atrás descritas. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos STRIDES ZENOX (mixto) y TRIDEX (denominativo).
Análisis de registrabilidad de signos conformados por partículas de uso común en marcas farmacéuticas Teniendo en cuenta que los signos en conflicto identifican productos farmacéuticos y que en el proceso interno se discute si la partícula ENOX es de uso común, el Tribunal habrá de abordar el tema planteado. Las marcas farmacéuticas frecuentemente se componen de la conjunción de elementos de uso común que le imprimen al signo algún 20 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014, 13 al 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.
Proceso 195-1P-2016 poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras) ya que ofrecen al consumidor una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, entre otros. Dichos elementos no pueden ser apropiados por ninguna persona y, por lo tanto, el titular de una marca confeccionada con estos componentes no puede impedir que puedan ser utilizados por otros empresarios.
En consecuencia, su signo sería considerado débil o con bajo poder de oposición, soportando la coexistencia de marcas que también los contengan, y en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deberán ser excluidos del cotejo. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
Como se ha señalado anteriormente, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.
Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. De conformidad con lo anterior, se deberá establecer la registrabilidad del signo denominativo STRIDES ZENOX, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos.
Además, debe determinar si la partícula ENOX es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 14 Proceso 195-1P-2016 Análisis de registrabilidad de signos evocativos Como en el proceso interno se discute si el termino ZENOX es evocativo, el Tribunal abordará el tema propuesto siguiendo los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia?!.
Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.
Este tipo de signos podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se presenten como términos descriptivos, genéricos o de uso común, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto una expresión de carácter evocativo y con aptitud distintiva.
En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto, ser registrables, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signos con el producto o servicio que pretende identificar, podrian ser considerados como marcadamente débiles y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podria impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía sería marcadamente fuerte.
De conformidad con lo anteriormente plasmado, se deberá analizar si ei signo STRIDES ZENOX tiene carácter de evocativo, para posteriormente realizar el correspondiente análisis de registrabilidad. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 21 ( a pl Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de diciembre de 1996 dentro del Proceso 4-IP-95; interpretación Prejudicial del 16 de julio de 2013 dentro del Proceso 112AP-2013 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-1P-2015. 15 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Proceso 195-1P-2016 La conexión competitiva (Clases 5 / 3 y 35) Teniendo en cuenta que STRIDES solicitó el registro de la marca mixta STRIDES ZENOX para identificar productos de la Clase 5, y que TRIDEX tiene registradas las marcas TRIDEX (denominativa y mixtas) para diferenciar productos y servicios de las Clases 3 y 35, se abordará el tema planteado.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.22 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.2 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 6.4.1.
El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, 22 1 PR] N Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015, ambos del 10 de junio de 2016. 16 MA 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4.
Proceso 195-1P-2016 sus características, “su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá 17 6.5. 6.6. 6.7. 7.1. 7.2.
Proceso 195-1P-2016 conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, si habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.
El examen de registrabilidad. De oficio, motivado, autónomo e integral Como la demandante indicó que la SIC no hizo el correspondiente análisis de fondo de conformidad con el Artículo 150 de la Decisión 486, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos?*. El Artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones ' 24 DN Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudictal de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-1P-2004;
Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005; Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-1P-2005. Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-1P-2013, 18 Proceso 195-1P-2016 (Artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad. Dicho examen tiene las siguientes características: 7.2.1.
Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.
Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 7.2.2.
Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 7.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7.2.4.
Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00020, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 19 Proceso 195-1P-2016 Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. YA Cecilia Lúisa Ayllóriuinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Góm MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto de! Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Aylló arcta Brito uinteros Gustav PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 195-1P-2016 | 20