TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de junio de 2017 Proceso: 201-1P-2016 | Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consuitante: 05833-2013-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Signos involucrados: KYPROLIS (denominativa) / QUIPRO (denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 5833-2013-0/5*SECA-CSJLI-PJ de 6 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 05833- 2013-0-1801-JR-CA-24; y, El Auto del 28 de noviembre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ONYX PHARMACEUTICALS, INC. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA N COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD pp a INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL q PERÚ. q 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 201-1P-2016 Hechos Relevantes El 7 de enero de 2011, ONYX PHARMACEUTICALS, INC. (en adelante, ONYX, INC), presentó ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual de la República de! Perú (en adelante, INDECOPI), la solicitud? para registro como marca del signo KYPROLIS (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, el 24 de marzo de 2011, BRISTOL-MYERS SQUIBB PERÚ S.A. (en adelante, BRISTOL-MYERS S.A.), formuló oposición al registro del signo solicitado, sobre la base de la marca previamente registrada CIPROLIN? (denominativa), que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 14 de diciembre de 2011, mediante Resolución 3238-2011/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada la oposición, y denegó de oficio el registro del signo solicitado, por considerar que es confundible con la marca registrada* QUIPRO (denominativa), propiedad de GRUNENTHAL GMBH, la cual protege productos de la Clase 55 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 9 de enero de 2012, ONYX, INC., interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución 3238-2011/ CSD-INDECOPI de 14 de diciembre de 2011, en el extremo en que denegó de oficio el registro del signo solicitado. El 10 de enero de 2012, BRISTOL-MYERS S.A. interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución 3238-2011/ CSD-INDECOPI de 14 de diciembre de 2011.
El 16 de febrero de 2012, ONYX, INC., absolvió el traslado de la apelación presentada por BRISTOL-MYERS S.A., reiterando los argumentos del escrito por el cual absolvió el traslado de la oposición, señalando que no se encuentra conforme con la Resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos, la que negó la oposición de Registro del signo KYPROLIS (denominativa) en base a la marca previamente registrada QUIPRO (denominativa).
Expediente 442902-2011/DSD. Clase 5: preparaciones farmacéuticas. Certificado de Registro 85650. Certificado de Registro 31136. Clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos; material para apósilos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas; herbicidas. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3.1. 3.2.
Proceso 201-1P-2016 El 17 de abril del 2013, mediante Resolución 1283-2013, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 3238-2011/DSD- INDECOPI. El 23 de julio de 2013, ONYX, INC. interpuso Demanda Contencioso Administrativa contra el INDECOPI, el Procurador de la República encargado de los asuntos Judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros, y BRISBOL-MEYER S.A. El 29 de noviembre de 2013, el INDECOPI presentó contestación a la demanda Contencioso Administrativa interpuesta por ONYX PHARMACEUTICALS, INC. El 20 de noviembre de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia con Resolución número Catorce, resolvió declarar infundada la demanda Contencioso Administrativa.
El 28 de diciembre de 2015, ONYX, INC., interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia dictada el 20 de noviembre de 2015, sustentándose en los mismos términos en que fue presentada la demanda Contencioso Administrativa. Mediante Auto de 29 de abril de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos Contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa, presentados por ONYX, INC *( ) En el rubro farmacéutico resulta común el uso de prefijos o sufijos coincidentes, lo cual determina que al ser de uso frecuente deben excluirse de análisis de confundibilidad”. “( ) Existen numerosas marcas registradas a nombre de distintos titulares que contienen en su conformación los prefijos QUÍ y KI de pronunciación idéntica que distinguen productos farmacéuticos de la clase 05 de la Clasificación Internacional.
Prueba de ello son las que citan: 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Proceso 201-1P-2016 MARCA N* REG. TITULAR VENCE QUIPRO 31136 | GrOnenthal GMBH 21.11.2016 QUIBRON 77709 | Miad Johnson 8 Company_ | 23.11.2013 QUIFARMA 45893 | Quimalfa S.A. 18.05.2018 QUIFUR 115122 | Impexyl S.A, 09.05.2016 QUIMEX 45350 | Química Suiza S.A. 29.04.2018 QUIMIZEB 30898 _ | impexyi S.A. 15.11.2016 QUIMOD y 149481 | Farmindustria S.A. 02.03.2019 diseño QUINOPRON 85996 | Laboratorios Chalver de 21.01.2013 Colombia S.A. QUIPON 169399 | impexyi S.A. 22.10.2020 MARCA N* REG.
TITULAR VENCE KILOL 131497 | Innova Andina S.A. 19.07.2017 KILOX 106092 | Laboratorios Bussló S A. | 18.03.2015 KINAPROX F | 163837 | Infarval ER.L. 05.05.2020 y diseño KINERTRON 75637 | PROCAPS S.A. 16.04.2011 KIRUM 43091 | Zodiac International 30.01,2018 Corporalion KITOSCELL 113 Grupo Medifarma, S.A. 04.08.2019 de CV. “( ) la coincidencia de partículas de uso frecuente en la estructura de dos signos confrontados no resulta suficiente para sustentar una supuesta posibilidad de confusión, cuando el resto de sus estructuras presentan otros fonemas que hacen que varíe su impresión fonética de conjunto.
De allí que los titulares de las marcas registradas que contienen en su estructura el prefijo QUÍ y/o KI deberán tolerar la presencia en el mercado de nuevos signos que contengan dichos prefijos como sucede en el presente caso, presentan elementos adicionales que enervan cualquier parecido.” “( ) las marcas KYPROLIS y QUIPRO guardan diferencias en su estructura fonética que generan una distinta pronunciación, entonación y sonoridad.” “( ) Los signos enfrentados KYPROLIS y QUIPRO generan un impacto visual marcadamente diferente”.
“( ) Signos que distinguen los mismos productos para acceder a registro, si guardan diferencias que descartan la posibilidad de riesgo de confusión”. “( ) En el presente caso, aun cuando el signo solicitado distingue productos que se encuentran comprendidos dentro de aquellos que ampara el registro de la marca preexistente, ello no resulta obstáculo para que el signo KIPROLIS acceda a registro, ya que una perceptible diferencia a nivel gráfico y fonético con la marca registrada QUIPRO, que descartan toda posibilidad de riesgo de confusión”. 3.8. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.1.
Proceso 201-1P-2016 “( ) El público consumidor de productos farmacéuticos es un consumidor razonablemente observador, factor que disminuye la posibilidad de riesgo de confusión". Argumentos de la Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por el INDECOPI “( ) De acuerdo a los señalado por la normativa de la materia, no podrán registrarse como signos distintivos aquellas denominaciones que sean idénticas o se asemejen a otras previamente solicitadas o registradas”. *( ) La marca de producto KYPROLIS solicitada por la demandante, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional, se compone de la partícula KYPRO, la cual es fonéticamente idéntica a la marca registrada QUIPRO, partícula que no forma parte de otras marcas registradas en dicha clase”. *( ) El pretender la nulidad de la Resolución del Tribunal al señalar que el signo solicitado no resulta confundible con la marca registrada y la ausencia de oposición por parte del titular de la marca QUIPRO, resulta equivocado, debido a que aun cuando el consumidor pueda distinguir algunas diferencias gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta las precisiones efectuadas en el párrafo precedente, podría considerar que el signo solicitado es una variación de la marca registrada (riesgo de confusión indirecta).
Cabe indicar, que al tratarse de productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, el análisis debe ser más riguroso, teniendo en cuenta que se compromete la salud personal”. “( ) La falta de oposición no releva a la Autoridad Administrativa de la obligación de realizar análisis de registrabilidad del signo solicitado, siendo que si de dicho análisis se verifica la existencia de alguna causal de prohibición al registro corresponde su denegatoria”.
“( ) El signo KYPROLIS se encuentra incurso en la prohibición previsto en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al existir riesgo de confusión con la marca registrada QUIPRO, en tanto, ambos signos distinguen productos idénticos y el signo solicitado incluye la partícula KYPRO, la cual no forma parte de otras marcas registradas a favor de terceros en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial y es fonéticamente idéntica a la marca registrada QUIPRO"”.
Sentencia de Primera Instancia, expedida por el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado “( ) la confundibilidad entre los signos “KYPROLIS" y “QUIPRO” no se sustenta únicamente en la coincidencia de uso de partículas “QUI” y “KI, sino el conjunto “KYPRO” y “QUIPRO”, los cuales, según el análisis de antecedentes, no forman parte de otras marcas que distinguen productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza”. 5.2. 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Proceso 201-1P-2016 *(.) aun cuando los signos presenten diferencias en su estructura gramatical, dado que existe vinculación entre los productos que distinguen la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, aunado a la cercanía fonética que suscitan ambas denominaciones debido a la presencia de las partículas “KYPRO” y “QUIPRO” las cuales no se encuentran comprendidas en otras marcas de producto registradas en la misma Clasificación Internacional, y en procura de evitar cualquier nivel de confusión que ponga en peligro la vida y la salud de los consumidores que, como ya se dijo, no suelen ser especializados en temas médicos ni farmacéuticos, esta Judicatura concluye que el signo solicitado a registro * KYPROLIS” es susceptible de inducir a confusión indirecta de los consumidores” “( ) la inexistencia de oposiciones de terceros no es determinante para que la concesión de un registro de marca, puesto que todo signo que pretende acceder a la protección registral debe ser evaluado previamente por la Autoridad Administrativa a fin de determinar sí no se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones absolutas o relativas de registro consagradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486".
( ) De acuerdo con los fundamentos expuestos en la presente Sentencia, se determina que la denegatoría a registro del signo “KYPROLIS” (denominativo) solicitado por Onyx Pharmaceuticals, Inc., para distinguir preparaciones farmacéuticas de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, se encuentra conforme a ley al concurrir la causal de prohibición de registro contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486".
Argumentos del Recurso de Apelación de ONYX, INC “( ) en el rubro farmacéutico resulta común el uso de los prefijos o sufijos coincidentes, lo cual determina que al ser de uso frecuente deben excluirse del análisis de confundibilidad. Existen numerosas marcas registradas a nombre de distintos titulares que contienen en su conformación los prefijos QUI y KI de pronunciación idéntica que distinguen productos farmacéuticos de la clase 05 de la Clasificación Internacional”.
“( ) Las marcas KYPROLIS y QUIPRO guardan diferencias en su estructura fonética, que generan una distinta pronunciación, entonación y sonoridad”. “( ) aun cuando el signo solicitado distingue productos que se encuentran comprendidos dentro de aquellos que ampara el registro de la marca preexistente, ello no resulta obstáculo para que el signo KYPROLIS acceda a registro, ya que posee una perceptible diferencia a nivel gráfico y fonético con la marca registrada QUIPRO, que descartan toda posibilidad de riesgo de confusión”.
“( ) El público consumidor de productos farmacéuticos es un consumidor razonablemente observador, factor que disminuye la posibilidad de riesgo de confusión”. 6.5. 1.1. 1.2. Proceso 201-1P-2016 “( ) el principal interesado en que terceros no registren marcas confundibles con su marca QUIPRO es el titular de la misma, Grunenthal GmBH, por lo que si éste considera que la marca KYPROLIS no es confundible con su marca QUIPRO es porque en realidad no lo son”.
NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 136$ literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretara por ser procedente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos. Partículas de uso común en la conformación de un signo. Conexión competitiva entre productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Absolución de la pregunta realizada por la Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En el proceso interno se encuentra en debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado a registro KYPROLIS (denominativo) por ONYX INC.; y, la marca previamente registada QUIPRO (denominativa) cuyo titular es GRUNENTHAL GMBH. En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad relativa prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a)sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o 5e asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación ( )” 7 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Proceso 201-1P-2016 cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:8 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. ibídem. 1.7. d) Proceso 201-1P-2016 signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la Ibídem. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Proceso 201-1P-2016 población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población). Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería?0, Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, a fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo KYPROLIS (denominativo) y la marca previamente registrada QUIPRO (denominativa) Comparación entre signos denominativos En el presente caso, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre signos denominativos, teniendo en cuenta que los signos en conflicto tienen por nombre: KYPROLIS y QUIPRO.
Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual. Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.*! Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, Proceso 9-1P-2001 del 27 de abril de 2001.
Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10. 10 AN | 2.5. Proceso 201-1P-2016 al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.!2 En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas:13 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. e) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.!* Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?5, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Proceso 378-1P-2015, p 11. Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11. RAE: unidad minima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos par un proceso de segmentación, p. ej.: terr.
En enterráis. RAE: 1. m. Gram. Unidad mínima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morferna gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -S, -ero. 3. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 11 2.6.
Proceso 201-1P-2016 i. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. ili. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos KYPROLIS (denominativo) y QUIPRO (denominativo).
Partículas de uso común en la conformación de un signo Uno de los temas que se discuten en este caso específico, es que aparentemente los términos “QU!” y “KI” son de uso común respecto de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, es pertinente analizar el tema de las partículas de uso común en la conformación de marcas.
En general se prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales; sin embargo, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos por tanto procede su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las particulas de uso común se deben excluir del cotejo entre signos.?6 En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Conexión competitiva entre productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza Dado que se discute la presunta vinculación entre los productos distinguidos con los signos en conflicto, debido a que ambos pertenecen a Proceso 536-1P-2015 de 23 de junio de 2016. 12 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 201-1P-2016 la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde analizar dicho tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486,17 Es por ello que se debe matizar la regia de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 18 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Regístro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de ta Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud m la gisimili hi luctos o servicios indi xpresamente. ” (Subrayado agregado) Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015, ambos del 10 de junio de 2016. 13 b) a) Proceso 201-1P-2016 La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 14 4.5. 4.6. 4.7. Proceso 201-1P-2016 Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.
Absolución de la pregunta realizada por la Consultante La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, formuló la siguiente pregunta: ¿Cómo debe realizarse el análisis de riesgo de confusión entre dos signos denominativos cuyas dos primeras sílabas son fonéticamente similares, en el caso que distingan productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Nomenclatura Oficial? Se deberá tener en cuenta la regla para la comparación de signos denominativos desarrollados en apartado 2 de la presente Interpretación Prejudicial.
Respecto a los productos farmacéuticos el Tribunal reitera la necesidad de prestar mayor atención y rigurosidad en el análisis de confundibilidad de los signos al estar estos destinados a proteger productos que salvaguardan la salud de los consumidores de la misma manera establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 5 de la Clasificación Internacional.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 05833-2013-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 15 Proceso 201-1P-2016 / | Na Cecilia Luisa patterns uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán Rómero-Zaribrano: Hugo Ramiro Gómez Apac ISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial la Presidenta y el Secretario.
J / 8, AY ZA ZE Cecilia L Ayllór Quinteros < Gusta j á PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16