TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso: 510-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00306 Referencia: Signo: RUTA DEL CAFÉ Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3255, de 6 de octubre de 2015, recibido vía correo electrónico, en la misma fecha, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00306, y, El Auto de 2 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 510-1P-2015 Tercero interesado: CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO, CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA. Hechos relevantes El 25 de junio de 2010, la CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA (en adelante, CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro como marca del signo RUTA DEL CAFÉ (denominativo)! para identificar servicios comprendidos en la Clase 41? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

Una vez publicado el extracto de la solicitud en ta Gaceta de Propiedad Industrial, la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA, presentó oposición? a la solicitud de registro del signo RUTA DEL CAFE (denominativo), con base en la solicitud de registro como marca del signo RUTA DEL CAFÉ (denominativo), presentada el 6 de septiembre de 2010%, que identifica productos en la Clase 415 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 16 de agosto de 2011, mediante Resolución 42687, la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición presentada por LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA y concedió el registro como marca del signo RUTA DEL CAFÉ (denominativo), argumentando que la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA no tiene mejor derecho por cuanto la solicitud fundamento de la oposición fue presentada el 6 de septiembre de 2010, es decir, posteriormente a la solicitud de CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO, la cual fue presentada el 25 de junio de 2010.

Expediente 10 76648. Clase 41: Actividades culturales y de esparcimiento para promover los recursos y atractivos que incluyen todos los elementos patrimoniales (culturales, paisajísticos, turisticos, gastronómicos, arquitectónicos, arqueológicos, antropológicos, étnicos, folclóricos, religiosos, científicos, artesanales) tangibles e intangibles, naturales, artificiales y humanos, en un territorio especifico - zona cafetera colombiana-; destinados a divertir, entretener y recrear.

De la revisión del proceso interno no se ha podido constatar la fecha de presentación de la oposición por parte de CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA. Expediente 10 109931, Clase 41: Educación, cultura, entretenimiento. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 5101P-2015 La CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA interpuso Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho $ en contra de la Resolución 42687 de la SIC.

El 31 de julio de 2013 la SIC dio contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA. La CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO, dio contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en calidad de tercero interesado”. Mediante Auto de 09 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por la Cámara de Comercio de Armenia Al momento de conceder el registro del signo RUTA DEL CAFÉ en favor de CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA, se ha incurrido en la violación del Artículo 136 Literal f) de la Decisión 486, en donde se consagra la imposibilidad de registro de una marca cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un tercero, en relación con los derechos de propiedad industrial o el derecho de autor.

En febrero de 2009, el Banco Interamericano de Desarrollo abre concurso con el fin de financiar pequeñas y medianas empresas en América Latina. La Cámara de Comercio de Armenia presentó el proyecto denominado “La Ruta del Café” consistente en consolidar un modelo turístico competitivo y sostenible, integrado al desarrollo económico social de la Región Cafetera mediante alianzas público-privadas, buscando mediante la creación de un producto turístico innovador, incrementar el flujo, la permanencia y consumo de turistas nacionales e internacionales.

Revisado el expediente original que fuere remitido a este Tribunal, no se encuentra la fecha de presentación de la acción de nulidad; sin embargo, consta la providencia de 09 de mayo de 2013 por la cual se califica ta mencionada acción por parte de Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Revisado el expediente original que fuere remitido a este Tribunal, no se puede identificar la fecha de presentación de la contestación a la acción de nulidad, 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.11. Proceso 510-1P-2015 El Proyecto presentado por la CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA fue declarado ganador, en julio de 2009, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo.

El 29 de Febrero de 2012, en una convocatoria hecha por Proexport Colombia, estuvieron reunidos representantes de Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle, para determinar el proyecto que sería entregado al Fondo de Promoción Turística de Colombia, con base en el proyecto “Ruta del Café” de la Cámara de Comercio de Armenia. “( ) con conocimiento pleno del proyecto denominado “La Ruta Del Café”, la CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPITULO EJE CAFETERO RISARALDA, solicitó el día 25 de Junio de 2010, el registro de la marca RUTA DEL CAFE con diferentes presentaciones marcarias, en diferentes clases”.

RUTA DEL CAFÉ, por ser un signo distintivo que distingue una actividad económica cual es la explotación y promoción turística de la región cafetera, constituye a la luz del Artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo distintivo constituido como nombre comercial. “( ) el desarrollo del proyecto en sí mismo considerado y su título RUTA DEL CAFÉ constituye una obra de carácter literario y artístico protegido por la Decisión 351”.

“( ) el proyecto denominado “RUTA DEL CAFÉ” presentado al Banco Interamericano de Desarrollo constituye una obra literaria, y por ende el haber tomado su nombre y haberlo registrado como marca constituye una violación al Derecho de Autor”. 3.10. El registro concedido, también constituye una clara infracción al nombre comercial RUTA DEL CAFÉ, pues el nombre comercial es aquel que identifica al empresario en el giro ordinario de sus negocios; y el proyecto denominado “RUTA DEL CAFÉ", es precisamente eso, una manifestación del giro ordinario de los negocios, pues se trata de una empresa destinada a explotar y aumentar el turismo en la región. “( ) el derecho sobre nombre comercial se adquiere por el uso del mismo, es así que el derecho sobre el nombre comercial “Ruta del Café”, corresponde a mi mandante, pues fue quien ideó el proyecto y lo está ejecutando”. 3.12.

“( ) es mi mandante quien ha usado el nombre comercial “RUTA DEL CAFÉ”, primero, antes de ser registrado como marca por la Corporación Cámara Colombiana de Turismo Capitulo Eje Cafetero Risaralda”. Proceso 510-1P-2015 3.13.“El derecho prevalente y preferente es el que “domina” el presunto 5.1. 5.2. 5.3. derecho posterior y por tanto es dicho derecho posterior el que debe desaparecer del panorama jurídico.

Es por ello que debe anularse el acto administrativo creador del registro de la marca ( )”. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentados por la SIC En las piezas procesales remitidas a este Tribunal no consta el escrito de contestación presentado por la SICS, Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad presentada por parte del Tercero Interesado la Cámara Colombiana de Turismo "Legalidad del acto administrativo demandado - fue acertada la apreciación de la Dirección de Signos Distintivos en su análisis sobre la registrabilidad de la marca nominativa “Ruta del Café".

“( ) no resiste el más leve análisis pensar que “RUTA DEL CAFÉ sea una obra artística.” *( ) inexistencia en relación de los productos cubiertos con el registro de marca otorgado, y con la actividad mercantil del actor”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales b) y f) de ta Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los cuales se interpretarán por ser procedentes. Dado que en la documentación enviada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, consta la contestación al recurso presentado contra ta Resolución 31288, mientras que la Acción de Nulidad presentada por la CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA es en contra de la Resolución 42687, éste Tribunal solicitó, vía correo electrónico, al órgano consultante la rermsión del documento correspondiente al proceso en el que se generó la presente solicitud de Interpretación Prejudicial, sin que hasta la presente fecha se verifique su recepción. Por consiguiente, en virtud del tiempo trascurrido y con el ánimo de no retardar más la atención del pedido de Interpretación Prejudicial, se procede a absolver la consulta prescindiendo del referido documento Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. ( ) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo: que medie el consentimiento de éste ( )”.

Proceso 510-1P-2015 De oficio se interpretarán los Artículos 190 y 191 de la referida Decisión 4861, puesto que la demandante alega el derecho sobre el nombre comercial RUTA DEL CAFE por el uso en el giro de sus negocios. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Nombre comercial y su protección. Prueba de uso. Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre signo y el título de la obra.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Nombre comercial y su protección. Prueba de uso. La sociedad demandante afirma que es titular del nombre comercial RUTA DEL CAFÉ por lo que la marca solicitada habria sido concedida en violación del literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, en razón de lo cual se analizará este tema. El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial1!.

El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título Xl de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ari xistir.” (Subrayado fuera de texto) “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre_un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” (Subrayado fuera de texto) Proceso 40-1P-2013.

Proceso 5104P-2015 Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social12- Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:13 El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que deriva de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fumdamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho Sí bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. Proceso 45-1P-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial def Acuerdo de Cartagena N* 581, de 12 de julio de 2000. 1.6. 1.7. 1.8.

Proceso 510-1P-2015 concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso constante teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados.

El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. *4- Proceso 24-1P-2011. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2.1. 2.2.

Proceso 510-1P-2015 La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados1$, En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 16, Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables?”.

Dentro del proceso interno, se deberá verificar que el nombre comercial RUTA DEL CAFE, fue utilizado de manera real, sustancial y constante de acuerdo a lo determinado en la presente Interpretación Prejudicial. Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre signo y el título de la obra La demandante considera que al momento de concederse el registro del signo RUTA DEL CAFÉ en favor de CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPITULO EJE CAFETERO RISARALDA se ha incurrido en violación del Artículo 136 Literal b) de la Decisión 486, en donde se consagra la imposibilidad de registro como marca de un signo cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, y en su literal f) se prohibe el registro de un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero. Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial.

Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la Revisar Proceso 99-1P-2014, Revisar Proceso 6-1P-2015. Ibidem. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 510-1P-2015 vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial. 18 Si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor, recae en la figura de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486"- De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del Artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. 12 La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual, 20 En relación con dicha necesidad de protección, el registro en el caso de obras artísticas o literarias es declarativo y no constitutivo de derechos.

Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. 1 Proceso 179-1P-2013. Charria Garcia, Fernando. Derechos de Autor en Colombia. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21 Proceso 98-1P-2014, de 29 de abril de 2015.

“Infracción de derechos de autor”. 10 Proceso 510-1P-2015 2.10.No se debe olvidar que el principio de la protección marcaria no está 2.11. basado solo en la creación, sino en la utilización, es decir se protege un signo compuesto por palabras, letras, gráficos, figuras, etc., que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

Por lo tanto, una marca para ser tal, no necesita tener las características de originalidad, bastará que sea lo suficientemente distintiva frente a un tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios. En este sentido la independencia entre regímenes permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también el registro de su título como marca, pero en este caso no para distinguir la obra, sino para identificar un producto o servicio, Es lo que ocurre con las grandes productoras cinematográficas cuando registran el nombre de sus películas como marcas, para comercializar diferente clase de productos y servicios.

Es Walt Disney el ejemplo más connotado. 2.12. Ahora bien, si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas. Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección del título responde incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente. 2.13.En efecto, es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia, etc.); los comunes o banales (v.g.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.).

Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre titulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas, pero del mismo género.?22 2.14. Si no se concibe un monopolio de explotación sobre una obra carente de originalidad, tampoco puede concebirse un derecho exclusivo sobre un título que adolezca de ese mismo requisito.* 2 22 2 Procesos: 32-1P-1997 de 2 de octubre de 1998.

Marca: Terminator. Proceso 47-1P-2015 de 3 de junio de 2015. Marca: Figura humanizada de una ave (mixta). Proceso 32-1P-97 de 2 de octubre de 1998. Sobre el punto ANTEQUERA PARILLI comentó: “El título de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido. 11 Proceso 510-1P-2015 2.15.

De ahí que la prohibición a que se refiere el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486, deba ser interpretada en concordancia con la protección que se hace del derecho de autor, especificamente en relación con el título de la obra. En consecuencia, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca, resulta indispensable que: - Setrate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión. - El uso de ese titulo (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión. (.) “Al igual que como ocurre con olros medios distintivos, el titulo puede tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el titulo apenas sirve para identificar la obra.

“Así, la diferencia entre los titulos originales, coro la 'Doñía Bárbara' de Gallegos, las 'Lanzas Coloradas' de Uslar Pietri o “El General en su laberinto” de Garcia Márquez, en comparación con los título genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como 'Amor' *Tú'o 'La Noche”.

(..-) “La protección del titulo distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho titulo sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.

“El ámbito apropiado y específico para la tutela del titulo se encuentra en el derecho de autor, como parte de ta obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benin, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el titulo tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal), de manera que los titulos genéricos y los nombre propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o Índole de la obra (v.gr.: “diccionario”, “enciclopedia”, recopilaciones”, etc.), o si se trata de nombres de personajes históricos, histórico-dramálicos o literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal). l.-) Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de ta obra, especialmente para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el título de la misma, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir que se use dicho título para identificar a otra creación, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra.

( )'(Derecho de Autor, 2da. Edición, Tomo l, Caracas Venezuela, 1998, pág. 147. Lo resaltado corresponde a la presente sentencia). 12 Proceso 510-1P-2015 2.16.Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”.

Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcario, y que no existe en el derecho de autor. 2.17.Ello daría lugar a un conjunto de prácticas desleales: sucedería, por ejemplo, si una persona deseara tener el monopolio absoluto de una marca o de muchas, como si fueran notorias, para lo cual le bastaría con crear alguna obra de poca dificultad, ponerle un título más o menos original, y lograr, incluso sin necesidad de inscribirlo en un registro, oponerse a toda marca y respecto de cualquier producto y clase que pretendiera identificarse con cualquiera de esos títulos.

Se pondria en riesgo, como consecuencia, el sentido del derecho marcario, por cuanto resultaría más efectivo acudir sistemáticamente a las oficinas de derecho de autor para registrar tales obras obteniendo de esta manera monopolios absolutos, como si se tratare de marcas notorias, e incluso sin que sea necesario probar la notoriedad, y luego acudir ante la oficina de registro marcario, simplemente para hacer oposiciones o para obtener transacciones ventajosas con base en la supuesta necesidad legal de “autorización” que deba ser otorgada para usar cualquiera de los títulos de dichas obras como marcas. 2.18.

Ahora bien, el literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente: “Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:( ) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”. 2.19.

Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la caracteristica de “originalidad” que ha de tener, por cuanto no se protegen obras genéricas ni banales. 2.20. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas. 13 Proceso 510-IP-2015 Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad. 2.21.Por lo tanto, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 136 del Literal f) de la Decisión 486, deberá considerarse si el título de la obra denominada Proyecto Ruta del Café resulta protegible por el derecho de autor y a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta amparar en el mercado, el signo solicitado RUTA DEL CAFE (denominativo), ocasionaria en el público consumidor un riesgo de confusión. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2012-00306- 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y e Cecilia Luisa Aylló Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 14 Proceso 510-1P-2015 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, fa Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15