TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso: 577-1IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00036 Referencia: Signos mixtos involucrados: FAMISANAR y CAFAM / SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO / FARMACIA COLSUBSIDIO Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 4944, de 4 de noviembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 11 de noviembre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el | Proceso Interno 2008-00036; y, El Auto de 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 577-IP-2016 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: E.P.S. FAMISANAR LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) REPUBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes El 13 de julio de 2006, la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO (en adelante FAMISANAR), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante la SIC), el registro como marca del signo FAMISANAR (mixto)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 16? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, “la Clasificación Internacional de Niza”).
¿3 Famisanar El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 567, correspondiente al mes de agosto de 2006, sin que se haya presentado oposición alguna. El 30 de enero de 2007, mediante Resolución 001487, la Jefa de División de Signos Distintivos de la SIC negó de oficio el registro de la marca FAMISANAR (mixta) por considerar que el signo solicitado reproduce las siguientes marcas registradas para los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza de propiedad de CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM.
Expediente intemo 06-68243. Clase 16.- Publicaciones, revistas, folletos, insertos. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 577-1IP-2016 MARCA GRAFICO CERTIFICADO SERVICIOS CAFAM 183070 Productos quimicos industriales SUPERFARMACIA 273382 Publicidad; COLSUBSIDIO gestión de S negocios A MN comerciales; AS | administración comercial; trabajos de oficina.
FARMACIA 273383 Publicidad; COLSUBSIDIO gestión de negocios comerciales; bars BR] administración comercial; trabajos de oficina. FAMISANAR LTDA, dentro del término legal correspondiente, presentó Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación? en contra de la Resolución 001487 alegando que existe un acuerdo con CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM para utilizar los diseños corporativos y enseñas comerciales de las marcas mencionadas con el propósito de identificación, información o prestación de servicios de estos.
El 27 de marzo de 2007, mediante Resolución 008135, la Jefa de División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el Recurso de Reposición, confirmó la Resolución 001487 estableciendo que el signo solicitado, incurre en presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir que existen similitudes susceptibles de confusión o asociación, y da paso al Recurso de Apelación correspondiente.
El 31 de julio de 2007, mediante Resolución 23870, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el Recurso de Apelación, confirmó la Resolución 001487 alegando causales de irregistrabilidad. Revisado el expediente no reposa la fecha de presentación del Recurso. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
Proceso 577-1P-2016 El 19 de diciembre de 2007, FAMISANAR interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones No. 001487, 008135 y 23870 expedidas por la SIC. El 30 de septiembre de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo136 literal a) de la Decisión 486.
Argumentos de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por parte de E.P.S FAMISANAR Las Resoluciones 001487, 008135 y 23870 contrarian el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Las Resoluciones violan esta normativa andina debido a que la causal invocada no es aplicable al signo FAMISANAR (mixto), toda vez que el mismo no genera riesgo de confusión en el público consumidor, respecto del origen empresarial de los productos que identifica.
Bajo ningún concepto se afecta derechos de terceros. Se viola el derecho del uso de marca registrada a favor de terceros con fines de identificación, información o prestación de servicios consagrado en el Artículo 157 de la Decisión 486. Los signos propiedad de CAFAM y COLSUBSIDIO no están siendo utilizados sin consentimiento de sus titulares, al contrario, se incorporan dichas marcas pretendiendo formar un conjunto marcario.
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM y CAJA COLOMBIANA DE SUBISIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO son socias y dueñas de la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA, CAFAM COLSUBSIDIO FAMISANAR LIMITADA, por lo que existe una relación comercial entre dichas sociedades. CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, autorizó a la sociedad ENTIDAD PROMOTOA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO FAMISANAR LIMITADA de la cual es socia, para utilizar la marca COLSUBSIDIO con los elementos de diseño de imagen corporativa de las marcas y enseña comercial solicitada por FAMISANAR.
De la misma manera, existe la autorización por parte de CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM, a ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR a utilizar la marca CAFAM con los elementos de 4 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 577-1P-2016 diseño de la imagen corporativa y enseña comercial solicitada por FAMISANAR. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio Las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante carecen de apoyo jurídico y sustento legal.
Las Resoluciones emitidas por la SIC relacionadas con la negativa del registro del signo FAMISANAR (mixta) no son contrarias a las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El signo solicitado FAMISANAR (mixto) presenta semejanza con las marcas CAFAM (mixta), SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO (mixta) y FARMACIA COLSUBSIDIO (mixta), existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 4861 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán los artículos 157 y 1595 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se refiere a usos que no Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.)” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se fimite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite at propósito de información al público 5 DO SARoOnN 1.1 Proceso 577-IP-2016 requieren autorización de terceros y a los acuerdos de coexistencia y/o cartas de consentimiento.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
Usos que no requieren la autorización del titular de una marca. Conexión competitiva entre las Clases16 y 35. Acuerdos de coexistencia y/o cartas de consentimiento. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo FAMISANAR (mixto) es confundible con las marcas CAFAM (mixta), SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO (mixta) y FARMACIA COLSUBSIDIO (mixta) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), establece que: y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos,” “Articulo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancias o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.
Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este articulo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de ta marca obedece a causas justificadas.” 6 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 577-IP-2016 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales$, En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.
El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee”. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica? Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006;
Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-1P-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. Proceso 397-1P-2015. Ibidem. Proceso 577-1P-2016 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y o Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 Proceso 577-1P-2016 razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.
El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que identifican servicios de la Clase 35 y distinguen productos de la Clase 16, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de servicios de publicidad o publicaciones, revistas, folletos, etc?! b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 12 1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto, Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 577-IP-2016 Comparación entre signos mixtos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo FAMISANAR — (mixto) con las marcas CAFAM (mixta), SUPERFARMACIA — COLSUBSIDIO — (mixta) y FARMACIA COLSUBSIDIO (mixta), se abordará en este acápite este tema.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico13, La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado?*. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 15 De acuerdo con lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Proceso 12-1P-2014, Proceso 55-1P-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N* 821, de 01 de agosto de 2002.
Proceso 26-1P-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial N* 410, de 24 de febrero de 1999. 10 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 577-1P-2016 2.6.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.6.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado'S, Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.
En este caso, entre el signo FAMISANAR (mixto) y las marcas CAFAM (mixta), SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO (mixta) y FARMACIA COLSUBSIDIO (mixta), al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.1? 2.10.
Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos: 18 16 Proceso $6-1P-2013. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016. Ibidem. 11 2.11. 2.12. 3.1. Proceso 577-IP-2016 a) Si el elemento predominante es el denominativo en tos signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. c) Sial realizarla comparación se determina que en tas marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta Como se indicó, si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 12 Proceso 577-1P-2016 3.2.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo?*? entre los mismos: 3.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.2.2.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.2.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.2.2.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.2.2.4, Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.3. En el presente asunto, como el elemento denominativo en uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?0: 20 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014.
Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015. 13 3.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4, 3.3.5. 3.3.6.
Proceso 577-1P-2016 Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.3.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.3.6.2. Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.3.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos en conflicto. 14 4.1. 4.2. 4.3.
Proceso 577-1P-2016 Usos que no requieren la autorización del titular de una marca En atención al caso específico, es necesario analizar el contenido del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal?!.
Ello en virtud de que el derecho de exclusiva inherente a la marca puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades. En consecuencia, con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones??, El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite el uso en el mercado de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios ofrecidos, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc.
Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, y también pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor”. En consecuencia, el citado Artículo permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca siempre que se cumplan determinadas condiciones establecidas en dicho artículo.
Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho del uso de los mismos por parte de terceros?”!. 21 23 24 En ese sentido, Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C N* 177 de 20 de abril de 1994; citado en el Proceso 2-Al-96, publicado en la G.O.A.C. N* 289 de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C N? 291 de 3 de setiembre de 1997.
Cf. Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Juridica del Titular de ta Marca”. En: Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649; citado en la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 89-IP-2011 de 20 de junio de 2012, asunto: “infracción a los derechos de propiedad intelectual.” Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 17-1P-2013 de 10 de abril de 2013, marca: “ALIZZ CERAMIC ION (mixta).” Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 89-1P-2011 de 20 de junio de 2012, ya citado, y aquella expedida dentro del Proceso 101-1P-2013 de 22 de mayo de 2013, asunto: “infracción de derechos de propiedad intelectual.” 15 4.4. 4.5. 4.6.
Proceso 577-IP-2016 a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo. Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular registral y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico?*. b) Un nombre geográfico. En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole, por un lado, el del titular registral y, por otro tado, el interés público que necesita del uso general de ese nombre geográfico?*, c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.
Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante?”, En primer lugar, cabe destacar que el Artículo 157 de la Decisión 486, al indicar que el uso de “cualquier otra indicación cierta" relativa a "otras características” de los productos o servicios ofrecidos constituyen, bajo las condiciones mencionadas precedentemente, una excepción al derecho al uso exclusivo de la marca, estableciendo un numerus apertus de posibles indicaciones relativas a características del respectivo producto o servicio, En otras palabras, cualquier indicación cierta relativa a cualquier característica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Artículo 157.
A este respecto, este Tribunal ha señalado que el Articulo comentado no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a 'propósitos de identificación o de información', debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen 'cualquier indicación cierta”, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre 25 26 27 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMP!).
“Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre ta observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial”. Documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13. Ibidem. OMPI. “Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial”.
Op. Cit. 16 4.7. 4.8. 4.9. Proceso 577-IP-2016 la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca?8, 5 En segundo lugar, resulta necesario desarrollar las condiciones del uso requerido para la configuración de la presente excepción o limitación al derecho al uso exclusivo sobre una marca. En tal sentido, el Artículo 157 de la Decisión 486 establece las siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la excepción comentada: a) Que se haga de buena fe. b) Que no constituya uso a título de marca. c) Que se limite a propósitos de identificación o de información. d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
Finalmente, es preciso indicar que las mencionadas condiciones deben presentarse de forma concurrente, es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente Interpretación, es indispensable que el uso en el comercio de la indicación comentada cumpla con las condiciones previamente explicadas. Respecto del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una marca registrada por un tercero, no requiere la autorización del titular de la marca siempre y cuando se la utilice para las siguientes finalidades: 4.9.1.
Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; 4.9.2. Ofrecer en venta; 4.9.3. Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; 4.9.4. Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada. 4.10.En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este 4.11.
Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica"?2 Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del Artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad 28 29 Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 69-1P-2000, asunto: “acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. N* 690, de 23 de julio de 2001.
Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, publicado en la G.O.A.C. N* 2039, del 09 de abril de 2012. 17 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. Proceso 577-IP-2016 informativa, (ii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos y; iv) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial.
La noción de “buena fe”, como el primer de los requisitos de licitud consagrados por el Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunai ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”. 3 En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios*!, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.
El segundo requisito, que no constituya uso a título de marca, es decir, que quien la utilice, identifique plenamente que el titular es un tercero y que el consumidor no considere que el servicio o producto proviene de quien lo está anunciando. El tercer requisito, que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público engloba varios elementos y/o características.
El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son??: ¡) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención 31 EY] JAECKEL KOVAKS, Jorge.
“Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137- IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. N* 1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-1P- 2007.
Proceso 69-1P-2000. Proceso 40-1P-2011. 18 Proceso 577-1P-2016 a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones. 4.16.Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del Artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”, es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios. 4.17.La publicidad (y, por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad.
Los anuncios — cualquiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos. 4.18.El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios*3, 4.19, Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad.
El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto y/o servicio, por ejemplo, diferente a la realidad, 4.20. Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que van a adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen.
Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los 33 Proceso 137-iP-2009. Caso: Competencia desleal e infracciones a las normas de la Publicidad en Defensa del consumidor. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1831 del 07 de mayo de 2010.
Ibidem. 19 4.21. Proceso 577-1P-2016 oferentes para atraer a los consumidores; y, por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado. Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado.
En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las caracteristicas del producto y/o servicio, su naturaleza, el precio, etc. Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores'6, 4.22.
Finalmente, el cuarto requisito de licitud del Artículo 157 respecto del uso de una marca ajena es que no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 4.23. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.
Así, el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos y/o servicios provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos””. 4.24.
Si se cumplen los requisitos arriba mencionados de manera concurrente, el titular de una marca _no podrá impedir su uso por parte de un tercero. 4.25. Corresponde por tanto a la autoridad nacional, verificar si en el caso concreto el uso del signo FAMISANAR (mixto) está dentro de los lineamientos antes citados. 35 36 y Ibidem. Proceso 101-IP-2013.
Ibidem. 20 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 577-1P-2016 Conexión competitiva entre las Clases16 y 35 En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado FAMISANAR (mixto) para proteger productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con las marcas mixtas CAFAM, SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO y FARMACIA COLSUBSIDIO para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.38 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes,3 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta 39 Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciates recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 21 b) Proceso 577-IP-2016 claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. 22 5.5. 6.1. 6.2.
Proceso 577-1P-2016 d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
Acuerdos de coexistencia y/o cartas de consentimiento Los acuerdos de coexistencia de marcas son aquellos convenios que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, y en los cuales las partes contratantes adoptan las estipulaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos de cada empresa.
El solicitante, argumentó la existencia de una autorización por parte de los titulares de las marcas previamente registradas. 40 León y León, Gustavo. “Derecho de Marcas en la Comunidad Andina", tera Edición, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p. 391. 23 6.3. 6.4, 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. Proceso 577-1P-2016 En lo referente a los acuerdos de coexistencia pacífica, el segundo párrafo del Artículo 159 establece que;
“( ) En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar todas las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate ( )” Si bien existe autorización expresa en el presente caso por parte de los titulares de las marcas registradas a favor del solicitante, existiendo entre los mismos una vinculación y relación empresarial, se debe tomar en cuenta que lo que debe primar es el evitar la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor, y está en manos de la autoridad determinar la existencia o no de este riesgo, poniendo el interés general del público consumidor por sobre el interés particular de las partes.
Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza. *! El Tribunal ha precisado, además que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. 2 En el marco de la norma referida, se entiende que los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías y/o servicios de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión. De igual manera reiterando lo expresado en la Interpretación Prejudicial 96-1P-2011, se puede afirmar que: ( ) De esta manera los acuerdos de coexistencia de marcas, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes: “ 4 42 43 Proceso 57-1P-2002.
Proceso 104-1P-2003. Proceso 104-IP-2002. Proceso 62-1P-2014. 24 Proceso 577-1P-2016 6.8.1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancias o productos y/o servicios. 6.8.2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 6.8.3.
Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. 6.9. En el presente caso, se deberá analizar si entre los signos FAMISANAR (mixto) y las marcas CAFAM (mixta), SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO (mixta) y FARMACIA COLSUBSIDIO (denominativa) el riesgo de confusión en el público consumidor persiste, pese a la autorización existente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00036, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Mi B Cecilia Luisa e dmeros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO A 1 lr Herná ero Zámbrano Hugo Ramiro Gómez Apac AGISTRADO MAGISTRADO 25 Proceso 577-IP-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros —61 PRESIDENTA SÉCRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26