(s[a) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2017 Proceso: 83AP-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante + Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00060 Referencia + Signos involucrados ACEITUNO (mixto) y signo figurativo Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3024 del 18 de septiembre de 2015, recibido via correo electrónico el 21 de marzo de 2017, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00060, y;
El Auto del 24 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Ny (, 1. Partes en el Proceso Interno "0 Demandante: Sociedad Cultivos y Semillas El Aceituno Limitada 1, 2.1. 2.2. 2.3. Proceso B3-1P-2017 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Société Des Produits Nestlé S.A. Hechos relevantes El 11 de septiembre de 2007, Société Des Produits Nestlé S.A. (en adelante, Nestlé) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, solicitud de registro como marca de un signo figurativo para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.* VU CLARD AMARILLO: Pr ¿ e] 1 | | e xs y / ( ¿ 160 VERDE LAsCu OSCUHD El 31 de octubre de 2007 se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial.
El 13 de diciembre de 2007, dentro del plazo legal, Sociedad Cultivos y Semillas El Aceituno Limitada. (en adelante, Cultivos y Semillas) formuló oposición contra el registro del signo figurativo solicitado en base a sus siguientes marcas mixtas: MARCA CERTIFICADO | CLASE PRODUCTOS Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones Clase_30: Café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café; café helado, sustitutos del café, extractos sustitutos del café, preparaciones y bebidas hechas en base a sustitutos del café; chicoria; té, extractos de te, preparaciones y bebidas hechas a partir de té, té helado; preparaciones hechas a base de malta; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate, productos de chocolatería; confitería, golosinas, caramelos, azúcar; goma de mascar, edulcorantes naturales; productos de panadería, pan, levadura artículos de pasteleria; biscochos, tartas, galletas, barquillos, postres, budines, helados comestibles, helados comestibles a partir de agua, sorbetes, confitería helada, tartas heladas, cremas heladas y/o postres helados y/o yogurts helados; miel y sustitutos de la miel; cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer; preparaciones de cereales; arroz, pastas alimenticias, tallarines, productos alimenticios hechos a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados; pizzas; sándwich; mezclas de pastas alimenticias y polvos para pasteles; salsas; salsa de soya;
Kétchup; productos para aromatizar y sazonar los alimentos, especies comestibles, condimentos, salsas para ensaladas, mayonesa, mostaza, vinagre. 2 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 83-1P-2017 151846 30 hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas A (condimentos); especias; hielo.
ACEMUNO Ip 2 ÉS, Y Y WN Productos agrícolas, hortícolas, — forestales y granos, no comprendidos (Y) en otras clases; animales 198567 31 vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales, malta. Se excluye expresamente: aceitunas y su árbol y el árbol conocido como aceituno. El 19 de mayo de 2008, por Resolución 015118 la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró infundada la oposición formulada y, en consecuencia, concedió el registro del signo solicitado a favor de Nestlé. El 4 de julio de 2008, Cultivos y Semillas interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 015118.
El 25 de julio de 2008, mediante Resolución 25954, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 015118. El 20 de agosto de 2008, mediante Resolución 29594, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 015118.
En enero del 2009, Cultivos y Semillas presentó demanda contencioso administrativa ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a fin de que se anulen las resoluciones administrativas mencionadas. Con fecha 27 de noviembre de 2009, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia emitió el auto que admitió a trámite la demanda interpuesta.
Proceso 83-1P-2017 2.10.El 16 de marzo de 2011, la SIC contestó la demanda. 2.11.El 17 de marzo de 2011, Nestlé contestó la demanda. 2.12.El 6 de noviembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1 5.2 Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial.
Argumentos de la demanda presentada por Cultivos y Semillas La marca solicitada no cumpliría con el requisito de distintividad ya que es idéntica a las marcas mixtas ACEITUNO anteriormente registradas por Cultivos y Semillas bajo Certificados 151846 y 198567. El elemento predominante de la marca ACEITUNO es el elemento gráfico, por su tamaño y ubicación. Los signos presentan confusión visual porque tienen como elemento predominate un racimo de trigo sin que la marca solicitada presente algún elemento que logre diferenciarla.
Como las marcas presentan un racimo de trigo, las dos evocan el mismo concepto, que es una planta de trigo. Los signos protegen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no es posible su coexistencia en el mercado. Argumentos de la contestación presentada por la SiC Se observa que los signos cuentan con elementos que permiten hacerlos disímiles visualmente por lo que no son semejantes.
Si bien comparten una característica que evoca una rama de un árbol, ello no es suficiente para generar riesgo de confusión en el mercado. Al no presentarse identidad entre los signos confrontados, los signos pueden coexistir en el mercado aun presentando productos conexos, dado que los signos confrontados no presentan riesgo de confusión. Argumentos de la contestación presentada por Nestlé La marca solicitada es distintiva y constituye un signo apto para identificar productos en el mercado.
Los signos tienen rasgos que las diferencian tanto en el aspecto visual como conceptual. 4 5.3 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. Proceso 83-1P-2017 El aspecto denominativo de la marca ACEITUNO es la parte más distintiva y en la figurativa el visto bueno. No hay confusión conceptual dado que el signos solicitado representa la idea de un visto bueno y la marca registrada ACEITUNO indica la planta que produce la aceituna.
Cada signo tiene rasgos y características que los diferencian ente si y no presentan similitudes de orden visual. El único elemento en común es una pieza de material vegetal, que no puede ser monopolizada por titular de marca alguno. Nestlé ya es titular de una marca figurativa semejante a la que ahora se solicita, por lo que la marca solicitada debe ser considerada como una marca derivada.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.? No procede la interpretación del Artículo 134 precitado, toda vez que no ha sido materia controvertida durante el procedimiento administrativo qué signos son aptos para constituir una marca.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto a servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logofipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; £) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolluras; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( J”. A SN 1.4 1.2. Proceso 83-1P-2017 Por lo tanto, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la referida Decisión, toda vez que dicha causal de irregistrabilidad es materia controvertida. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. La confusión ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y figurativas. Conexión competitiva entre los productos de las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. Marca derivada. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En el proceso interno se discute si la marca figurativa solicitada es confundible o no con las marcas ACEITUNO (mixtas), por lo que resulta pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (-) a) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación;
(.J” Como se desprende de estas disposiciones, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero o a un nombre comercial protegido, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión 1.3.
Proceso 83-1P-2017 (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3 a) b) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo a indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:1 a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016.
Ibidem. Proceso 83-1P-2017 1.4. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*? La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de comsumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos a) b) en momentos diferentes. c) d) competente.
El Ibidem. 4.5. 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 83-1P-2017 profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 6 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En conclusión, en el caso en análisis se deberá verificar si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado. Comparación entre marcas mixtas y figurativas En el presente caso, el signo solicitado es figurativo y contra dicho registro se opuso el titular de las marcas ACEITUNO (mixtas), por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos.
Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto.” Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento denominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o gráfico.
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.3 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 9 po 2.4. 2.5. Proceso 83-1P-2017 Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. (ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
(iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro10, (iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.
(v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (vi) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.*! n Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 320-1P-2014 de fecha 3 de febrero de 2015.
Ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 161-1P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015. Ibidem. 10 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 83-1P-2017 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de dichos signos con el signo figurativo, de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Conexión competitiva entre los productos de las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza Considerando lo expuesto por las partes, dado que el signo solicitado pretende identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca registrada base de la oposición identifica productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde analizar el tema referido a la posible conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distingue la marca registrada.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.12 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, 13 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior _no determinarán la Similitud ni ta disimililud de tos productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de Junio de 2018, 11 b) Proceso 83-1P-2017 El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. 12 3.5. 4.2. 4.3.
Proceso 83-1P-2017 d) Los canales de aprovisionamiento, distribución «o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
Marca derivada. Dado que Nestlé alega que ya es titular de una marca figurativa y que el signo solicitado sería una marca derivada, corresponde abordar este tema. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo. 14 En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, en los Procesos 59-IP-2012, 90-IP-2012, 12-1P-2014, 198-1P-2013, 156-IP-2015, 431-1P-2015, 439-1P-2015, este Tribunal ha establecido lo siguiente: “Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación De modo referencial, ver Procesos 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015 y 140-1P-2007 del 4 de diciembre de 2007. 13 TE 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2.
Proceso 83-1P-2017 con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.” Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.15 Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.16 Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.
Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.
Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones En atención a que Nestlé alega que ya es titular de una marca registrada con anterioridad, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo Il de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de 15 16 De modo referencial, ver Proceso 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Ibidem. 14 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
Proceso 83-1P-2017 registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.?*? Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.18 En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 1? En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes.
En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros.?0 De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado pais, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad del mismo país que denegó el registro.?1 Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.?2 Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 640-1P-2015 del 26 de agosto de 2018.
Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. 15 5.9. Proceso 83-1P-2017 realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas oposiciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro.
En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como de la concesión o de la denegación del registro solicitado.23 Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.?2* 5.10.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites 5.11 a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.25. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que este cuente con registro de marca en otros países miembros o no de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros paises miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 5.12.
Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de Propiedad Intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. 2 24 25 Ibidem.
Ibidem. Ibidem. 16 Proceso B3-1P-2017 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2009-00060, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. l mm _- Cecilia Luísa AJA Quinteros is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gá lac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, Cecilia Luisa Ayllerí Quinteros el la PRESIDENTA SÉ CRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17