TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2017 Proceso: 84-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00073 Referencia: Signos involucrados METLINA (denominativo) y METSULINA (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0440, de 8 de febrero del 2016, recibido vía correo electrónico el 9 del mismo mes y año, mediante el cuai, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00073; y, El Auto del 26 de agosto del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: GRUFARMA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. Proceso 84-1P-2016 Tercero Interesado: LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A.S. Hechos relevantes. E1 28 de marzo del 2007, LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A. (en adelante, METLEN) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), de la República de Colombia, el registro como marca del signo METLINA (denominativo)' para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza) 2.

El 31 de mayo del 2007, la solicitud de registro del signo fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 576, y dentro del término oportuno, GRUFARMA S.A. presentó oposición? por ser titular en Colombia de la marca registrada METSULINA (denominativa)* para distinguir productos de la Clase 5% de la Clasificación Internacional de Niza.

El 27 de junio del 2008, mediante Resolución 22834, el Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición presentada por GRUFARMA $. A. y concedió el registro como marca del signo METLINA (denominativo) a favor de METLEN, al considerar que las marcas no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor.

GRUFARMA S. A., presentó Recurso de Reposiciónf y, en subsidio, de Apelación contra la Resolución 22834 de 27 de junio de 2008, los cuales fueron resueltos el primero mediante Resolución 27399 de 30 de julio de 2008 y el segundo mediante Resolución 32525 de 29 de agosto de 2008, en ambos casos confirmando la Resolución 22834. El 19 de enero del 2009, GRUFARMA S. A. presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las Resoluciones 22834, 27399 y 32525 dictadas por la SIC.

Expediente Administrativo: 07.080840. Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas".

No consta en el expediente la fecha en la que se interpuso oposición al registro del signo solicitado. Certificado: 284.166. Clase 5: Productos farmacéuticos de consumo humano. En la revisión del expediente no se ha encontrado la fecha de presentación de los recursos ¿GN AN 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 84-IP-2016 El 23 de abril del 2013, la SIC dio contestación a la Acción de Nulidad presentada por GRUFARMA $.

A. Mediante Auto del 30 de junio del 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentados por GRUFARMA S. A. “( ) La expresión METLINA carece totalmente de fuerza individualizadora y por ende de los elementos esenciales para que pueda jurídica y válidamente ser aceptable como marca”.

“( ) La expresión METLINA reproduce la parte fundamental de la marca de mi representada METSULINA, pues tienen consonantes coincidentes (M-T-L-N), en la misma secuencia, donde la única diferencia entre las dos está dada por la existencia de las letras SU en el intermedio de la expresión que sirve de fundamento a la posición lo que no genera diferencia alguna y no es capaz de dotar al signo de la distintividad requerida”. *( ) Es evidente que la distribución de las letras en cada uno de éstos signos distintivos, en vez de producir una pauta diferenciadora importante, lo que hace es generar un impacto visual idéntico entre las dos expresiones, y el consumidor medio no podrá distinguir con facilidad el origen de cada una de estas marcas”.

“( ) La marca cuyo registro se objeta, es en exceso similar a la marca de mi representada, lo cual no puede permitirse más aun cuando los signos amparan productos idénticos, productos farmacéuticos de uso humano, los cuales se consiguen y expenden en los mismos lugares, tienen las mismas formas de comercialización y al mismo tipo de consumidor, lo que va a generar riesgo de confusión y asociación al consumidor, con las consecuencias que ello acarrea para la salud humana”.

“( ) Desde el punto de vista fonético, atendiendo la organización estructural de los signos en conflicto, vemos como las marcas enfrentadas presentan similitudes derivadas de su pronunciación sucesiva, por cuanto emiten un sonido exactamente igual, difícil de distinguir por el consumidor en el momento de adquirir el producto. Lo anterior obedece a que las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, de lo cual puede concluirse su semejanza”.

Y y Proceso 84-1P-2016. ( ) Las marcas presentan similitud capaz de generar confusión y asociación tanto en el plano fonético como en el visual, y amparan exactamente los mismos productos”.. ( ) En este caso considerando que las marcas enfrentadas son productos farmacéuticos, las reglas de cotejo marcario deben ser aplicadas de manera aún más estricta, pues una similitud que en el caso de cualquier otro producto no sería relevante, pero en el caso de marcas farmacéuticas es determinante de confundibilidad”.

“( ) En cuanto al riesgo de asociación que existe como consecuencia de la similitud entre los signos, podemos decir que este aspecto es de vital importancia en el caso que nos ocupa y por si sólo justifica y es argumento suficiente para determinar la coexistencia de las marcas enfrentadas”. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentados por la SIC - “( ) los signos enfrentados “METLINA” y “METSULINA”, después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo anterior, por cuanto analizadas en conjunto, cuentan con estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas que las hacen fácilmente diferenciables en el mercado por parte de los consumidores, puesto que la marca registrada (MET-SU-LI-NA) cuenta con una mayor extensión, cuatro (4) sílabas y nueve (9) palabras, mientras que la marca concedida (ME-TLI-NA) tiene una menor extensión, tres (3) sílabas y siete (7) letras”..

( ) A pesar de que coinciden las letras (MET) y (LINA), examinados en conjunto de manera no fraccionada, METLINA/ METSULINA/ METLINA/ METSULINA, la marca concedida resulta en entidad nueva, perceptible visual y fonéticamente de una manera distinta e individualizada, no siendo susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación". Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad de parte de METLEN, Tercero Interesado “( ) Las marcas en conflicto presentan diferencias, visuales, ortográficas, fonéticas y gramáticas que las hacen sustancialmente diferentes la una de la otra.

( ) La marca METLINA tiene 7 letras y la marca METSULINA tiene 9 letras, ( ) la marca METSULINA contiene la sílaba SU qué le da suficiente grado de distintividad, respecto de la marca METLINA, ( ) la marca METSULINA está compuesta por 4 sílabas mientras que la marca METLINA por 3 sílabas, ( ) la marca METSULINA posee 4 vocales, mientras que la marca METLINA posee 3 vocales”. [| -— y A 5.2. 14.1.

Proceso 84-1P-2016 *( ) Habiendo hecho un análisis de las marcas en conjunto, de manera sucesiva, y tomando en cuenta todas las diferencias que presentan desde los tres puntos de vista expuestos, se puede llegar a la conclusión de que por ser la marca METLINA, claramente diferenciable de la marca METSULINA, debe concluirse entonces que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio otorgando el registro para la marca nominativa METLINA, poseen total legitimidad por ser ajustados a Ley, de manera conforme al Artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudiciai de los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486” por ser lo procedente. No procede la interpretación el Artículo 135 Literal b) de la antes referida Decisión 486, pues el caso concreto se refiere a la oposición al registro de un signo sobre ta base de una causal relativa de irregistrabilidad.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Iirregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En el proceso interno, GRUFARMA $. A. presentó oposición al registro del signo METLINA (denominativo) solicitado por METLEN, sobre la base de la existencia de la marca previamente registrada METSULINA (denominativa)? también para distinguir productos de la Clase 5 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión a de asociación. ( )” Certificado: 284.166. 1.2. 1.3. 1.4, 1.5.

Proceso 84-IP-2016 Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, resulta pertinente referirnos a la primera de las prohibiciones contenidas en el Artículo 136 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la cual se establece: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. Como se desprende de esta disposición, no es registrabie un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.2 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 6 1.6. Proceso 84-IP-2016 ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:10 a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 1! a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Ibidem. lbidem.

O a d) Proceso 84-1P-2016 Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, si es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería??. 1.7.

Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con los signos denominativos METLINA y METSULINA, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente.

Comparación entre signos denominativos.. Como la controversia radica en la confusión de marcas denominativas (METLINA / METSULINA), es necesario que se proceda a compararlas teniendo en cuenta que los signos de tai naturaleza están conformados Proceso 9-1P-2001 del 27 de abril de 2001. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 84-IP-2016 por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.

Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?3 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.14 Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.4.1.

Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.4.2. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.4.3.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.4.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10. Proceso 378-1P-2015, p 11. y E 2.5. 2.6.

Proceso 84-1P-2016 2.4.5. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.15 Como ejemplo tenemos el lexema “deport” en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?5. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 2.4.5.1. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.4.5.2.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 2.4.5.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.

RAE: unidad minima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: Y ) 1. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram.

Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural”. 10 Proceso 84-IP-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2009-00073, la que deberá adoptarila al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA is Vergara Quintero MAGISTRADO 7 Hugo Ramiro MAGISTRADO Apac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

PRESIDENTA | SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11