TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2017 Proceso: 10-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-00239-00 Referencia: Signos involucrados: HUEVOS SANTA REYES MAMÁ GALLINA (denominativa) vs. EL TÍO GALLINA (denominativo) y EL TÍO GALLINA “LO NUESTRO ES LO MEJOR” (mixto).
Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 5337, de 12 de diciembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 11 de enero de 2017, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-00239-00.
LA El Auto de 13 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno | Demandante: SANTA REYES S.A.S. (antes, SANTA REYES S.A.) Y 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. Proceso 10-1P-2017 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes El 5 de julio de 2013, SANTA REYES S.A. (en adelante, SANTA REYES) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro del signo como marca HUEVOS SANTA REYES MAMÁ GALLINA (denominativo)?, para distinguir productos de la Clase 29? de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas”, instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El extracto de la referida solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 671 sin que se hayan presentado oposiciones en su contra. El 25 de septiembre de 2013, mediante Resolución 56154, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, denegó de oficio la solicitud del signo, por la existencia previa de las marcas EL TÍO GALLINA (denominativa)? y EL TÍO GALLINA “LO NUESTRO ES LO MEJOR” (mixta)', registradas a nombre de INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL TÍO GALLINA S.A.S., para identificar productos de la Clase 295 de la Clasificación Internacional de Niza.
“Lo Nuestro es lo Mejor” Dentro del término oportuno, SANTA REYES interpuso recurso de apelación? en contra de la Resolución 56154. El 24 de noviembre de 2014, mediante Resolución 69552, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, ratificó la Resolución 56154. Expediente 13-159515.
Clase 29: Huevos. Certificado 399605. Cenificado 436431. Clase: 29: Came, pescado, aves y caza; extractos de came; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. De la revisión de expediente no se ha podido determinar la fecha de presentación del recurso. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1.
Proceso 10-1P-2017 SANTA REYES interpuso, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 56154 y 69552. El 15 de octubre de 2015, la SIC presentó contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. El 8 de julio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial.
Argumentos de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por SANTA REYES SANTA REYES al solicitar el registro del signo HUEVOS SANTA REYES MAMÁ GALLINA (denominativo) reivindicó la expresión GALLINA como explicativa, en consideración a la gran cantidad de marcas registras y vigentes para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza que contienen dicha palabra.
Las palabras genéricas o de uso común MAMÁ y GALLINA son vocablos de dominio público y por lo tanto no es posible que limite o impida que los empresarios en el mercado los sigan usando, y mucho menos en el caso del signo solicitado, el cual incorpora más elementos distintivos. La SIC no toma en cuenta que los signos base de la denegatoria, coexisten pacíficamente con otras marcas que contienen las palabras idénticas MAMÁ y TÍO para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Los signos en conflicto poseen diferencias conceptuales, estructurales y gramaticales que permiten su diferenciación. El signo solicitado está compuesto por cinco palabras, mientras que las marcas registradas por solamente dos. El único elemento en común es la palabra GALLINA, la cual es genérica o de uso común para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
El prefijo, composición silábica y estructural de cada signo son diferentes. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad y restablecimiento presentada por la SIC El signo solicitado HUEVOS SANTA REYES MAMÁ GALLINA imita el concepto e idea que transmiten las marcas registradas EL TÍO GALLINA y EL TÍO GALLINA “LO NUESTRO ES LO MEJOR", toda vez que dentro de su estructura gramatical, incluye la frase "MAMÁ GALLINA”, la cual resulta similar a la frase “TÍO GALLINA” que caracteriza a las marcas previamente 3 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
Proceso 10-IP-2017 registradas, si se considera que las dos expresiones: MAMÁ y TÍO, hacen referencia a un parentesco familiar, lo que llevará al consumidor a asociar ambas marcas, considerando que identifican productos provenientes del mismo empresario. El signo solicitado generaría irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que distinguen las marcas registradas, considerando erróneamente que provienen del mismo origen.
Ambos signos identifican los mismos productos. El signo solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 135 literal a) de la Decisión 486, en razón de lo cual no pudo ser concedida. Los actos expedidos por la SIC no son nulos, ya que se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables a marcas. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 134.-_A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.” Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
Cc) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; [) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad: €) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; 8) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 1) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 4 Proceso 10-1P-2017 g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; ) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos O para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad: k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; 1) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; 0) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad O su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.” pumas 1.1.
Proceso 10-IP-2017 No procede la interpretación del Artículo 134 por cuanto la controversia discutida ante el Tribunal consultante no versa precisamente sobre la aptitud distintiva intrínseca del signo solicitado, sino respecto de la extrínseca. No se interpretará el Artículo 148, ya que en el proceso interno no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
Procede únicamente la interpretación del Artículo 135 limitándoselo a los literales f) y g) para analizar los signos genéricos y de uso común, y el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 al argumentarse que el signo solicitado se confunde con las marcas registradas previamente, y el Artículo 150 para analizar el examen de oficio que debe realizar la Oficina de Marcas.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud figurativa o gráfica, ortográfica, fonética y conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos compuestos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Signos genéricos. Signos de uso común. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario.
De oficio, autónomo, motivado e integral. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud figurativa o gráfica, ortográfica, fonética y conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso intemo, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo HUEVOS SANTA REYES MAMÁ GALLINA (denominativo), solicitado por SANTA REYES, y las marcas EL TÍO GALLINA (denominativo), EL TÍO GALLINA “LO NUESTRO ES LO MEJOR” (mixta), registradas a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL TÍO GALLINA S.A.S., sobre la base de la cual se denegó de oficio la solicitud de registro presentada.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 10-1P-2017 En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
AA Coro se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor$, a) Elriesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en Véase, a modo referencial, ta Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, Pp. 9-10. 1.5. b) a) Proceso 10-1P-2017 cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos controntados?.
Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la O las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?0, Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan!!, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante??, Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:!3 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-1P-2013, p. 5; y el Proceso 519-1P-2015, p. 6. Ibidem. En ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-201 5, pp. 11-12, Ibidem.
Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-201 5, p. 8. 1.6. 1.7. Proceso 10-1P-2017 Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diterencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención a! adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.1* b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.*5 En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria?*, Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles*?.
Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, 14 15 16 Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12;
Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyárló és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 1.8. 1.9.
Proceso 10-1P-2017 en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz!?, Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor'?, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir, De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.
En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables?!, 1.10. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al 2.1. analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos denominativos compuestos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado HUEVOS SANTA REYES MAMÁ GALLINA (denominativo) y la marca denominativa EL TÍO GALLINA es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por 18 Véase, en ese sentido, la interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015. En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015, Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citado. 10 2.2. 2.3. 2.4, Proceso 10-1P-2017 elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.?2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciario de otros existentes en el mercado,28 Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.
De hecho, no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.2* En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas:?5 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?, 22 23 24 25 26 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem. Ibidem. Ibidem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Delinición de “lexema”- Unidad mínima con significado léxico que no presenta moríemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. 1 2.5. Proceso 10-1P-2017 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport- ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.27 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto,.
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto, c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:28 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 27 28 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos moriemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero.
Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 2.6. Proceso 10-1P-2017 b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.
Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. €) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. fi Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera o no existir entre los signos en conflicto. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado HUEVOS SANTA REYES MAMÁ GALLINA (denominativo) y la marca mixta EL TIO GALLINA “LO NUESTRO ES LO MEJOR” registrada a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL TÍO GALLINA S.A.S. es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denormninativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
En el punto 2.2. del tema 2 se explicó que se entiende por signos denominativos, por su parte, los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 13 E 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3.
Proceso 10-1P-2017 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?? En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, se deberán seguir las reglas para este tipo de signos, previamente enunciadas en el numeral 2 de la presente interpretación. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado HUEVOS SANTA REYES MAMA GALLINA (denominativo) y la marca mixta EL TÍO GALLINA “LO NUESTRO ES LO MEJOR” (mixta).
Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Signos genéricos SANTA REYES afirmó en su demanda que las palabras MAMÁ y GALLINA son genéricas y por tanto vocablos de dominio público, por lo que se profundizará sobre la prohibición de registro de signos genéricos.
El literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta 29 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 14 4.4, 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3.
Proceso 10-1P-2017 frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate*, La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo?!, Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza?2, En el caso concreto se debe determinar si las palabras MAMÁ y GALLINA son genéricas en la Clase 29 de la Clasificación Intemacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo.
Signos de uso común La actora enuncia que las palabras MAMÁ y GALLINA se utilizan por varios titulares en distintas marcas registradas en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo de uso común, por lo que se analizará este tipo de signos. El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, sin embargo, si las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro.
El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras de uso común se deben excluir del cotejo marcario%, Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Esta es una excepción al principio de que el cotejo a y Proceso 164-1P-2012, Ibidem.
Proceso 110-1P-2015. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. 15 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. Proceso 10-1P-2017 de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo%, La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Hacerio constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos?5, Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como veremos a continuación, La marca débil Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.
En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva?”, Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”.38 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un 36 37 Proceso 12-1P-2014, Ibidem.
Ibidem. Proceso 30-IP-2013. BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo ll, 1984, pp. 78 y 79. 16 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. Proceso 10-1P-2017 privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.32 Examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario.
De oficio, autónomo, motivado e integral Dentro del proceso interno, no se presentaron oposiciones en contra de la solicitud del signo denominativo HUEVOS SANTA REYES MAMÁ GALLINA, y al realizar el examen de registrabilidad se denegó de oficio el signo por la existencia previa de las marcas EL TÍO GALLINA y EL TÍO GALLINA “LO NUESTRO ES LO MEJOR”.
Además, el Consultante solicita la interpretación del Artículo 150 de la Decisión 486, por lo que se hace necesario analizar este tema. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones%, Si bien las Oficinas Nacionales Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas*?, En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.
De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Paises Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que negó el registro*?, 39 40 41 42 OTAMENDI, Jorge.
“Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191 y 192. Proceso 17-1P-2013, Proceso 61-1P-2014, Proceso 71-1P-2007. 17 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. Proceso 10-1P-2017 En cuanto a sus propias decisiones, el Título Il de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen*: 6.6.1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 6.6.2.
El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 6.6.3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.
Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en 43 Proceso 180-IP-2006, 18 6.9. 6.10.
Proceso 10-1P-2017 cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares, El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado%5, No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga limites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos*, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2015-00239-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. r |: ) an Cecilia Luisa Ayllón Quinteros CO Rafáel Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO L Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 44 Proceso 61-1P-2014, 45 Ibidem. 46 Ibidem. 19 Proceso 10-1P-2017 De acuerdo con el Artículo 90 de! Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 20 07 le Cecilia Luisa Ayllón Quinteros e García. PRESIDENTA SECRETARÍO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.