TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2017 Proceso: 206-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2006-00239 Referencia: Marca: POWER TAXI (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1754 de 6 de mayo de 2016, recibido via correo electrónico el 10 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del primer párrafo del Articulo 134 y de los literales a), b), c), e), f) y g) y del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N? 2006-00239.

El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: PELÁEZ HERMANOS S.A. Y BATERÍAS WILLARD S.A. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 2.1. Proceso 206-IP-2016 Tercero Interesado: COÉXITO S.A. Hechos Relevantes El 6 de mayo de 2004, COÉXITO S.A.S. (en adelante, COÉXITO), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, SIC), el registro del signo mixto POWER TAXI, para la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

SOLICITADO SIGNO | NATURALEZA | EXPEDIENTE | CLASE | REPRESENTACIÓN AS Bores l POWER l. LUAX oo Mixta 04041576 | 9 E, ibi Suc e sones a 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. El 30 de julio de 2004, se publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 542. No se presentaron oposiciones. El 26 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 29101 concedió el registro del signo solicitado.

PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. (en adelante PELAEZ HERMANOS y BATERÍAS WILLARD), presentaron demanda de nulidad en contra la SIC, cuya pretensión principal consistió en que se declarara la nulidad del anterior acto administrativo.? El 31 de mayo de 2007, la SIC presentó escrito de contestación de la demanda. El 31 de mayo de 2007, COÉXITO contestó la demanda.

Mediante auto de 22 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República Clase 9: Todo tipo de baterias, acometidas de líneas eléctricas; acoplamientos eléctricos; acidómetros para acumuladores; cajas de acumuladores; acumuladores eléctricos; aparatos para la carga de acumuladores eléctricos, acumuladores eléctricos para vehículos alarmas.

De los documentos enviados por el consultante resulta ilegible la fecha en que se presentó la demanda. 3.1. 3.2. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. Proceso 206-1P-2016 de Colombia, suspendió el proceso a fin de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda presentada por PELÁEZ HERMANOS y BATERÍAS WILLARD Señaló que la SIC no debió conceder el registro de la marca mixta POWER TAXI, por cuanto las palabras “POWER” y “TAXI” están escritas en inglés, son genéricas y de uso común. Indicó que la expresión POWER TAXI describiendo el producto y su destinación, es débil y carece de distintividad.

Se relaciona con baterías para taxi. Argumentos de la contestación presentada por la SIC. Señaló que para que un signo pueda ser registrado debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Los signos en idioma extranjero se pueden registrar siempre y cuando no formen parte del conocimiento común. Indicó que la expresión POWER TAXI no es del dominio de la población colombiana, y para muchos no evoca ninguna idea; las pruebas aportadas por los demandantes no demuestran la irregistrabilidad del signo mixto POWER TAXI.

Señaló que el acto administrativo impugnado se encuentra debidamente motivado, ajustándose plenamente a la normativa aplicable. Participación del Tercero Interesado COÉXITO Alegó que la marca mixta POWER TAXI es registrable, por cuanto el significado conceptual no guarda relación con los productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional Niza.

Explicó que la marca no es débil ni genérica. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del primer párrafo del Artículo 134, y de los literales a), b), c), e), f) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se realizará la interpretación del primer párrafo del Artículo 134 de la Decisión 486, ya que el concepto de marca no es necesariamente aplicable para resolver el caso concreto.

Tampoco se interpretará el literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486, ya que el caso concreto no se refiere a formas usuales de los productos, por lo tanto, solo se 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 206-1P-2016 interpretarán los literales a), b), e), f) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad.

El caso de los signos descriptivos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y partículas de uso común y genéricas. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos Como en el proceso interno se discute si el signo mixto POWER TAXI es descriptivo para la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema planteado, reiterando la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia”.

La distintividad es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de un signo le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; y permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “ Artículo 135: No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais”.

Ver las siguientes interpretaciones Prejudiciales: 14-1P-2009 del 1 de abril de 2009; 178-1P-2014 del 20 de febrero de 2015; y 246-1P-2014 del 27 de mayo de 2015. eS 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 206-IP-2016 El literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135, literal b), pero únicamente en relación con la distintividad intrínseca. Esto quiere decir que cuando se invoque deberá estudiarse si el signo en sí mismo es capaz de identificar bienes o servicios.

Ahora bien, la mencionada causal es una previsión general que tiene concreción en diversos literales del mismo Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En este sentido, la falta de distintividad intrínseca puede verse reflejada en los signos de uso común (literal g); los signos descriptivos (literal e); los signos genéricos (literal f); las formas de uso común (literal c), entre otros.

Para el caso particular es de especial interés la causal absoluta consagrada en el literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que prevé la irregistrabilidad de signos compuestos exclusivamente por indicaciones descriptivas. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 1.10.Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 1.11.El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros Proceso 206-1P-2016 datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. 1.12.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 1.13.

Para finalizar, es importante resaltar que los elementos descriptivos en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 1.14. En consecuencia, y con el ánimo de resolver la nulidad planteada en el proceso interno, se deberá determinar si el signo mixto POWER TAXI es descriptivo para los productos de la Clase Y de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia, atendiendo a lo plasmado en el punto 3 que se desarrollará más adelante. 2.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y partículas de uso común y genéricas 2.1. Como en el proceso interno se discute si las palabras POWER y TAXI son genéricas y de uso común, el Tribunal abordará este tema siguiendo la línea jurisprudencial que ha trazado al respecto.$ 2.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de producto o servicio de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 2.3.

De ahí que el litera! g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohiba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: o Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-Ip-2010;

Interpretación Prejudicial de 20 de mayo de 2015 dentro del Proceso 184- IP-2014; Interpretación Prejudicial de 21 de septiembre de 2016 dentro del proceso 679-1P-2015; y la Interpretación Prejudicial de 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 206-IP-2016 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

La norma trascrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaría comprendida en dicha causal de irregistrabilidad.* Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluirse del cotejo de marcas. Por su parte, el literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marca los signos que: (.) f consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.

El literal transcrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras o partículas genéricas conformen un signo distintivo. Sobre esto se pueden las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 517-1P-2015 de 18 de agosto de 2016; 511-IP-2015 de 19 de agosto de 2016; 679-1P-2015 de 21 de septiembre de 2016; y 651-IP-2015 de 21 de septiembre de 2016. 2.8. 2.9.

Proceso 206-IP-2016 La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de ese elemento. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Un término es genérico cuando es de necesaria utilización para señalar el producto o servicio que de desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 2.10. De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos 2.11. que involucran gráficos, partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos genéricos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones genéricas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o genérico), llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 2.12.De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación 3.1.

Prejudicial, se deberá determinar si las palabras POWER y TAXI son de uso común y genéricas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer si deben ser excluidas del cotejo marcario teniendo en cuenta las reglas plasmadas en esta providencia y, en especial, la previsión plasmada en el punto 2.11. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero Como se argumentó que POWER TAXI es una expresión en idioma extranjero que no es de dominio para la población colombiana, el Tribunal se referirá al tema propuesto. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Proceso 206-IP-2016 Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.” Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.5 Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los paises de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.* Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra o expresión en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo, para luego determinar si dicha palabra o expresión es descriptiva, genérica o de uso común o no en la citada clase.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2006-00239, la que deberá 7 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 57-1P-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 146-1P-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12.

Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 69-IP-2001, de fecha 12 de diciembre de 2001, citada en la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 24-IP-2015 de fecha 9 de setiembre de 2015, Proceso 206-IP-2016 adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. [ U ADN Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA el Vergara Quintero ¡[AGISTRADO Hugo Ramiro Go Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / / / - a e? / pl E ly ls Cecilia Luisa Ayllón Quinteros <——Gústaud-Garcia Búlto PRESIDENTA SECRETARÍO — Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 206-IP-2016 | 10 e