TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio del 2017 Proceso: 442-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del Consuitante: 2009-00228 Referencia: Renovación de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2865 del 2 de septiembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 3 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 153, 154, 155, 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00228, y, El Auto del 4 de febrero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso interno: Demandante: BAVARIA S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA — DE INDUSTRIA. Y COMERCIO (SIC) DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 442-1P-2015 Hechos relevantes. El 29 de diciembre de 2005, el señor José Vicente Martinez Enguidanos, mediante apoderado, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) de la República de Colombia, la cancelación por no uso de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta)!, registrada a nombre de Bavaria S.A. para proteger productos de la Clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).
Mediante Resolución 22378 dei 28 de agosto del 2006, la División de Signos Distintivos de la SIC canceló por no uso la referida marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta). Bavaria S.A. presentó Recursos de Reposición y en Subsidio de Apelación contra la Resolución 22378, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante las Resoluciones 31498 de 28 de noviembre del 2006, y 1168 de 22 de enero del 2008, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 22378.
El 13 de junio del 2008, Bavaria S.A. presentó demanda de Nulidad y restablecimiento del Derecho, ante el Consejo de Estado, contra las Resoluciones 22378, de 28 de agosto del 2006, 31498 de 28 de noviembre de 2006, y 1168 de 22 de enero del 2008 (Expediente 2008-229). El 05 de junio del 2008, Bavaria S.A. solicitó ante la SIC, la renovación de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta).
Mediante Resolución 26230 de 28 de julio del 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC rechazó la renovación de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), de Bavaria S.A. El 27 de agosto del 2008, Bavaria S.A. presentó los recursos de Reposición y en subsidio de Apelación en contra de la Resolución 26230, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante las Resoluciones 40489 y 51136 de 24 de octubre y de 28 de noviembre del 2008, respectivamente, las cuales confirmaron lo decidido en la Resolución 26230.
El 24 de abril del 2009, Bavaria S.A. presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, contra las referidas Resoluciones 26230, 40489 y 51136 emitidas por la SIC. (Expediente 2009-228, dentro del cual se ha planteado la presente Interpretación Prejudicial).
Certificado 210215 158) 2.9. Proceso 442-1P-2015 El 9 de octubre del 2009, la SIC presentó la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por Bavaria S.A. 2.10. Mediante Auto del 22 de septiembre del 2014, la Sección Primera de la Sala 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicia! al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad y Restablecimiento dei Derecho por Bavaria S.A. “Aun cuando la Decisión 486 de la Comunidad Andina consagra en el párrafo del artículo 165 la figura de la cancelación de una marca, es decir respecto de todos los productos o servicios que ésta ampara, debe tenerse en cuenta que, es totalmente diferente el tratamiento frente a una marca notoria, puesto que la marca notoria goza de una protección más amplia y especial aún frente a marcas que distinguen productos o servicios no relacionados y pertenecientes a clases diferentes.
Es decir, que tratándose de marcas notorias se rompe con el principio o regla de especialidad, pues la protección legal se extiende a otros productos o servicios aún no relacionados”. “( ) en el caso de las marcas notorias, la misma ley las protege para que no se use ni se registre, en ninguna otra clase, para distinguir ningún otro producto o servicio, marcas similares o idénticas a nombre de titulares distintos.
Sería absurdo, contradictorio y contrario a la ley el permitir el registro de una marca idéntica o la cancelación de aquella marca notoria, puesto que se afectaría el derecho del titular del signo notorio, es decir, que la marca que goza del privilegio de notoriedad perdería su razón de ser y se privaría a su titular del privilegio de exclusividad sobre la misma”.
“( ) en el caso de que se cancele una marca reconocida como notoria otorgando al solicitante de la acción de cancelación el derecho de preferencia, se estaría dando ventaja injustificada en el mercado al nuevo solicitante del registro marcario, toda vez que se hará partícipe del reconocimiento, posicionamiento y reputación de la marca notoria previamente cancelada”.
“La marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (MIXTA) en la clase 3 internacional, Certificado N” 210.215 a nombre de Bavaria S.A., fue cancelada por no uso por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 22378 del 28 de agosto de 2006, contra la cual mi representada interpuso los recursos de reposición y subsidiario de apelación, y que fue confirmada por las Resoluciones Nos. 31498 del 28 de noviembre del 2006 y 1168 del 22 de enero del 2008, confirmando la Resolución 22378.
Esta última Resolución agotó la vía gubernativa”. “La Superintendencia de Industria y Comercio no debía negar una solicitud de renovación de una marca, respecto de la cual aún persisten derechos por parte de su titular, pues el fallo de cancelación está siendo rebatido ante 3 4.1. 4.2. Proceso 442-1P-2015 la autoridad competente, el Consejo de Estado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y por tanto, aún no hay una decisión definitiva al respecto”.
Argumentos contenidos en la Contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Nulidad presentada por la SIC “( ) la renovación del registro de una marca solo será procedente tal como se señala a través de los actos administrativos demandados, sobre una marca debidamente registrada y vigente”. “( ) dado que el acto administrativo por medio del cual se canceló el registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, está en firme, razón suficiente para su cumplimiento, siendo obligatorio y oponible, lo que significa que el registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, no se encuentra vigente y no es posible acceder a la renovación del mismo”.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 153, 154, 155, 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, por tratarse de un asunto cuyo aspecto principal está centrado en la renovación de un registro marcario, únicamente se interpretará el Artículo 153 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Además, por ser pertinente, de oficio se interpretará los Artículos 152 y 165 de la mencionada Decisión 4862, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.” “Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legílimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.
No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así fo permiten las normas internas de tos palses miembros.
Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en tos mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar fos productos o servicios indicados en el registro original.” “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese ulilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesta con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse ta acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de fa marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sófo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o Servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el tilular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 442-1P-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación del registro de la marca Renovación del registro de la marca ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación del registro de la marca En el proceso interno consta que la SIC sostuvo que la renovación del registro de una marca solo será procedente sobre una marca debidamente registrada y vigente, sosteniendo que la Resolución 22378, por medio de la cual se canceló por no uso el registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), está firme y ejecutoriada, por lo que se debe analizar los efectos de una decisión de tal naturaleza.
En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto, la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.
La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo en el que se garantice el derecho a la legítima defensa. La cancelación por falta de uso de una marca podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición; es decir, el solicitante podría proponer una acción de cancelación en contra de la marca que sirve de sustento para la oposición. También podrá proponerse la acción mencionada en contra de una marca que haya sido sustento para negar de oficio el registro por parte de la autoridad nacional competente.
El Tribunal ha señalado en su jurisprudencia lo siguiente: “Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá ínvocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación”.? Proceso 180-IP-2006.
Marca: BROCHA MONA. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476, de 16 de marzo de 2007. 5 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 Proceso 442-1P-2015 En conclusión, se deberá observar cada uno de los criterios y sustentos que sirvieron de sustento para iniciar una acción de cancelación; en definitiva, se busca que las marcas sirvan como un instrumento de dinamización de la economía y no como un obstáculo al comercio.
Renovación del registro de la marca En vista de que en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Bavaria S.A. expresa que las Resoluciones cuya nulidad persigue negaron la renovación de su marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), y solicita que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC conceder dicha renovación, es pertinente analizar los Artículos 152 y 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
El Artículo 152 establece: “Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.” Asimismo, el Artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que prescribe lo siguiente: “Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.
No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los países miembros.
Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.” Como se desprende de las disposiciones antes detalladas el registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Asimismo, seis meses antes de la expiración o hasta seis meses después de dicho plazo, el titular de la marca o legítimo interesado, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar ante la oficina nacional competente su renovación. No obstante, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no solicita la renovación dentro del plazo estipulado en el Artículo 152 de la referida normativa, el registro permanece en vigencia durante un plazo de seis meses después de su vencimiento.
Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, 6 >) 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 442-1P-2015 la caducidad por falta de renovación del registro marcario sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.
Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionario. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios, conforme el Artículo 153 de la Decisión 486.1 La renovación de una marca no es sino la continuación por parte del titular del ejercicio de sus derechos.
Una marca registrada puede subsistir indefinidamente mientras se confieran las sucesivas renovaciones. Rechazada la renovación de una marca, el efecto jurídico es la extinción del derecho que otorga su registro y la disponibilidad de la misma para el público. Como en el presente caso Bavaria S.A. afirma que la SIC no debía negar la solicitud de renovación de su marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), respecto de la cual aún persisten derechos por parte de su titular, pues el fallo de cancelación está siendo rebatido ante la autoridad competente, el Consejo de Estado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y por tanto, aún no hay una decisión definitiva al respecto, resulta pertinente referirse a este tema.
Lo que corresponde determinar en el proceso interno es si fue legal la negativa de la SIC de renovar el registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), cuya cancelación estaba siendo cuestionada en vía judicial. 2.10. La norma comunitaria andina no ha regulado los efectos de la impugnación de actos administrativos, dejando a cada País Miembro la potestad de regular las instancias y particularidades del respectivo procedimiento en esta materia, claro está, sin violar lo establecido en la norma comunitaria.5 2.11.En efecto, la regulación interna de cada país puede establecer, respecto del procedimiento administrativo de renovación del registro marcario, el tipo de recursos (administrativos) de impugnación que se pueden interponer, si es de instancia única o de dos instancias administrativas y sobre la ejecutividad jurídica de los correspondientes actos administrativos. 2.12.
Por lo que, serán los propios Países Miembros los que desarrollarán en su normativa interna los procedimientos y regulaciones que sean pertinentes y regulen dichos temas en virtud del principio de "complemento indispensable", sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, Proceso 183-[P-2004 de fecha de 19 de abril de 2005. Proceso 67-1P-2013 del 8 de mayo del 2013.
Proceso 442-1P-2015 requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados o de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. 2.13. De esta manera, corresponde a la legislación nacional determinar cuando un acto administrativo goza de eficacia o ejecutividad jurídica. 2.14.
Conforme a lo considerado, en el presente caso, es competencia del Juez nacional establecer si el acto administrativo de cancelación de la marca alcanzó firmeza, y los efectos jurídicos derivados de tal situación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el Proceso Interno 2009-00228, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. C Cecilia Luisa Aylión Quinteros MAGISTRADA MM uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Proceso 442-1P-2015 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustavo Garcia el (a TARI PRESIDENTA 'SSECRE Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.