TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2017 Proceso: 138-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00128 Referencia: Signos involucrados: VIMAC (mixta) vs. MAC Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1122 de 03 de mayo de 2017, recibido en la misma fecha, vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00128; y, El Auto de 12 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: MAC S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 138-1P-2017 Tercer Interesado: INTEC S.A. LTDA-INGENIERIA Y TECNOLOGÍA BUSINESS CONSULTING SERVICES Hechos relevantes El 26 de diciembre de 2005, la sociedad Intec BCS S.A. Ingeniería y Tecnología Business Consulting Services Intec BCS S.A. (en adelante, INTEC BCS S.A.) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro como marca del signo VIMAC (mixto)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 9? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, “la Clasificación Internacional de Niza”).
PMC: El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 561 de febrero de 2006. Dentro del término legal MAC S.A. y APPLE COMPUTER INC., presentaron oposición con fundamento en las marcas MAC y IMac respectivamente.3 Mediante Resolución 10609 de 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundadas las oposiciones presentadas por MAC S.A. y APPLE COMPUTER INC., y concedió el registro del signo solicitado VIMAC.
Dentro del término legai, MAC S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 10609. Mediante Resolución 29455 de 16 de junio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión emitida en la Resolución 10609 y dio paso al recurso de apelación correspondiente. Expediente 05-130021.
Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento), y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, computadores, sistemas aplicativos de software, programas de utilidad, programas de software para desarrollo, programas de computador para operación de periféricos.
De la revisión del expediente no se desprende la fecha de la presentación de las oposiciones. 2 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 138-1P-2017 El 31 de agosto de 2009, mediante Resolución 43844 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución 10609 de 27 de febrero de 2009.
Argumentos de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho presentada por Mac S.A. La Resolución emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC viola el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ya que hace una errónea interpretación del mismo. En el presente caso el signo solicitado VIMAC reproduce en su totalidad la marca registrada MAC, adicionalmente no posee ningún significado conceptual, las letras V e | se encuentran escritas de tal manera que simulan una letra M, de tal forma que se lee MIMAC.
Entre los signos confrontados existe posibilidad de riesgo de confusión desde el punto de vista gráfico e ideológico. Titularidad del Nombre Comercial MAC, en virtud del primer uso del mismo en el mercado. El objeto social de MAC S.A., se encuentra directamente relacionado con los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
La marca MAC es una marca líder en el campo de la fabricación y distribución de baterias. De hecho, es la marca con mayor participación en el mercado, y evidentemente constituye una marca notoria. La normativa andina, prohíbe la reproducción o imitación total o parcial de una marca notoria, cuando dicha reproducción o imitación sea susceptible de causar asociación, aprovechamiento injusto del signo o dilución de su capacidad distintiva.
En el presente caso, se trata de una reproducción total del signo MAC, que necesariamente afecta el carácter distintivo de la marca MAC. La marca MAC se encuentra registrada en varios paises alrededor del mundo. Argumentos de la contestación de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho presentada por la SIC. Legalidad del acto administrativo acusado..
No existe vulneración de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no se han violentado las normas 3 4.3. 4.4, 4.5. 4.6. 4.7. 5.1. 5.2. 5.3. Proceso 138-1P-2017 contenidas en el Artículo 136 literales a), b) y h) ni los artículos 224 y 226 del mismo cuerpo legal. Frente al aspecto visual y ortográfico se observa que, pese a que dentro de las estructuras gramaticales de los signos enfrentados se comparte algunas vocales y consonantes, las mismas que son disímiles dejando ver una estructura independiente en cada signo, del mismo modo su pronunciación es diferente, no siendo esto suficiente para rechazar el registro del signo solicitado.
Respecto al campo visual, los signos enfrentados contienen un diseño diferente en su presentación al público, no presentando semejanza alguna y permitiendo su coexistencia en el mercado. Se evidencia que existen diversos signos registrados en la SIC que contienen la expresión “MAC” coexistiendo pacificamente en el mercado, sin que exista posibilidad de confusión en el consumidor.
En cuanto a la notoriedad alegada cabe resaltar que la demandante no demostró dentro del proceso administrativo la notoriedad de la marca MAC, así como no logro probar, realmente ese nivel de recordación y asociación en el consumidor. En cuanto a la confundibilidad con el nombre comercial, se requiere la similitud o identidad entre el nombre comercial y el signo solicitado, la cual no se presenta en el caso que nos ocupa.
Argumentos de la contestación de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho presentada por INTEC BCS S.A. El demandante no expone un argumento que desvirtúe la presunción de legalidad de los actos demandados, razón por la cual los cargos de violación a las normas señaladas en la demanda no están llamados a prosperar. Inexistencia de violación del literal a) de Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión es necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí, como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual varía en función de los productos o servicios de que se trate.
En el presente caso debe tenerse en cuenta que al momento de realizar el estudio de confundibilidad solo las semejanzas que presenten los signos y no las diferencias que existan entre ellos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la 4 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. Proceso 138-1P-2017 semejante disposición de los mismos, y no de los distintos que aparezcan en cada uno de los conjuntos marcarios.
Los signos en conflicto ni siquiera están compuestos por un mismo número de palabras, a lo que se le debe adicionar que éstas no se repiten en ninguno de los signos, por lo que se hace innecesario entrar a estudiar las estructuras morfológicas, las secuencias silábicas y vocálicas de cada una de las palabras que las conforman. Los elementos figurativos que componen la marca VIMAC (mixtos) en la cual se sobrepone la imagen de un camión y un rectángulo donde se encuentra la palabra VIMAC, son elementos que no se asemejan a ninguno de los elementos gráficos de las marcas registradas con anterioridad, otorgándole de esa forma herramientas de diferenciación, máxime cuando en el signo demandado, los elementos gráficos son más relevantes que los elementos denominativos.
Inexistencia de la violación al literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De la simple observación del signo VIMAC (mixto) y del nombre comercial MAC S.A., se concluye que entre ellos no existen semejanzas que puedan inducir a que el consumidor se confunda o que surja el riesgo de asociación. Inexistencia de la violación al literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues no existe ninguna clase de reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción con la marca registrada.
NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial sin haber definido las normas objeto de interpretación tal como lo establece el Artículo 125 literal b) del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que establece: “Art.- 125.- Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta ( ) b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere.” No obstante, de la revisión del expediente y de los argumentos expuestos por las partes, este Tribunal considera que se debe interpretar el Artículo 136 literales a), b) y h) de ta Decisión 4861 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Proceso 138-1P-2017 Adicionalmente se interpretarán los artículos 190, 191, 192 y 193% de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se refieren a la figura del nombre comercial. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) seanidénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”;
(-.) h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con este tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de sus fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
“Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denorninaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan fas actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa." “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del tilular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” “Artículo 193.- Conforme a la legislación intema de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191.” 6 DO SON _— 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 138-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo VIMAC (mixto) es confundible con la marca previamente registrada MAC (denominativa), es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudicialesf, En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.
El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-1P-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 14. 1.5. 1.6.
Proceso 138-1P-2017 el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee”. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económical.
Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conílicio. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en contlicto; es decir, Proceso 397-1P-2015. Ibidem. Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 8 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4.
Proceso 138-1P-2017 cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que protegen productos de la Clase 9, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de aparatos e instrumentos científicos. 1! b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 138-1P-2017 especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. *? En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en contlicto, Comparación entre signos denominativos y mixtos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo VIMAC (mixto), y la marca MAC (denominativa) se abordará en este acápite este tema.
Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”'3, En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
Proceso 26-1P-98, publicado en la G.O.A.C. N* 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). 10 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 138-1P-2017 mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”!?, Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber: 2.5.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.5.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 2.5.3. Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro*5, En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo!$ entre los mismos: 2.6.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.6.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.6.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las Femández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014. 11 2.7. 3.1. 3.2. 3.3.
Proceso 138-1P-2017 sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.2.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.6.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado, Con base en estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente Interpretación Prejudicial.
En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de contusión. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia MAC S.A., afirma que el signo solicitado es reconocido a nivel nacional e internacional por su trayectoria histórica del mismo nombre, por lo que viene utilizando este Nombre Comercial MAC S.A. desde el año 1969, por lo que se abordará este tema.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Es una realidad de los Países Miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.!” La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual — OMPI menciona lo siguiente: “A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder de las fronteras de un país, los nombres comerciales a 12 3.4. 3.5.
Proceso 138-1P-2017 En efecto, es usual y frecuente en los países miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional.
Por tal razón, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios**: a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso, b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales. c) Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto, d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en menudo distinguen a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio.
En estos casos sería permisible, por ejemplo, que dos empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habría riesgo de interferencia ni de confusión. Esto tendrá necesariamente que apreciarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las (Subrayado agregado) Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad industrial de los Países Andinos. Caracas, 17 y 19 de junio de 1997.
Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: OMPYMAO/CCS/97/1, p. 20. En: — http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_MAO_CCS 97/QOMPI_MAO_CCS 97 1 E.pdf (Consulta: 30 de mayo de 2017). Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada. 13 Proceso 138-1P-2017 cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor.!? 3.6.
Se entiende por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país. Es importante precisar que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios. 19 El grado de conocimiento de los signos en conflicto para establecer si tienen un nivel bajo, medio o alto de impacto en el consumidor.
Así, se pueden aplicar, entre otros, los siguientes criterios: - — Nivel de afluencia de consumidores locales y turistas en el ámbito geográfico en que se desenvuelven los signos en conflicto. Entre mayor afluencia mayor nivel de impacto. - Utilización de canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios que identifican los signos en conflicto.
Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto. - Nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor de publicidad en medios masivos mayor nivel de impacto. La percepción del público consumidor para determinar la posibilidad de error en su elección, de conformidad con lo siguiente: - Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de contundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. - Criterio del consumidor selectivo.
Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. - Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 14 3.7. 3.8. 3.9. 4.2. 4.3. Proceso 138-1P-2017 Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombres comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores.
No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio. Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un Acuerdo de Coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba El demandante afirma que la marca MAC (denominativa) es una marca líder en el campo de fabricación y distribución de baterías y que es la marca con mayor participación en el mercado por lo que constituye una marca notoria. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 15 4.4. 4.5.
Proceso 138-1P-2017 De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista mo taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente?0; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al 20 A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).
La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio. 16 4.6.
Proceso 138-1P-2017 tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.?1 Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.?2 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 21 Artículo 230 de la Decisión 486.
La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 17 4.7. 4.8.
Proceso 138-1P-2017 4.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 18 Proceso 138-IP-2017 4.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: ta) b) a) 9) h) D 0) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; fa duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 4.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 4.11.El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, 19 Proceso 138-1P-2017 volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?3, 4.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca MAC (denominativa) cuyo titular es MAC S.A., es notoriamente conocida, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si se configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Consuitante al resolver el proceso interno 2010-00128, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA | MAGISTRADO Hugo Ramiro Gó Apac MAGISTRADO 23 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. 20 Proceso 138-1P-2017 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. j Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.